[라이선스 계약 특허 분쟁] 하이브리드 라이선스 계약과 특허권 만료 후 유효 여부

Kimble v. Marvel Enterprises Inc. (9th Circuit 2013)

1. 사실관계

Kimble은 1990년 경에 스파이더맨처럼 그물을 발사하는 제품(Web Blaster)을 발명하고 이에 대한 특허(US5,072,856)를 받았습니다. Kimble은 1990. 12.경에 Marvel사에 위 아이디어를 제안하였으나, Marvel사는 거절하였습니다. 그러나 Marvel은 곧 이를 사용하게 되었고, Kimble은 1997년 Marvel을 상대로 특허침해 및 계약불이행에 관한 1차 소송을 제기하였습니다. 1차 소송은 2001년에 Marvel사가 전체적으로 6백만달러에 이르는 로열티를 지급하기로 화해하였습니다. 위 화해계약은 그물 발사 제품에 대한 계약 위반뿐만 아니라 특허침해에 대한 부분도 포함되었고 다른 가능한 소인에 대한 면책도 포함하였으나, 계약만료일을 정하지 않았습니다. 그런데 Kimble의 특허권이 2010. 5. 25. 만료되어 Marvel의 로열티 지급에 대해 분쟁이 발생하고 계약 위반에 대한 2차 소송이 제기됩니다.

2. 1차 소송에서 법원의 판단

Kimble은 특허 침해와 계약 위반에 대한 손해배상을 청구하였는데, 특히 Marvel(당시에는 Toy Biz.)이 Kimble의 아이디어를 사용하게 된다면 보상하겠다는 구두 계약을 위반하였다는 주장을 포함하고 있습니다. 지방법원에서는 특허침해는 없다고 판단하였으나, 계약 위반으로 제품 판매액의 3.5%를 손해배상으로 인정하였습니다. 

양 당사자가 인정한 계약의 준거법인 미국 뉴욕주법에 의하면 계약의 중요 사항을 정하지 않은 경우에는 해당 계약은 강제집행력이 없다고 규정하고 있습니다. 다만 계약 금액과 같이 중요 사항에 대하여 상업적 관습과 같은 객관적인 방법이 존재하거나, 산업 표준에 따르기로 동의한 경우에는 그렇지 않다고 보고 있습니다. 따라서 계약 불이행에 대하여는 먼저 계약이 존재하는지, 그리고 계약이 있다면 계약불이행이 존재하는지 여부에 관한 두 가지 쟁점에 대하여 1심 법원은 아래와 같이 판단하였습니다.

첫째, 법원은 당시 미팅에 참석하였던 3 당사자에 대한 증언녹취서(deposition, 디스커버리의 한 가지 방법)를 검토한바, 양 당사자가 계약의 성립 사실에 대한 다툼이 있다는 점을 인정하였습니다. 둘째, 법원은 제3자의 비슷한 아이디어 제품의 성립 시기, Marvel의 제품과 Kimble의 아이디어의 유사성, 회사의 소규모성, Kimble의 아이디어를 거부하고 다른 발명자를 찾은 사실 등에 비추어 계약 위반 여부에 대한 다툼이 있다는 점도 인정하였습니다. 이를 근거로 법원은 배심재판을 진행하였고, 배심들은 계약의 성립 및 계약 불이행에 따른 손해배상 책임을 인정하였습니다.

즉, 3명의 미팅 참석자의 증언 등을 바탕으로 구두계약의 성립을 인정하고 당시 산업계에서 통상 받을 수 있었던 경상로열티를 손해액으로 판단한 것입니다. 배심재판과정의 증언을 통해서 Toy Biz가 Kimble의 아이디어를 제품으로 만들기 원했다면 로열티 계약이 있었을 것이라는 점이 인정되었고, 특히 Kimble이 증거로 제출한 Toy Biz가 외부 발명자에게 0.5%에서 9.8%의 로열티를 지불하였던 17건의 계약들과 Toy Biz측의 증언으로 유사한 경우에 10%이하의 로열티율을 유지하려고 노력하였다는 점도 인정되었습니다. 결국 배심들은 이를 근거로 순매출액의 3.5%를 손해배상액으로 인정하였습니다. 양 당사자 모두 항소하였으나, 항소심 과정에서 선수금 51만6천달러 및 순매출액의 3%를 로열티로 지급하는 화해가 성립되었습니다.

3. 2차 소송의 쟁점 및 법원의 판단

Kimble은 그물 발사 제품을 판매하는 한 계속 로열티를 지급해야 한다고 주장하였고, 특히 위 화해는 비특허적인 소인에 대해서도 Marvel을 면책하고 있다는 사실, Marvel이 법원에서 계속 위 제품이 특허를 침해하지 않았다고 주장한 사실 등에 기초하여 특허 만료는 아무런 영향이 없다고 주장하였습니다.

이에 Marvel은 연방대법원 판례(Brulotte v. Thys Co., 379 U.S. 29 (1964))에 따라 특허만료일을 넘어서 로열티를 지급하기로 한 계약은 강제집행할 수 없다고 주장하였습니다.

미국 9th Circuit에서는 위 판례에 따라 특허와 비특허 부분을 분리할 수 없는 이른바 하이브리드 라이선스 계약에 대하여, 해당 계약이 특허권 만료 후의 로열티 할인율을 정하고 있다거나 로열티 산정에 특허부분은 배제한다는 다른 명시적인 규정이 없다면 역시 강제집행할 수 없다고 판결하였습니다.

4. 시사점

먼저 1차 소송 과정에서 계약의 성립 및 계약 불이행 손해배상을 인정하는 과정에서 미국의 디스커버리 제도와 배심제도가 크게 작용한 것으로 보입니다. 이러한 경우에 과연 우리나라에서 위와 같이 인정받을 수 있을 지는 장담할 수 없을 것으로 보입니다. 원고가 계약성립 및 손해배상에 대한 입증책임을 부담하는 우리나라의 당사자로서는 미국 소송의 부러운 부분이라고 볼 수 있을 것 같습니다.

그리고 위 2차 소송의 판결은 기존 판례에 따른 것으로 법리상으로 특별히 주의할 부분은 없으나, 특허 라이선스 계약을 체결하려는 사람들에게 주의를 환기시켜 준다고 보입니다. 즉, 특허권 만료 후에도 비특허 부분에 대한 라이선스에 의한 로열티를 기대하는 계약 당사자라면, 위 법원의 판단과 같이 적어도 명시적으로 단계적 구조를 가진 로열티 형태로 규정해야만 특허권 만료 후에 라이선스 계약이 무효가 되는 것을 막을 수 있을 것입니다.

정회목 변호사