당사자 간의 계약규정에 따라 비밀정보로 인정받지 못한 상태에서 개시된 정보는 비록 당사자들 외에는 공개되지
않아 영업비밀로 인정받을 수 있었더라도 이미 비밀유지 의무가 없는 자에게 공개된 정보로써 영업비밀보호법에 의하여 보호받지 못한다는 판결 – Convolve and MIT v. Compaq and Seagate (CAFC, July 2013)
1. 사실관계
Dr. Neil Singer는 MIT의 대학원생일 때에 장치를 빠르게 움직일 때에 발생하는 진동을 최소화하는 기술을 발명하였고, 이를 사업화하기 위하여 졸업 후에 Convolve를 설립하였습니다. US4,916,635 및 US6,314,473 특허는 이러한 연구결과로 나온 것입니다.
HDD는 2개의 모터가 들어가는
플래터(77)을 회전시키는 스핀들 모터와 헤드(76)를 플래터
표면의 트랙 사이로 움직이는 VCM(voice coil motor)이 있습니다. 지정된 트랙의 데이터를 읽고 쓰려면 먼저 헤드를 해당 트랙까지 이동시키는 “seeking”
과정을 수행합니다. 이 때 걸리는 시간은 “seek
time”이라 합니다. 이 “seek time”에
영향을 주는 성분 중에 헤드의 움직임에 의한 진동(vibration)이 안정화되는 필요한 시간을 특히
“settle time”이라고 합니다. 전통적으로 빠른 seeking을 수행하면 진동에서 의해서 시끄러운 소음(seek
acoustics)이 발생하므로 seeking을 빨리하는 것과 seek acoustics을 줄이는 것은 서로 이율배반(trade-off) 관계에
있습니다.
원고인 Convolve의 기술은
seeking을 빠르게 완료하면서도 seek acoustics를 최소화하는 데에 핵심이
있습니다.
Convolve와 Compaq은 1998년에 convolve의 Input
shaping 기술을 HDD에 사용하기 위하여 NDA(1998.
8. 13.부터 2000. 10. 15.까지 효력)를
맺고 라이선스 협상을 진행하였습니다. NDA에는 Convolve에서
제공한 ‘algorithms and processes for enhancing positioning
systems’를 비밀정보로 보호받을 수 있도록 규정되었습니다. 다만, 개시된 정보가 (1) 개시된 때에 비밀정보로 표시되어 있거나, (2) 표시되지 않은 경우에도 개시된 때에 비밀정보로 취급되어야 하고 이후 20일
이내에 개시된 비밀정보에 대해 요약 및 특정하는 서면으로 비밀정보로써 지정되어야 한다고 아래와 같이 규정하였습니다.
1998년 10월 15일과 16일에 열린 첫번째 미팅에서는 Convolve의 발표 내용에 대하여 당사자들이 서면으로 비밀정보임에 동의하였습니다. 그러나 1999년 2월 10일과 4월 7일에 있었던
두 번의 미팅에서는 Convolve가 발표자료까지 제공하였음에도 비밀정보에 해당한다는 어떠한 서면 통지도
하지 않았습니다.
협상은 더 이상 진척이 되지 않았고, Convolve와 MIT는 2000년 7월 13일에 Compaq과
Seagate를 계약위반, 2건의 특허 및 영업비밀 침해 등의 이유로 하여 소송을 제기하였습니다. 연방지방법원(SDNY)은 2011년 8월에 원고들의 청구를 기각하는 판결을 하였고 원고들은 CAFC에
항소하였습니다.
2. 관련된 영업비밀 정보
다툼이 발생한 비밀정보는 다음과 같이 분류할 수 있습니다.
1(B) - Convolve의 “Disk drive instrumentation techniques useful for disk drive
research and development” : Convolve의 Laser Doppler
Vibrometer Feedback Technique(LDVFT)와 Acoustic
Microphone Technique(AMT)를 포함합니다.
2(A-C, E-F) - Convolve의 “seek trajectory design(STD) data, methods, techniques, and
applications” : use of higher order models for trajectory designs과 concept that abrupt current and voltage saturation should be
avoided to optimize vibration reduction 등의 정보를 포함합니다.
3(A-D) - Convolve의 “Model Reference (MREF) controller techniques and related data”
6(A-C) - Convolve의 “marketing trade secrets relating to its Quick and Quiet user
interface for disk drives”
7(A and E) - Convolve의 “PCT 출원 정보”
3. CAFC의 판단
먼저 Convolve가 해당 정보가 NDA의
보호 하에서 제공되었고, NDA에 규정한 구체적인 영업비밀의 지정이 필요한 것이 아니라 당사자들의 일련의
행위에 의해서 NDA는 확대 해석되거나 NDA의 영업비밀
지정 규정은 포기되었다고 주장하였습니다.
Convolve의 정보에 대해서 지방법원은 이미 해당 정보가 NDA에 규정된 방식으로 전달되지 않았거나(1B, 2A, 2C, 2E, 3B,
3D) 당시 이미 널리 알려져 있었거나(2A, 2C, 6B, 7A) 상대방이 사용하지 않은
것이고(2F, 7E) Compaq에게 제공된 마케팅 정보, 전략
등은(6A-6C) 뉴욕주법에서는 영업비밀로 보호되지 않는다는 점에 대하여 사실관계의 다툼의 여지가 없다고
보았고 Convolve의 해당 정보들이 NDA에 따라 보호되어야
한다는 주장은 summary judgment로 기각되었습니다.
이에 대해서 CAFC는 ATSIs 1B,
2(A,C,E), 3(B-D)는 공개 후 NDA에 따른 비밀정보 지정이 없었으므로 NDA의 비밀정보 지정 요건에 대한 포기 또는 비밀성을 지지하는 다른 근거가 없다면 Seagate가 계약을 위반하지 않았고 개시된 Convolve의 정보들은
영업비밀로써의 지위를 잃었다고 판단하였습니다. ASTIs 2(A,C,F), 6B, 7(A,E)에 대해서는
이미 공개된 것이거나 Seagate가 사용하지 않았다고 판단하였습니다.
ASTIs 6(A-C)에 대하여 뉴욕주법에서는 영업비밀성을 인정하지 않는다고 보았습니다. 따라서 CAFC는 지방법원의 summary judgment에 대한 Convolve의 항소를 모두 기각하였습니다.
CAFC는 NDA에 의하면 구두
또는 시각 정보의 경우에는 개시 당시 비밀정보로 지정하고 20일 이내에 서면으로 공개된 정보의 내용과
비밀로 지정된 사실을 통지하도록 명백히 규정되어 있고 당사자의 의도도 이를 요구하는 것이 명백하다고 판단하였습니다. 이 규정은 Seagate의 당시 직원이 Convolve의 모든 개시 정보가 비밀이라고 믿었다는 증언만으로는 변경되거나 포기되었다고 볼 수 없고, 특히 1998. 10.의 첫 미팅에서는 비밀정보로 지정하는 서면을
송부하였다는 점을 본다면 당사자들의 일련의 행동이 NDA 규정을 변경 또는 포기하였다고도 볼 수 없다고
판단하였습니다. 따라서 CAFC는 NDA 규정을 확대해석해야 한다거나 영업비밀 지정규정이 변경되거나 포기되었다는
Convolve의 주장을 받아들이지 않고 지방법원의 판단을 그대로 지지하였습니다.
다음으로 Convolve는 영업비밀 보호법(California
state law)에 의하면 영업비밀로써 인정받기 위하여 서면에 의한 개시는 불필요하고 더욱이 영업비밀성은 명시적 또는 묵시적일 수
있고 비밀정보의 수여자가 비밀로 유지함이 강제되어 진다는 사실을 알았거나 알 수 있었는지 여부에 달려 있다는 점을 밝히고 상대방들은 NDA 위반여부와는 관계없이 법을 위반하여 영업비밀의 남용행위를 했다고 주장하였습니다.
그러나 CAFC는 Convolve는 NDA에 따라 자신들의 비밀정보를 상대방에 개시하였으나, 정보수령자의
비밀유지 의무는 NDA 규정에 의하여 결정되는 것임에도
Convolve는 NDA에 규정된 절차를 이행하지 않았으므로 해당 정보를 비밀로 유지할
의무가 정보수령자에게 발생하지 않는다고 판단하였습니다. 즉, 정보
영업비밀의 남용에 따른 불법행위는 당사자에게 비밀로써 유지할 의무가 존재하는 경우에만 발생한다는 것입니다.
결국 CAFC는 영업비밀로 보호해야한다는
Convolve의 주장을 모두 배척한 지방법원의 판단을 지지하였습니다.
3. 시사점
위 사안은 NDA뿐만 아니라 비밀유지의무를 부과하는 고용계약, 판매계약, 공동연구계약 등 모든 계약에 적용될 수 있습니다. 즉, 영업비밀 보호법의 비밀보호 규정은 강행규정이 아니라 임의규정으로써
당사자 간의 계약으로써 보다 엄격한 요건을 적용하여 비밀정보의 범위를 제한할 수 있다는 것입니다. 따라서
비밀정보의 제공자는 상대방에게 비밀유지 의무를 보다 넓게 발생하게 하려면 영업비밀 보호법 등에서 규정하고 있는 정도를 넘어서서 과도한 영업비밀
고지 방법을 규정하는 계약을 맺어서는 아니 될 것입니다.
위 사안에서도 계약 규정에 반드시 서면으로 요약하고 지정하여야 한다고 규정하지 않았다면 첫 번째 미팅에서 본 협상에서
개시된 Convolve의 진동방지 기술에 대한 정보를 모두 영업비밀로 하겠다는 의사표시만으로도 이후
미팅에서 개시된 모든 정보에 대해서도 효력이 인정되었을 것입니다.
그러나, 이번 사건의 NDA 규정은
통상적인 수준에 비하여 엄격하게 규정되어 정보제공자에게 일방적으로 불리하다고는 보이지 않습니다. 국내외에서
전략적 제휴나 공동 연구개발을 위하여 영업비밀을 개시하여야 하는 정보제공자는 폭넓게 지정하더라도 NDA 규정에
따라서 개시된 정보가 영업비밀임을 정보수령자에게 표시하여야 할 것입니다.
법은 권리 위에 잠자는 자를 보호해 주지는 않는다는 법언이 있습니다. 자신의
의무의 이행이나 권리의 행사를 태만이 하지 말라는 의미인바, 자신의 주장을 부지런히 이메일 또는 서면으로
남겨놓아야 할 것입니다.
정회목 변호사
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