[특허침해 손해배상 분쟁] 피고가 이 사건 운송계약을 체결하여 이 사건 각 차량을 운행하도록 한 것이 특허법 제127조 제1호의 침해 행위에 해당하지 않는다고 본 사례

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2017나2493 손해배상 판결

원고는 피고가 원고특허의 권리범위에 속하는 광폭화물적재장치를 사용하고 있으므로 원고의 특허권을 침해하는 것이라는 이유로, 주위적으로 손해배상을 구하며 예비적으로 그 침해행위의 금지 등을 구하였습니다. 그러나 인정사실 및 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 각 차량에 설치된 가변장치들을 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 피고가 이 사건 특허발명을 실시하였음을 인정할 증거가 없었습니다.

피고는 보조참가인 등과 이 사건 각 운송계약을 체결하였고, 보조참가인 등은 다시 이 사건 각 차량의 소유명의자들과 별도의 운송계약을 체결하였다는데, 피고는 이 사건 각 차량의 소유자가 아니고, 이 사건 각 차량의 소유자 또는 운행자와 직접 운송계약을 체결한 당사자도 아니었습니다. 원고는 피고가 이 사건 각 차량의 운행을 지배․관리하였다는 취지로 주장하나, 출입허가증이 피고 명의로 발급되었다는 이유만으로 피고가 이 사건 각 차량을 지배․관리하였다고 보기는 부족하고, 원고는 피고가 이 사건 각 차량을 이용하여 포스코와 체결한 화물운송계약을 이행하도록 한 이상 간접침해에 해당한다는 취지로 주장하나 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 이 사건 운송계약을 체결하여 보조참가인 등으로 하여금 이 사건 각 차량을 운행하도록 한 것이 특허법 제127조 제1호에서 규정한 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산․양도․대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위에 해당한다는 점을 인정하기에 부족하여 원고의 위 주장도 받아들일 수 없습니다.

피고가 이 사건 특허발명을 직접 실시하였거나 제3자의 실시행위에 위법하게 관여하였다고 보기 어려우므로, 이를 전제로 하는 원고의 주위적 및 예비적 청구는 나머지 점에 대하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다고 본 특허법원의 판결입니다.

1. 사실관계

가. 원고의 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭 : 광폭화물 운송용 차량의 적재프레임 가변장치

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2004. 9. 18./ 2006. 2. 22./ 제556063호

3) 청구범위

【청구항 1】철판 등 광폭화물 운송차량의 적재함 상부에 분해 조립식으로 설치할 수 있는 적재장치를 구성함에 있어서, 적재함에 분해 조립식으로 설치되는 고정프레임은 연결간에 의해 연결하여, 상기 연결간에 설치된 포스트의 상부에는 적재프레임을 축핀에 의해 각운동 가능하게 설치하고, 상기 각 적재프레임의 선단에는 연결바아를 고정하며, 반대편에는 하단측에 슬립방지용 지지홈이 각각 형성된 한쌍씩의 스토퍼를 각각 이중으로 설치하고, 상기 각 적재프레임의 하단측에는 적재프레임의 경사도를 조절하는 승강실린더를 설치하여 상기 승강실린더를 작동하면 적재프레임이 축핀을 기점으로 각운동하여 경사지게 이동할 수 있게 구성한 것을 특징으로 하는 광폭화물 운송용 차량의 적재프레임 가변장치(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다).

【청구항 4】제1항에 있어서, 상기 각 적재프레임의 하단측에 설치된 승강실린더의 측방에는 핀에 의해 지지대를 아이들링 상태로 설치하여 승강실린더가 작동한 다음 적재프레임이 최대의 각도로 승강한 상태에서 유압을 제거할 경우 자중에 의해 핀을 기점으로 연결간의 바닥을 끌면서 수직입설된 지지대에 의해 적재프레임의 경사각이 일정하게 유지될 수 있게 구성한 것을 특징으로 하는 광폭화물 운송용 차량의 적재프레임 가변장치(이하 ‘이 사건 제4항 발명’이라 한다).

나. 피고의 지위

피고는 종합물류회사로서, 주식회사 포스코 광양제철소(이하 ‘포스코’라 한다)로부터 화물운송 작업을 위탁받은 후, 2010. 1. 1. 주식회사 선문(이하 ‘선문’이라 한다)과 2013. 9. 1. 피고 보조참가인 주식회사 동부익스프레스(이하 ‘보조참가인’이라 하고, 선문과 보조참가인을 합하여 ‘보조참가인 등’이라 한다)에게 위 운송 업무를 재위탁하는 내용의 각 운송계약(이하 ‘이 사건 각 운송계약’이라 한다)을 체결하였다. 이 사건 각 운송계약의 주요 내용은 다음과 같다.

제3조(위임과 이행) 도급인(피고)이 수급인(보조참가인 등)에게 운송 작업을 위임함에 있어서 수급인은 위임받은 업무를 즉각 수행키 위하여 필요한 모든 장비의 동원 및 행정적인 용역을 제공하고, 도급인의 지시에 따라서 본 업무를 타 업무보다 최우선적으로 안전, 신속, 정확하게 신의와 성실로써 이를 이행하여야 한다. 제7조(운송차량 등록) 1) 운송 계약시 등록된 차량 및 운전원 인적사항 변동 시 수급인은 도급인에게 변동내역을 즉시 제출하여야 한다. 2) 제품운송은 GPS 등록된 차량투입을 원칙으로 하되 긴급물량 및 보세 운송 발생 시 미등록된 차량을 투입할 경우 도급인의 사전승인을 받아 임시 운행할 수 있다. 3) 도급인은 수급인의 차량이 불성실하게 계약 임무를 수행한다고 판단될 때에는 해당 차량 등록 및 수급인의 등록차량 일부 및 전부를 취소할 수 있다. 4) 수급인의 등록차량은 책임보험, 종합보험 및 적재물배상책임 보험에 가입하여야 하며 가입되지 않은 차량은 등록을 취소한다. 제10조(보험가입의무) 1) 수급인은 운송 차량에 대하여 의무적으로 자동차 책임보험 및 종합보험 가입하여야 하며, 적재물배상책임 보험 5천만 원 이상 가입하여야 한다. 2) 수급인은 차량 보험 가입한 후 보험증권 및 가입확인서를 도급인에게 제출하여야 한다. 제11조(다단계 운송 금지) 1) 수급인은 수급인의 자동차운송사업법에 등록된 차량으로 운송하여야 한다.

다. 이 사건 각 차량

1) 제1차량 (A 차량, 이하 ‘제1차량’이라 한다)

보조참가인은 2015년 2월경 해성기업 주식회사(이하 ‘해성기업’이라 한다)와 운송계약을 체결하였는데, 그 주요 내용은 다음과 같다.

제3조(작업의 이행 및 책임) ① 보조참가인은 해성기업에게 엔콜트럭시스템(필요 시 서면 또는 유선)을 통해 작업의 내용을 지시하며, 해성기업은 이에 대한 작업의무를 지고 작업 전 보조참가인에게 작업 상황을 확인하여야 한다. ② 해성기업은 보조참가인으로부터 위임 받은 작업의 원활한 수행에 필요한 제반 설비 및 장구를 갖추어야 하며 작업 수행 시 보조참가인의 작업지시에 따라야 한다. 제5조(하도급 및 용차제한) 해성기업은 보조참가인의 사전 승인 없이는 보조참가인으로부터 지시받은 작업을 타인에게 위임할 수 없다. 제9조(사고보고) 해성기업은 보조참가인으로부터 위임받은 업무를 수행함에 있어 발생하는 모든 사고에 대해 24시간 이내 유선으로 보고하고 72시간 이내 서면으로 사고의 경위, 처리방법 및 그 결과를 보조참가인에게 보고하여야 한다. 제11조(업무협조) 해성기업은 본 업무와 관련하여 보조참가인이 요구하는 제반자료를 지체 없이 보조참가인에게 제출하여야 한다.

해성기업은 2016. 2. 23. C와 제1차량에 대한 지입계약을 체결하였고, 2016. 2. 29. 제1차량에 대하여 해성기업 명의로 등록하였으며, C에게 제1차량에 대한 운영관리권을 부여하여 C가 제1차량을 운행․관리하였다. 제1차량의 앞면에는 ‘DONGBANG'이라는 피고의 로고가 부착되어 있다. 제1차량에 설치되어 있는 광폭화물 적재장치는 아래 사진과 같다.

2) 제2차량 (B 차량, 이하 ‘제2차량’이라 하고, 제1, 2차량을 통틀어 ‘이 사건 각 차량’이라 한다)

선문은 제2차량의 등록명의자인 유한회사 국제통운(이하 ‘국제통운’이라 한다)과 운송계약을 체결하였고, 이에 따라 국제통운 소속 운전자가 제2차량을 운행하였다. 제2차량에 설치되어 있는 광폭화물 적재장치는 아래 사진과 같다.

2. 관련 법리

특허법 제94조는 특허권자는 업으로서 그 발명을 실시할 권한을 독점한다고 규정하고 있을 뿐 특허권 침해행위에 대하여 명시적 규정을 두고 있지 않고, 특허법 제127조에서 특허가 물건의 발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로 하는 경우 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 간주하는 규정을 두고 있을 뿐이다. 위와 같은 특허법 규정 취지에 비추어 보면, 특허 침해는 제3자가 정당한 권한 없이 특허발명을 업으로 실시하는 직접침해와 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위에서 그 실효성을 확보하기 위해 특허발명과 관련된 행위에 관여하여 실질적으로 특허권을 제약하는 위법성이 있는 간접침해로 구분될 수 있고, 물건의 발명에 있어서의 ‘실시’는 특허법 제2조 제3호 가목의 ‘그 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함)을 하는 행위’를 의미한다.

한편, 특허법 제127조 제1호의 간접침해는 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이고, 그 물건이 위 '특허 물건의 생산에만 사용하는 물건'에 해당하는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다(대법원 2002. 11. 8. 선고 2000다27602 판결, 대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 등 참조).

3. 법원의 침해여부 판단

가. 먼저 피고가 이 사건 특허발명을 실시하였는지에 관하여 본다.

피고는 포스코와 체결한 화물운송계약에 따라 보조참가인 등과 이 사건 각 운송계약을 체결한 사실, 위 각 운송계약의 이행에 이 사건 각 차량이 사용된 사실, 제1차량의 앞면에 피고의 로고가 부착되어 있는 사실은 앞서 본 바와 같다. 그러나, 다음과 같은 사정에 비추어 보면, 피고가 이 사건 각 차량에 설치된 가변장치들을 사용하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 피고가 이 사건 특허발명을 실시하였음을 인정할 증거가 없다.

① 포스코가 당일 출하될 화물에 대해 피고에게 출하지시를 내리면 피고는 보조참가인 등에게 배차를 의뢰하고, 피고가 보조참가인 등으로부터 운송 업무를 이행할 차량 및 운전자 정보를 통보받아 이를 포스코 배차시스템에 전산 입력하는 방식으로 차량 지정이 이루어진다. 이후 보조참가인 등이 지정한 운전자가 피고의 물류센터로 화물을 운송하여 적재한 다음, 피고가 포스코로부터 개별 운송지시를 받아 같은 방법으로 보조참가인 등이 지정한 차량을 이용하여 포스코가 지정한 고객사에 화물을 운송한다.

이 과정에서 피고는 작업 시작 전 보조참가인 등으로부터 전달받은 차량 및 운전자 정보를 포스코의 배차시스템에 입력하는 것 외에는 운송 업무에 관여하지 않고, 나머지 운송 업무는 이 사건 각 차량의 운전자와 포스코 사이에서 이루어지는 것으로 보인다.

② 피고와 포스코 사이에 체결된 운송계약에 의하더라도 피고가 직접 운송 업무를 수행하여야 하는 것으로는 보이지 않는다. 피고는 보조참가인 등과 이 사건 각 운송계약을 체결하였고, 보조참가인 등은 다시 이 사건 각 차량의 소유명의자들과 별도의 운송계약을 체결하였다. 피고는 이 사건 각 차량의 소유자가 아니고, 이 사건 각 차량의 소유자 또는 운행자와 직접 운송계약을 체결한 당사자도 아니다.

③ 포스코는 화물운송에 사용될 차량이 계약 당사자의 소유가 아닌 경우 차량 임대차계약서 사본을 제출하도록 하도록 하고 있는데, 이는 포스코가 직접 차량 임대차 계약의 상대방, 차량의 정보 등을 입수하여 관리하기 위한 것으로 보인다. 피고가 포스코에 제출한 조만석에 대한 근로계약서에는 업무계약기간만 수기로 기재되어 있을 뿐 근로, 휴무일, 휴식시간, 운송료 등에 대해서는 구체적인 기재가 없고, 계약서의 하단에는 “(포스코 제출용)”이라고 기재되어 있는 점 등에 비추어 보면, 위 근로계약서는 포스코에 제출하기 위해 형식적으로 작성된 것으로 보인다.

④ 피고가 보조참가인 등과 체결한 이 사건 각 운송계약에 의하면, 피고는 운송될 제품과 운송시간, 운송구간 등을 지정할 뿐, 보조참가인 등이 필요한 장비 동원 및 용역을 제공하여 운송 업무를 이행하고, 운송 차량에 대하여 각종 보험에 가입하고 차량 운행에 따른 사고처리 및 손해배상 의무 등을 부담하는 반면, 이 사건 각 운송계약에는 피고가 운송 관련 차량을 직접 지정하거나 관리할 의무가 있다는 내용이 없고, 운송계약 시 등록된 차량 및 운전원 변동 시 보조참가인 등은 피고에게 변동내역을 즉시 제출할 의무가 있음을 규정하고 있을 뿐이다.

위와 같은 계약 내용에 비추어 보면, 보조참가인 등에게 이 사건 각 차량에 대한 관리책임이 있음은 별론으로 하고, 피고에 게 이 사건 각 차량에 대한 관리책임이 있다고 보기는 어렵다.

⑤ 한편, 보조참가인이 2015년 2월경 해성기업과 체결한 운송계약에는 ‘보조참가인이 해성기업에게 작업의 내용을 지시하고, 해성기업은 이에 대한 작업의무를 지고 작업 전 보조참가인에게 작업 상황을 확인받아야 하며, 해성기업은 보조참가인으로부터 위임받은 작업의 원활한 수행에 필요한 제반 설비 및 장구를 갖추어야 하고, 작업수행 시 보조참가인의 작업지시에 따라야 한다’는 점을 명시하고 있어 이 사건 운송계약의 내용과는 차이가 있다.

나. 이에 대하여 원고는, 이 사건 각 차량의 운전자들이 피고 명의로 출입허가신청을 하여 포스코로부터 출입허가증을 받았고, 피고가 이 사건 각 차량을 포스코 전산시스템에 입력함으로써 포스코의 출하지시를 이행할 차량을 지정하였으며, 이 사건 각 차량의 운전자들의 휴대전화기에 설치된 프로그램을 통해 피고가 배차한 점 등에 비추어 피고가 이 사건 각 차량의 운행을 지배․관리하였다는 취지로 주장한다.

제1차량에 대한 출입허가증이 피고 명의로 발부된 사실은 당사자 사이에 다툼이 없다. 그러나 제2차량의 경우 피고가 아닌 ‘일신해운’ 명의로 출입허가증이 발급된 사실을 인정할 수 있고, 제1차량의 경우에도 출입허가증이 피고 명의로 발급되었다는 이유만으로 피고가 이 사건 각 차량을 지배․관리하였다고 보기는 부족하다. 이 사건 각 차량의 운전자들의 휴대전화에 설치된 프로그램은 운전자가 포스코와 직접 행선요구 처리 또는 도착처리 등 운송관련 업무 연락을 하기 위한 것으로 보이는 반면, 피고는 작업 개시 전 프로그램에 당일 운송에 투입 가능한 가변차량의 차량번호와 기사 성명을 입력하는 정도의 역할을 해 온 것으로 보이는 점, 위 프로그램으로 업무상 편의를 얻는 사람은 운송 업무를 위탁한 포스코나 운송 업무를 이행하는 운전자 및 그 운전자를 고용한 최종 수급인으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 피고가 이 사건 각 차량의 운행을 지배․관리하였다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 원고는 또한, 피고가 보조참가인 등과 이 사건 각 운송계약을 체결하여 보조참가인 등으로 하여금 이 사건 각 차량을 이용하여 포스코와 체결한 화물운송계약을 이행하도록 한 이상 간접침해에 해당한다는 취지로 주장한다.

피고가 이 사건 운송계약을 체결하여 보조참가인 등으로 하여금 이 사건 각 차량을 운행하도록 한 것이 특허법 제127조 제1호에서 규정한 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산․양도․대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위에 해당한다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

따라서 피고가 이 사건 특허발명을 직접 실시하였거나 제3자의 실시행위에 위법하게 관여하였다고 보기 어려우므로, 이를 전제로 하는 원고의 나머지 주장에 대하여 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 이유 없다.

정회목 변호사