특허법원 2018. 12.
21. 선고 2018허4515 등록무효 판결
1. 사실관계
가. 피고의 이
사건 등록서비스표
1)
출원일/ 등록결정일/ 등록일/ 등록번호 : 2016. 1.
25./ 2016. 7. 4./ 2016. 7. 14./ 제365833호
2)
구 성 : 
3)
지정서비스업 : 서비스업류 구분 제38류의 클라우드서비스제공업, 데이터 및 무선네트워크 접속제공업, 데이터 전자전송업, 데이터통신시설 임대업, 데이터통신업, 메시지 송수신업, 모바일 기기 통신용 플랫폼 제공업, 무선광대역통신업, 무선데이터통신업, 밴통신업, 원격인터넷접속제공업, 이동무선통신업, 이동통신서비스업, 인터넷 통신관련 전문상담업, 전자데이터교환업, 전자데이터통신업, 컴퓨터 네트워크를 통한 통신업, 통신설비 임대업, 핸드폰통신업, 화상회의통신업
나. 원고의 선등록상표·서비스표들
1)
선등록상표․서비스표
1
가) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2013. 6. 10./
2015. 2. 10./ 제54000호
나) 구 성 : 
다) 지정상품․서비스업
: [별지 1] 기재와 같다.
2)
선등록상표․서비스표
2
가) 출원일/ 등록일/ 갱신등록일/ 등록번호 : 1999. 7.
23./ 2000. 10. 20./ 2010. 8. 16./ 제1894호
나) 구 성 : 
다) 지정상품․서비스업
: [별지 2] 기재와 같다.
3)
선등록상표․서비스표
3
가) 출원일/ 등록일/ 소멸일/ 등록번호 : 2005. 4.
8./ 2006. 4. 17./ 2016. 4. 18./ 제15844호
나) 구 성 : 
다) 지정상품․서비스업
: [별지 3] 기재와 같다.
다. 원고의 선사용상표
1)
구 성 : BlackBerry
2)
사용상품 : 휴대폰 및 관련 서비스업
2. 원고의 주장
요지
다음과 같은 이유로 이 사건 등록서비스표는 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하였으니 위법하다.
가. 이 사건 등록서비스표의 구성부분 중 'Cloud'는 그 지정서비스업인 클라우드 서비스제공업 등과의 관계에서 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로, 이 사건 등록서비스표는 요부인 ‘berry'만으로 분리관찰이 가능하다. 또한 선등록상표․서비스표들 역시 ’berry' 부분만으로 분리관찰이 가능한데, 그 경우 이 사건 등록서비스표와 선등록상표․서비스표들은 그 호칭 및 관념이 서로 동일한 바, 전체적으로 서로 유사한 표장이다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 선등록상표․서비스표들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당한다.
나. 원고는 선등록상표․서비스표들을 비롯하여 ‘BlackBerry'를 포함하는 다수의 상표들을 사용해왔고, 그 결과 원고의 선사용상표 ’BlackBerry'는 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 국내․외 수요자들에게 휴대폰 및 관련 서비스업에 대하여 원고의 출처 표시로 인식될 정도로 널리 알려져 있었는데, 이 사건 등록서비스표는 원고의 선사용상표와 그 표장 및 지정서비스업이 유사하여 서비스의 출처에 관하여 오인을 초래하고 수요자를 기만할 염려가 있다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자 기만 서비스표에 해당한다.
다. 원고의 선사용상표 ’BlackBerry'는 이 사건 등록서비스표의 출원일 무렵 국내․외에서 휴대폰 및 관련 서비스업에 대하여 원고의 상표로 널리 알려져 있었으므로, 이 사건 등록서비스표는 부정한 목적으로 출원된 것으로서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.
3. 법원의 판단
피고의 등록서비스표(클라우드서비스제공업 등)와 원고의 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표(휴대폰및 관련 서비스업 등)의 외관을 대비하여 보면, 등록서비스표는 영단어 ‘Cloud’와 ‘berry’가 띄어쓰기 없이 나란히 쓰인 문자표장이고, 선등록상표·서비스표 1은 영어 대문자로 이루어진 단어 ’BLACK'과 ‘BERRY'가 띄어쓰기 없이 나란히 써진 문자표장, 선등록상표·서비스표 2는 역시 영어 대문자로 이루어지되 서로 글자체가 다소 상이한 ’BLACK'과 ‘BERRY'가 띄어쓰기 없이 나란히 써진 문자표장, 선등록상표·서비스표 3은 도형 부분과 그 오른쪽으로 영어 단어 ’Black'과 ‘Berry'가 띄어쓰기 없이 나란히 써진 문자 부분이 결합된 표장이고, 선사용상표 'BlackBerry'는 영어 단어 ’Black'과 ‘Berry'가 띄어쓰기 없이 나란히 써진 문자표장이다. 따라서 문자 부분의 글자 구성 및 영어 대·소문자 구성, 도형의 유무 등의 차이로 말미암아 그 외관이 서로 다르다고 보아야 한다.
또한 등록서비스표는 구성상 특별히 강조되는 부분 없이 6음절의 비교적 짧게 발음되는 영문자로 이루어져 있고, 우리나라의 영어 보급수준과 발음 관행에 따르면 일반 수요자나 거래자는 이를 각각 ‘구름’과 ‘산딸기류 열매’를 의미하는 ‘Cloud’와 ‘berry’가 결합되었다고 인식할 것이다. 나아가 지정서비스업에서
‘cloud’부분은 소프트웨어와 데이터를 인터넷과 연결된 중앙 컴퓨터에 저장하여 인터넷에 접속하기만 하면 언제 어디서든 데이터를 이용할 수 있도록 하는 서비스에 있어서 그 저장공간을 의미하기도 한다는 점에서 지정서비스업과의 관계에서 식별력이 미약하고, ‘berry’ 부분 역시 그 부분만으로 일반 수요자에게 강한 인상을 주거나 전체 상표에서 높은 비중을 차지한다고 보기도 어렵다. 따라서 등록서비스표는 전체적으로 ‘클라우드베리’로만 호칭되고 관념될 수 있다.
한편 원고의 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표는 전체적으로 ‘블랙베리’로 호칭되고 관념될 것인데, 여러 음절의 단어는 어두 부분이 강하게 발음되고 인식되는 것이 우리나라 일반 거래사회에서 언어관행인 점을 고려하면, ‘클라우드베리’로 호칭되는 이 사건 등록서비스표와 ‘블랙베리’로 호칭되는 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표는 전체적인 어감에 있어서 유사하게 청감된다고 보기 어려우므로, 이 사건 등록서비스표의 호칭은 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표의 그것과 상이하고, 관념 역시 상이하다.
따라서 등록서비스표는 원고의 선등록상표·서비스표들 및 선사용상표와 동일·유사하다고 할 수 없고, 그렇다면 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하지 않고, 선사용상표와의 관계에서 제11호의 수요자 기만 염려가 있는 상표 또는 제12호의 부정목적에 의한 사용 상표에도 해당하지 아니한다.
정회목 변호사
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