[민사분쟁 상표침해 손해배상] 정당한 권한 없이 등록상표를 사용한 침해자에게 통상 사용료에 기한 손해액을 배상하여야 한다고 판시한 특허법원의 판결 (2)

특허법원 2017. 9. 29. 선고 2017나1117 상표사용중지등 판결

3. 법원의 판단 – 사용금지폐기와 손해배상

가. 사용 금지 및 폐기 의무 부분

1) 위에서 본 바와 같이 피고는 이 사건 등록상표를 사용할 권리가 없었음에도 불구하고 2014. 1. 1.경부터 2016. 8. 31.경까지 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 별지 목록 제1항 기재 표장을 사용한 사실이 인정될 뿐만 아니라 그 이후로도 이 사건 등록상표권의 침해행위를 할 우려를 배제할 수 없다.

2) 따라서 원고는 이 사건 등록상표의 권리자로서 피고를 상대로 상표법 제107조 제1항, 제2항에 기하여 침해행위의 금지와 조성물의 폐기를 구할 권리가 있으므로, 피고는 별지 목록 제1항 기재 각 표장을 별지 목록 제2항 기재 각 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물, 웹사이트에 사용하거나 위 각 표장을 사용한 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 생산, 판매, 반포하거나 그 목적으로 전시, 수입, 수출하여서는 아니 되고, 별지 목록 제1항 기재 각 표장을 사용한 제품 및 그 포장지, 포장용기, 선전광고물을 각 폐기할 의무가 있다.

나. 손해배상책임 부분

1) 관련 법리

상표법 제110조 제4항에 의하면, 상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액을 손해액으로 주장하여 배상을 청구할 수 있다. 이 규정은 손해에 관한 피해자의 주장․증명책임을 경감해 주고자 하는 것이므로, 상표권자는 권리침해 사실과 통상 받을 수 있는 사용료를 주장․증명하면 되고 손해의 발생 사실을 구체적으로 주장․증명할 필요는 없다. 그러나 위 규정이 상표권의 침해 사실만으로 손해의 발생에 대한 법률상의 추정을 하거나 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 손해배상의무를 인정하려는 취지는 아니므로, 침해자는 상표권자에게 손해의 발생이 있을 수 없다는 점을 주장․증명하여 손해배상 책임을 면할 수 있다.

한편, 상표권은 특허권 등과 달리 등록되어 있는 상표를 타인이 사용하였다는 것만으로 당연히 통상 받을 수 있는 상표권 사용료 상당액이 손해로 인정되는 것은 아니고, 상표권자가 상표를 영업 등에 실제 사용하고 있었음에도 상표권 침해행위가 있었다는 등 구체적 피해 발생이 전제되어야 인정될 수 있다. 따라서 상표권자가 상표를 등록만 해두고 실제 사용하지는 않았다는 등 손해 발생을 부정할 수 있는 사정을 침해자가 증명한 경우에는 손해배상책임을 인정할 수 없다.

2) 구체적인 검토

가) 위 인정과 같이 피고가 2014. 1. 1.부터 2016. 8. 31.까지 이 사건 등록상표와 동일․유사한 별지 목록 제1. 기재 각 표장을 부착한 지갑, 핸드백 등을 온․오프라인 매장에서 판매함으로써 이 사건 등록상표권을 침해한 것이고, 이처럼 원고의 상표권을 침해한 피고는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되므로, 피고는 특별한 사정이 없는 한 상표법 제109조에 따라 위 상표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

나) 이에 대하여 피고는, 원고 스스로 이 사건 등록상표를 사용하여 상품을 제조․판매하지 않은 채 제3자와 사이에 라이선스 계약을 체결하고 사용료를 받아 왔을 뿐이므로, 이 사건 등록상표를 자신의 영업에 실제 사용하지 않은 원고에게 손해가 발생하였다고 볼 수 없다는 취지로 다툰다.

그런데 다음과 같은 이유로 피고의 위 주장은 이 사건 등록상표권에 대한 침해가 있었다고 본 2014. 1. 1.부터 2016. 8. 31.까지의 전체 기간 중 2014. 1. 1.부터 2015. 1. 31.까지와 2015. 7. 1.부터 9. 30.까지의 기간에 한하여 이유 있고, 나머지 기간에 대하여는 이유 없다.

① 즉, 먼저 원고는 이 사건 등록상표권을 양수한 이래 직접 이 사건 등록 상표를 사용하여 그 지정상품을 제조․판매하지는 않았지만, 제3자와 라이선스 계약을 체결하고 사용료를 받아 왔음은 앞서 본 바와 같으므로, 상표를 등록만 해 두고 실제 사용하지 않은 경우라고 할 수 없다.

② 또한 B과 서정아이엔티 사이의 제2 라이선스 계약의 경우, 위 인정과 같이 B이 피고의 상표권 침해행위를 중단시키지 못하면 서정아이엔티가 제2 라이선스 계약을 해지할 수 있는 것으로 정하였고, 실제 서정아이엔티가 피고의 상표권 침해행위를 이유로 사용료 지급을 거절함에 따라 제2 라이선스 계약이 해지되고 말았다.

③ 이처럼 이 사건 등록상표가 상당한 기간 업으로서 사용이 허락되어 왔고 피고의 상표권 침해행위로 인하여 제3자와 사이의 라이선스 계약이 해지되기도 하였던 만큼, 피고의 상표권 침해행위가 없었더라면 원고는 그 기간 중에 제3자에게 이 사건 등록상표에 대한 사용 허락을 하고 사용료를 지급받을 수 있었다고 보아야 한다. 따라서 피고의 상표권 침해행위로 인하여 원고는 적어도 이 사건 등록상표에 대한 사용 허락을 통해 지급받을 수 있었던 사용료 상당의 손해가 발생하였다고 보는 것이 옳다.

④ 다만, 제1 라이선스 계약이 유효하게 존속하던 2014. 1. 1.부터 2015. 1. 31.까지와 제2 라이선스 계약이 유효하게 존속하던 2015. 7. 1.부터 2015. 9. 30.까지의 기간의 경우, 위 각 계약에서 정한 바대로 원고는 각 그 유효 기간 동안에는 동일한 내용의 계약을 제3자와 체결할 수 없었으므로, 피고의 상표권 침해행위가 없었더라도 원고가 별도의 이 사건 등록상표에 대한 사용 허락에 의하여 추가적인 사용료를 얻을 수 있었다고는 할 수는 없고, 그 결과 위 기간 동안에는 피고의 상표권 침해행위에 의한 원고의 손해도 없었다고 보아야 한다.

⑤ 이 부분에 대하여 다시 원고는, 제1, 2 라이선스 계약이 체결되어 유효한 상태에서도 원고에게는 추가적인 손해가 발생하였다는 취지로 다툰다. 그러나 위에서 본 바와 같이 원고는 이 사건 등록상표를 스스로 사용한 바 없는데다가, 제1, 2 라이선스 계약이 전속적인 것이어서 그 기간 동안 피고의 상표권 침해행위가 없었더라도 별도의 라이선싱에 의하여 추가적인 사용료를 지급받을 수 없었고, 제2 라이선스 계약이 해지되기 전에 서정아이엔티가 일부 미지급한 사용료 역시 서정아이엔티의 채무불이행에 기인한 것일 뿐이므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

3) 검토 결과의 정리

이상에서 살핀 바를 종합하면, 결국 피고는 2014. 1. 1.부터 2016. 8. 31.까지 전체 상표권 침해행위 기간인 32개월 중에서 2015. 2. 1.부터 6. 30.까지 5개월과 2015. 10. 1.부터 2016. 8. 31.까지 11개월간 이 사건 등록상표권을 침해한 데 따른 손해를 원고에게 배상하여야 하는 것이다.

4. 법원의 판단 – 손해배상의 범위

가. 재산상 손해 부분

1) 통상 사용료의 액수

가) 관련 법리

상표법 제110조 제4항에서 말하는 ‘등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액수’란 침해자가 상표권자의 사용 허락을 받았더라면 사용대가로 지급하였을 객관적으로 상당한 금액을 말하는 것으로서, 당해 등록상표에 대하여 상표권자가 제3자와 사이에 상표권 사용계약을 맺고 사용료를 지급받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추 적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한, 그 사용계약에서 정한 사용료를 참작하여 위 금액을 산정하는 것이 타당하다. 이때 위와 같은 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.

나) 구체적인 검토

그런데 위 인정 사실과 이 사건 기록에 의하여 확인되는 다음과 같은 사정들을 종합하면, 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 지급받을 수 있는 사용료는 제2 라이선스 계약에서 정한 월 1,000만 원이라고 보는 것이 옳다.

① 먼저 원고의 위임을 받은 B은 2015. 4. 17. 서정아이엔티와 제2 라이선스 계약을 체결하면서, 온․오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하는 데 따른 사용료를 월 1,000만 원으로 정하였고, 서정아이엔티로부터 1개월 분 사용료로 1,000만 원을 지급받은 바 있다.

② 한편, 피고는 제1-1 라이선스 계약 체결 전인 2013. 7.경부터 9.경까지 온․오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용하기 위하여 원고로부터 상표권 사용에 관한 일체의 권한을 위임받고 있었던 씨씨씨아이앤씨 측과 협의를 진행하기도 하였는데, 당시 협상 당사자들은 이 사건 등록상표의 사용료로 2014년도에는 월 900만원으로 정하되, 매년 100만 원씩 증액하는 것을 전제로 교섭하였다.

③ 또한 씨씨씨아이앤씨의 J은 피고의 상표권 침해행위가 있기 2년 전인 2012. 1. 1. 에코리버와 사이에, 에코리버에 온․오프라인 매장에서 이 사건 등록상표를 사용할 권리를 부여하는 내용의 라이선스 계약을 체결하였는데, 당시에도 그 사용료가 1년에 9,600만 원으로, 월 800만 원 정도가 되었다.

④ 이 부분에 대하여 피고는, 제1 라이선스 계약의 사용료가 월 500만 원이었다는 점을 들어, 그 배가 되는 제2 라이선스 계약의 사용료를 이 사건에 유추 적용하는 것은 현저하게 불합리하다는 취지로 주장한다. 그러나 피고가 드는 위와 같은 사정만으로는 이 사건에 제2 라이선스 계약의 사용료를 유추 적용하는 것이 현저히 불합리하다고 할 수 없을 뿐만 아니라, 위에서 살펴본 다른 라이선스 계약들의 내용에 비추어 보면, 오히려 제1 라이선스 계약의 사용료가 예외적으로 적은 금액이었던 것으로 보일 뿐이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

2) 구체적인 손해배상액의 인정

가) 따라서 앞서 본 피고의 상표권 침해행위로 인하여 원고가 구체적인 손해를 입은 기간에 대하여 통상 사용료 액수인 월 1,000만 원을 적용해 보면, 피고가 원고에게 배상하여야 할 손해액은 2015. 2. 1.부터 6. 30.까지 5개월과 2015. 10. 1.부터 2016. 8. 31.까지 11개월, 도합 16개월에 대한 통상 사용료 합계 1억 6,000만 원과 이에 대한 지연손해금이 된다.

나. 위자료 청구 부분

1) 이 사건에서 원고는 위자료 청구와 관련하여, 피고가 이 사건 등록상표의 권리자인 원고와 협의도 없이 천연가죽 소재가 아닌 중국산 저가의 화학 소재를 사용한 가파치 제품을 만들어 무분별하게 판매함으로써, 이 사건 등록상표의 사회적 평가를 저해시키고 원고에게 심각한 정신적 고통을 주었으므로, 피고는 원고에게 이로 인한 위자료 1,000만 원을 지급할 의무가 있다는 취지로 주장한다.

2) 그러나 원고 측 증인 C의 증언 외에 이 사건 등록상표가 일반 수요자나 거래자에게 천연가죽 소재만 사용하는 제품으로 인식되고 있다는 사정을 인정할 수 있는 객관적인 증거가 없는데다가, 오히려 원고 스스로도 2016. 11. 28.자 준비서면에서 가파치 브랜드가 가죽 제품으로만 판매되었던 것은 아니지만, 이는 상표권자인 원고와 상표사용권자들 사이의 이해관계를 조율하는 과정에 벌어지는 타협의 결과라는 취지로 진술한 바도 있다.

따라서 설령 피고가 함부로 이 사건 등록상표권를 사용함으로써 상표권 침해행위를 하면서 중국산 합성피혁 제품에 이 사건 등록상표를 사용하였다고 하더라도, 그러한 사정만으로는 이 사건 등록상표의 명성이나 가치에 손상이 있었다고 보기는 어렵고, 달리 원고가 상표권 침해에 따른 재산상 손해배상으로 전보될 수 없는 정신적 고통을 받았다고 인정할 만한 아무런 자료가 없는 이상, 원고의 위자료 청구 부분은 이유 없어 이를 받아들이지 않는다.

정회목 변호사