[상표침해금지 손해배상] 이 사건 소 중 ‘등’의 장소에 보관 중인 물건에 대한 폐기청구 부분은 그 청구취지가 특정되어 있지 아니하여 부적법하며, 요부관찰의 결과, 거래실정까지 고려하면 이 사건 등록상표와 피고의 각 사용표장이 유사하며, 피고의 이익액을 원고의 손해액을 추정하기는 어려우나 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액인 117,000,000원을 인정한 판결

특허법원 2019. 7. 19. 선고 2018나1817 판결

1. 폐기청구의 적법여부 : 이 사건 소 중 ‘등’의 장소에 보관 중인 물건에 대한 폐기청구 부분은 그 청구취지가 특정되어 있지 아니하여 부적법하다.

2. 상표의 유사 여부 : 이 사건에 관하여 보건대, 이 사건 등록서비스표 ‘오리대리’는 ‘오리’와 ‘대리’의 두 단어로 구성되어 있으나 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것이 아니어서 이를 분리 관찰할 수 있는데, 그 구성 중 ‘대리’ 부분은 지정서비스업인 운전대행업, 대리운전업의 보통명칭에 불과하여 식별력이 없거나 미약한 반면, ‘오리’ 부분은 지정서비스업인 운전대행업, 대리운전업과의 관계에서 본질적인 식별력이 존재하므로 이 사건 등록서비스표의 요부로 볼 수 있다.

이 사건 제1의 바., 사., 아.항 사용표장은 ‘多오리’ 또는 ‘다오리’와 ‘대리‘ 또는 ’대리운전‘이 결합된 표장인데, 앞서 본 바와 같이 ’대리‘ 또는 ’대리운전‘ 부분은 피고의 업종이 운전대행업 또는 대리운전업과 관련된 것임을 나타내는 것으로서 식별력이 없고, ’多오리’ 또는 ‘다오리’ 부분의 경우 그 구성 중 한자 ‘多’ 또는 한글 ‘다’는 ‘(수량적으로)많다’ 또는 ‘전부’라는 의미로서 ‘오리’와의 결합에 의하여 새로운 관념을 형성하는 것으로 볼 수 없으며, 오리형상으로 변형한 대리운전 전화번호와 같이 사용되고 있는 거래실정까지 고려하면 운전대행업, 대리운전업과의 관계에서 식별력이 있는 ‘오리’ 부분을 요부로 볼 수 있다. 이 사건 등록서비스표의 요부인 ‘오리’와 이 사건 제1항 각 사용표장의 요부인 ‘오리’는 그 호칭 및 관념이 동일하고, 전체적으로 관찰하는 경우에도 이 사건 등록서비스표와 이 사건 제1의 가., 나., 라.항 사용표장은 그 호칭 및 관념이 동일하다고 할 것인바, 이 사건 등록서비스표와 이 사건 제1항 각 사용표장은 동일·유사한 서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 서비스의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 있으므로, 서로 동일‧유사한 표장에 해당한다.

3. 이익액을 통한 손해액의 추정 가부 : ① ㉠ 대리운전 프로그램업체의 콜완료금액 중 일부를 합산하는 방식으로 산정한 피고의 매출액을 피고의 이 사건 등록서비스표권침해로 인한 매출액이라고 단정하기 어렵고, ② 또한 피고의 대리운전업과 관련한 영업이익률을 정확히 파악할 자료도 없는 점 등에 비추어 보면, 대리운전 프로그램업체에서 피고의 대리운전 전화번호인 ’041-522-2222’와 관련하여 발생한 콜완료금액 등을 기초로 피고의 매출액이나 이익액을 산정할 수 없는 이상, 원고가 주장하는 바와 같이 구 상표법 제67조 제2항 및 상표법 제110조 제3항에 의하여 원고의 손해액을 구체적으로 산정하거나 추정하기는 어렵다.

4. 손해액의 추정 : 앞서 본 사정과 아울러 손해가 발생된 사실은 인정되나 손해액 산정을 위한 기초자료가 피고에게 편중되어 있고, 이 사건 제1항 각 사용표장의 사용이 피고의 매출액 또는 이익증가에 기여한 비율 등 손해액을 입증하기 위하여 필요한 나머지 사실을 증명하는 것도 극히 곤란하므로, 구 상표법 제67조 제5항 및 상표법 제110조 제6항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

그러므로 살피건대, 다음과 같은 사실 및 사정과 아울러 피고가 이 사건 제1항 각 사용표장을 사용하여 운전대행업을 영위한 기간 및 태양 등 그 밖에 변론 과정에서 나타난 여러 사정을 고려하면, 피고의 2013년 12월부터 2016년 12월까지의 이 사건 등록서비스권침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 80,000,000원 정도로, 피고의 2017년 1월부터 2017년 5월까지의 이 사건 등록서비스표권침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 8,000,000원 정도로, 피고의 2017년 6월부터 2018. 3. 7.까지의 이 사건 등록서비스표권침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 14,000,000원 정도로, 피고의 2018. 3. 8.부터 2019년 2월까지의 이 사건 등록서비스표권침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 15,000,000원 정도로 각 평가함이 타당하다.

(1) ① 일반적인 대리운전 서비스의 운영 방식은 이용자가 대리운전업체(콜센터)에 전화를 걸어 대리운전 요청(콜)을 하면, 대리운전업체가 출발지와 목적지, 요금 등 요청내용을 기록한 오더를 대리운전 운영 프로그램에 입력하고, 시스템에 입력된 내용은 대리기사 스마트폰에 콜 리스트로 나타나며, 대리기사가 차량을 운행하여 목적지에 도착해서 운행을 완료하면 고객으로부터 대리운전 요금을 받은 이후 운전대행업 회사에 수수료를 지급하는 방식으로 매출이 발생하는 점, ② 2016년 12월 무렵 산업연구원이 발행한 산업경제(KIET)에 게재된 ‘대리운전 서비스시장의 이슈와 과제‘라는 제목의 산업경제분석 자료에 의하면, 대리운전기사는 운전대행업 회사에 20%(일부 지방의 경우 25~30%)를 수수료로 지급하는 것으로 보이는 점, ③ 주식회사 아이콘소프트는 이 법원의 사실조회에 대하여 천안, 아산 지역에서 대리운전 기사가 지급받은 콜완료 금액 중 25%가 운전대행업 회사에 지급된다는 취지로 회신하였고, 주식회사 에스엔텍은 이 법원의 사실조회에 대하여 천안지역의 경우라도 수도권기사가 처리할 경우는 대리운전기사가 운전대행업체에 대하여 부담하는 수수료율은 20%라고 회신하였으며(2018. 3. 6.자 사실조회회신 참조), 카카오T대리에서는 콜이 완료되었을 경우 20%의 수수료를 적용하고 있다는 취지로 회신한 점(2019. 1. 5.자 사실조회회신 참조), ④ 원고가 상표법위반을 이유로 피고를 형사고소한 사건의 수사단계에서 피고도 시내콜을 받으면 75%는 기사, 5%는 콜센터 몫이고, 나머지 20%만을 운전대행업 회사가 지급받는다는 취지로 진술하기도 하였던 점 등에 비추어 보면 피고가 운전대행업을 영위하는 천안지역의 경우 운전대행을 완료함에 따라 발생한 콜완료금액 중 적어도 25% 정도는 운전대행업체가 지급받는 것으로 보인다.

(2) 앞서 본 바와 같이 비록 상호에 ’오리‘ 또는 ’다오리‘가 포함되지 않은 대리운전업체가 포함되어 있기는 하지만 피고가 운전대행업을 하면서 사용한 전화번호 ‘041-522-2222‘와 관련하여 이 사건 등록서비스표가 등록된 날 이후인 2013년 12월부터 2019. 2. 6.까지 운전대행을 완료함에 따라 발생한 콜완료금액은 합계 5,582,925,930원[2013년 12월부터 2016년 12월까지 3,300,309,430원 + 2017년 1월부터 2018. 3. 7.까지 1,339,737,000원 + 2018. 3. 8.부터 2019. 2. 6.까지 942,879,500원]이다.

(3) 국세청장이 고시한 대리운전업의 단순경비율에 따르면 대리운전업에 대한 영업이익률(1-단순경비율)은 2013년의 경우 33.1%, 2014년의 경우 33.1%, 2015년의 경우 31.4%, 2016년의 경우 29.8%, 2017년의 경우 20.9% 정도로 보인다.

(4) 앞서 본 바와 같이 피고는 대리운전 프로그램업체로부터 콜완료금액 중 약 25%에 해당하는 금액을 지급받는 것으로 보이는바, 피고가 운전대행업을 하면서 사용한 전화번호 ‘041-522-2222‘와 관련하여 발생한 콜완료금액, 피고가 대리운전 프로그램업체로부터 지급받은 금액 및 국세청장이 고시한 대리운전업의 단순경비율로 계산한 영업이익률을 기초로 산정한 이익액을 기초로 손해액을 인정할 수 있다.

(5) 한편 일부 법인이 운영하는 업체를 제외하고 대리운전을 이용하는 고객으로서는 자신이 특정 대리운전업체에 대리운전을 신청하더라도 해당 업체 소속 대리기사들이 배치되는 것이 아니라는 점에서 업체 간의 서비스 차이는 거의 없는 것으로 보이고, 통상적으로 전국 단위로 널리 알려진 일부 대리운전업체를 제외하고는 고객 또는 고객으로부터 대리운전 신청을 부탁받은 음식점 등의 관계자가 음식점 등 업소에 배치된 대리운전 홍보물 등을 통하여 특정 대리운전업체에 대리운전을 신청하는 경우가 많은 것으로 보여, 위와 같은 대리운전업체의 광고 또는 홍보나 대리운전업체의 영업능력 등이 그 매출에 상당한 영향을 미치는 것으로 보인다. 실제로 피고는 천안시 일대의 음식점 등 업소에 이 사건 제1항 각 사용표장이 표시된 명함이나 홍보물을 비치하는 등으로 지속적으로 광고 및 홍보활동을 해왔는바, 이와 같은 피고의 광고 또는 홍보 등의 영업활동이 피고의 대리운전 매출액 증가에 상당한 영향을 미쳤을 것으로 보인다. 또한 통상적으로 대리운전 광고에는 대리운전업체의 상호 외에 대리운전 전화번호가 필수적으로 포함되어 있는바, 개인 고객이나 음식점 등 업소 관련자의 입장에서는 대리운전업체의 상호와 무관하게 대리운전 전화번호만을 보고 바로 대리운전 신청을 하는 경우도 상당할 것으로 보인다.

정회목 변호사