2019년 11월 5일 화요일

[특허분쟁 우선권] PCT 국제출원인이 선출원을 기초로 한 우선권주장에 대해 우선권을 주장할 수 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있다고 보아, 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다고 우선권주장을 무효로 본 원심을 파기한 대법원 판결


대법원 2019. 10. 17. 선고 20171274 판결

1. 판결의 요지

한국에 출원된 선출원에 대한 출원을 받을 있는 권리들을 양수한 甲은 선출원들을 기초로 중국 특허청에 PCT 국제출원(후출원) 하면서 선출원 발명에 관한 우선권 주장을 하였고, 원고는 甲으로부터 후출원에 대한 권리를 양수한 국내단계 진입을 위해 특허청장에게 국제출원(후출원) 대한 국내서면을 제출하였고, 국내서면에는 사건 선출원에 관한 우선권주장이 포함되었다.

원심은 국내우선권을 주장할 있는 자는 선출원의 출원인( 특허법 38 4항에 따라 효력이 발생한 승계인 포함)이고, 선출원인과 후출원인은 후출원의 출원시점에 동일해야 하는데, 원고들의 후출원의 출원시점에서의 출원인과 우선권주장의 기초가 사건 선출원의 출원인이 서로 일치하지 않는다는 이유로 사건 우선권 주장을 인정하지 않고 우선권 주장일 이후에 공개된 선행발명과 사건 특허발명이 실질적으로 동일하다고 보아 사건 특허발명의 신규성이 부정되어야 한다고 판단하였다.

이에 대하여 대법원은, 사건 선출원의 출원인과 사건 후출원의 출원인이 동일하지 아니하므로, 사건 권리이전계약서 등에 따라 甲이 우선권을 주장할 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있음에도 이를 확인하지 아니한 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 것이라고 판단하여 원심을 파기환송하였다.

2. 적용법리 - PCT 자기지정출원 과정에서 후출원인이 후출원 당시 특허출원인변경신고를 마치지 않았더라도 특허를 받을 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 있다고 판단한 사례

우리나라에서 먼저 특허출원을 이를 우선권 주장의 기초로 하여 그로부터 1 이내에 특허협력조약(Patent Cooperation Treaty, 이하 ‘PCT' 한다) 정한 국제출원(이하 'PCT 국제출원이라 한다) 지정국을 우리나라로 있다(이하 ’PCT 자기지정출원이라 한다). 경우 우선권 주장의 조건 효과는 우리나라의 법령이 정하는 바에 의한다[PCT 8 ⑵⒝].

특허를 받으려는 사람은 자신이 특허를 받을 있는 권리를 가진 특허출원으로 먼저 출원(이하선출원이라 한다) 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 있다(특허법 55 1). 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 해당 우선권 주장의 기초가 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 발명(이하선출원 발명이라 한다) 같은 발명에 관하여 신규성, 진보성 등의 일정한 특허요건을 적용할 때에는 특허출원은 선출원을 (이하우선권 주장일이라 한다) 것으로 본다(같은 3).

따라서 발명자가 선출원 발명의 기술사상을 포함하는 후속 발명을 출원하면서 우선권을 주장하면 선출원 발명 후출원 발명과 동일한 부분의 출원일을 우선권 주장일로 보게 된다. 이러한 국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 있도록 하는 것이다.

발명을 또는 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 있는 권리를 갖고(특허법 33 1 본문), 특허를 받을 있는 권리는 이전할 있으므로(특허법 37 1), 후출원의 출원인이 후출원 시에특허를 받을 있는 권리 승계하였다면 우선권 주장을 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다. 특허출원 특허를 받을 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 특허법 38 4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 없다. 따라서 후출원의 출원인이 선출원의 출원인과 다르더라도 특허를 받을 있는 권리를 승계받았다면 우선권 주장을 있다고 보아야 한다.

3. 법원의 판단

. 사실관계

1) 소외 1 소외 2 출원한 사건 선출원 발명(이하 출원을 사건 선출원’이라 한다) 대한 특허를 받을 있는 권리를 양수하였다.
 2) 소외 3(영문성명 생략) 소외 1로부터 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하여 PCT 국제출원을 있는 권리를 이전받기로 하는 계약을 체결한 , 중국특허청에인트라 예측 모드를 유도하는 방법 장치라는 이름의 발명에 대해 PCT 국제출원(이하 사건 후출원이라 한다) 하면서 사건 선출원에 기초하여 우선권을 주장하였다.
3) 제닙 피티이 엘티디(이하제닙이라 한다) 소외 3으로부터 사건 후출원에 관한 권리를, 원고는 사건 후출원에 관하여 특허를 받을 있는 권리를 제닙으로부터 양수한 특허출원인명의를 변경하였다.
4) 원고는 특허청장에게 특허법 203조에 따라 사건 후출원에 관하여 사건 선출원에 기초한 우선권 주장이 포함된 국내서면을 제출하였고, 특허청 심사관의 심사를 거쳐 2014. 10. 13. 특허번호 1452195호로 특허권설정등록이 이루어졌다.

. 판단

1) 소외 3 사건 후출원을 사건 선출원을 기초로 우선권 주장을 하면서 시점에 사건 선출원에 관하여 특허청장에게 특허출원인변경신고를 하지 않았지만, 사건 후출원 시에 사건 선출원에 대하여 반드시 특허출원인변경신고를 마쳐야 한다고 없다. 소외 3 사건 선출원에 대한 특허를 받을 있는 권리의 승계사실을 후출원일 이후에 증명하는 것이 허용되기 때문이다. 또한 원고가 특허청장에게 제출한 사건 권리이전승계서는 사건 후출원 발명의 등록 전에 제출되었으므로 특허법 시행규칙 26 1항에 따라 적법하게 제출된 것으로 있다.

2) 사건 선출원의 출원인과 사건 후출원의 출원인이 동일하지 아니하므로 사건 권리이전계약서 등에 따라 소외 3 우선권을 주장할 있는 권리를 정당하게 승계받았는지 여부를 확인할 필요가 있다. 이를 확인하지 아니한 국내 특허출원을 기초로 우선권을 주장한 PCT 국제출원에서 후출원 당시에 특허출원인변경신고를 마치지 않았다는 사정만으로 선출원의 출원인과 후출원의 출원인이 다르다고 보아 우선권 주장을 무효로 보아서는 것이다.

3) 그럼에도 원심은 이와 달리 사건 후출원 시에 특허출원인변경신고가 되어있지 않다는 이유로 원고의 사건 우선권 주장을 인정하지 않고, 우선권 주장일 이후에 공개된 원심 판시 선행발명과 사건 특허발명이 실질적으로 동일하다고 보아 사건 특허발명의 신규성이 부정되어야 한다고 판단하였다. 이러한 원심 판단에는 국내우선권 주장에 관한 법리 등을 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.


정회목 변호사



댓글 없음:

댓글 쓰기