[특허 직무발명보상] 사용자가 특허권의 사용으로 무상의 통상실시권을 넘는 배타적 이익을 향유하지 못하여 직무발명보상금 지급의무가 없다고 본 판결

특허법원 2019. 8. 29. 선고 2018나2308 판결

1. 판결의 요지

원고는 피고는 원고에게 제5특허발명에 대한 직무발명보상금 461,623,871원 중 일부인 200,000,100원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장하였다.

원고가 피고 설립당시부터 하드웨어팀장 또는 연구소장 등으로 근무하면서 제5특허발명을 포함하여 피고 소속직원들과 약 20여 건의 발명하였고, 제5특허발명의 명세서에도 원고가 공동발명자 중의 1인으로 기재되어 있으며, 제5특허발명은 피고의 업무분야에 속하고 원고의 직무범위에 속하는 직무발명에 해당한다. 한편 피고가 원고로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하여 피고 명의로 특허출원을 하여 등록을 받은 이상, 특별한 사정이 없는 한 피고는 원고에게 제5특허발명에 관한 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

그러나 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 특허무효사유가 있어서 누구나 자유롭게 실시할 수 있고 경쟁 관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 쉽게 알 수 있어서, 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우에는 사용자는 종업원에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다.

정정 전 제5-1, 5-2특허발명은 그 출원 전에 공지된 BOST 기술의 기본 개념 및 구성요소를 그대로 기재하고 있어서, 이들 특허발명은 선행발명과 동일하여 신규성이 부정되는 무효사유가 존재하고, 정정 전 제5-3, 5-4, 5-5 특허발명은 정정 전 제5-1, 5-2특허발명의 종속항으로서 특별한 기술적 구성을 포함하고 있지 않은 점 등에 비추어 보면, 정정 전 제5특허발명은 공지기술로서 누구나 자유롭게 실시할 수 있기 때문에, 피고가 정정 전 제5특허발명을 실시하였다고 하더라도 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없다.

정정 후 제5-1특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 또는 선행발명에 순차적으로 데이터를 전송하는 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 이유로 특허등록이 무효로 되었고, 정정 후 제5-2특허발명에도 동일한 무효사유가 존재하는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 원고가 정정 후 제5특허발명으로 인하여 경쟁회사가 이를 실시할 수 없게 됨으로써 피고의 매출이 증가하는 등으로 피고가 독점적․배타적 이익을 얻었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

결국 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각한다.

2. 사실관계

가. 당사자들의 지위

피고는 대표이사 C이 2006. 5. 25. 설립한 반도체 장비 제조업체로서, mBOST, eBOST, LPDDR BOST, hBOST 등의 제품(이하 ‘피고 제품’이라 한다)을 제조, 판매하고 있다. 원고는 피고 설립 당시부터 하드웨어팀장 또는 연구소장으로 근무하다가 2012. 4. 30.경 퇴사하였다.

나. 관련 기술

반도체 디바이스를 제조할 때 제조공정의 마지막 단계에서 반도체 디바이스 테스트 장치를 이용하여 테스트 대상 반도체 디바이스(Device Under Test, 이하 ‘DUT’라 한다)의 불량 여부를 테스트하는 공정을 거친다. 반도체 디바이스 테스트 장치는 아래 그림과 같이 테스트 핸들러(test handler), 하이픽스 보드(HiFix board), 테스트 헤더(test header)로 구성되는데, ① 테스트 핸들러는 검사 대상 반도체 디바이스를 테스트 위치로 이송하고 테스트 결과에 따라 분류하며, ② 테스트 헤더는 필요한 전원과 각종 신호를 인가하여 DUT 불량 여부를 판별하고, ③ 하이픽스 보드는 테스트 헤더와 테스트 핸들러 사이를 전기적으로 연결한다.

그런데 DUT의 개수가 커질수록 검사 기능을 담당하는 테스트 헤더가 수행해야 할 일이 늘어나 업그레이드가 필요하나 테스트 헤더는 고가의 장비여서 상당한 비용이 드는 문제점이 있었다. BOST(Built-Off Self-Test 외장 자체 테스트, 이하 ‘BOST'라 한다)는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 개발된 기술로서, 테스트 헤더의 기능 중 일부 (패턴신호의 기록, 비교, 판독기능 등)를 하이픽스 보드로 옮기고, 신호처리 과정을 추가하여 채널수를 배가시킴으로써 테스트 헤더의 업그레이드 없이 반도체 디바이스 테스트 장치의 성능을 향상시켜 노후화되어 사용이 어려운 반도체 자동 테스트 장치(ATE : Auto Test Equipment)를 교체 없이 재활용할 수 있게 한다.

다. 이 사건 제5 특허발명

1) 발명의 명칭 : 반도체 디바이스 테스트 시스템

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2007. 12. 10./ 2009. 9. 3./ 제916762호

3) 발명자 : 원고 외 2인

4) 특허권자 : 피고

5) 정정 전 청구범위

【청구항 1】테스트 제어장치에 의해 반도체 디바이스를 테스트하는 테스트 헤더, 및 상기 반도체 디바이스와 상기 테스트 헤더 사이의 전기적인 연결을 확립하는 하이픽스 보드를 포함하여 이루어진 반도체 디바이스 테스트 시스템에 있어서(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 상기 하이픽스 보드는 상기 테스트 헤더 측의 드라이버와 한 쌍을 이루어 상기 반도체 디바이스에서 출력되는 판독 신호를 처리하여 상기 테스트 헤더에 전달하는 DUT 테스트유닛을 포함하는 것(이하 ‘구성요소 2’라 한다)임을 특징으로 하는 반도체 디바이스 테스트 시스템(이하 ‘이 사건 정정 전 제5-1 특허발명’이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 DUT 테스트 유닛은: 상기 테스트 헤더로부터 입력되는 패턴 신호를 상기 반도체 디바이스에 기록하는 하이픽스측 드라이버와 상기 반도체 디바이스에서 출력되는 판독 신호와 상기 테스트 헤더로부터 입력되는 기준 신호를 비교하여 그 비교값을 출력하는 하이픽스측 컴퍼레이터를 포함하는 다수의 핀 일렉트로닉스부(이하 ‘구성요소 3’이라 한다); 상기 다수의 핀 일렉트로닉스부 각각에 대응되고, 상기 하이픽스측 컴퍼레이터에서 출력된 신호에 대해 페일 여부를 판정하여 그 결과를 저장하는 다수의 디지털 비교기(이하 ‘구성요소 4’라 한다); 상기 테스트 헤더와 상기 다수의 핀 일렉트로닉스부 간의 연결을 온/오프하는 스위치 뭉치 및 상기 스위치 뭉치를 구동하는 스위치 구동부를 포함하여 이루어지는 것(이하 ‘구성요소 5’라 한다)을 특징으로 하는 반도체 디바이스 테스트 시스템.

라. 관련 사건의 경과 등

1) 원고가 대표자인 주식회사 D는 2015. 7. 27. 피고를 상대로 특허심판원에 이 사건 정정 전 제5-1 특허발명에 대하여 2015당4057호로 등록무효심판을 청구하였고, 피고는 위 심판 절차에서 2015. 10. 14. 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명에 관하여 정정청구를 하였다. 특허심판원은 2016. 1. 15. ‘정정을 인정하되, 이 사건 정정 후 제5-1 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다’는 이유로 주식회사 D의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다.

2) 피고는 위 심결 중 ‘이 사건 정정 후 제5-1 특허발명을 무효로 한다’는 부분에 대하여 특허법원 2016허1086호로 심결취소소송을 제기하였으나, 특허법원은 2016. 11. 11. ‘이 사건 정정 후 제5-1 특허발명은 선행발명 또는 선행발명에 “순차적으로 데이터 를 전송하는” 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다’는 이 유로 피고의 청구를 기각하였다. 피고가 위 판결에 불복하여 상고하였으나 대법원은 2017. 3. 30. 심리불속행 기각 판결을 하였고(대법원 2016후2942호), 위 판결은 그 무렵 확정되었다.

3) 원고가 피고 회사에 재직하는 동안 피고는 종업원들이 개발한 발명을 피고 명의로 특허출원하였는데, 그 중 원고가 공동발명자로 되어 있는 특허는 20여 건이고, 이 사건 제5 특허발명의 경우 원고가 직접 특허출원 초안을 작성하는 등 특허출원을 위한 절차에 적극 관여하였다.

3. 법원의 판단 - 독점적 배타적 이익의 존부

가. 관련 법리

구 발명진흥법(2008. 2. 29. 법률 제8852호로 개정되기 전의 것) 제15조 제1항에서는 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하면서, 같은 조 제3항에서 그 보상액 산정에 관하여 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하도록 규정하고 있다. 그런데 구 발명진흥법 제10조 제1항에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 아니하여도 그 특허권 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로 ‘사용자가 얻은 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적·배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조). 사용자가 종업원으로부터 승계하여 특허등록을 한 직무발명이 이미 공지된 기술이거나 공지된 기술로부터 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 특허무효사유가 있어서 누구나 자유롭게 실시할 수 있고 경쟁 관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 쉽게 알 수 있어서, 사용자가 현실적으로 그 특허권으로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 전혀 얻지 못하고 있다고 볼 수 있는 경우에는 사용자는 종업원에게 직무발명보상금을 지급할 의무가 없다(대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 등 참조).

한편 사용자가 직무발명에 대한 통상실시권을 가지는 것을 넘어 직무발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리나 특허권을 승계하면 종업원은 사용자에 대해 정당한 보상을 받을 권리를 갖지만, 사용자가 직무발명에 관한 특허를 보유한다는 사정만으로 당연히 직무발명으로 인하여 독점적·배타적 이익을 얻을 것으로 추정할 수는 없고, 사용자가 직무발명에 대하여 특허를 받을 권리를 승계함으로써 통상실시권으로 인한 이익을 넘어 독점적·배타적 이익을 얻을 것이라는 점과 그 이익액에 대한 증명책임은 직무발명보상금을 주장하는 종업원에게 있다.

나. 무효사유 (정정 전)

이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명은 그 출원 전에 공지된 BOST 기술의 기본 개념 및 구성요소를 그대로 기재한 것에 다름 아닌 점, 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명은 선행발명과 동일하여 신규성이 부정되는 무효사유가 존재하고, 피고와 경쟁 관계에 있는 제3자도 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명에 위와 같은 무효사 유가 있음을 쉽게 알 수 있었을 것으로 보이는 점, 실제로 이 사건 제5 특허발명의 등록 전에 피고의 경쟁회사인 주식회사 E가 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명과 실질적으로 동일한 구성을 가진 제품을 개발하여 출시한 점, 이 사건 정정 전 제5-3, 5-4, 5-5 특허발명은 이 사건 정정 전 제5-1, 2 특허발명의 종속항으로서 특별한 기술적 구성을 포함하고 있지 않은 점 등에 비추어 보면, 이 사건 정정 전 제5 특허발명은 이미 공지된 기술로서 누구나 자유롭게 실시할 수 있고 경쟁 관계에 있는 제3자도 그러한 사정을 쉽게 알 수 있었다고 할 것이므로, 피고가 이 사건 정정 전 제5 특허발명을 실시하였다고 하더라도 그로 인하여 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻었다고 볼 수 없다.

다. 사용 여부 (정정 후)

1) 피고 제품은 테스트 헤더에 다수의 핀 일렉트로닉스부의 처리결과를 병렬전송방식을 이용하여 전송하는 구성인 반면, 이 사건 정정 후 제5 특허발명은 직렬전송하는 구성이어서 기술적 구성이 서로 다르다. 따라서 피고 제품이 이 사건 정정 후 제5 특허발명의 실시에 해당한다고 보기는 어렵고, 달리 피고가 이 사건 정정 후 제5 특허발명을 실시하였다고 볼 만한 증거가 없다.

2) 위에서 살펴본 바와 같이 피고가 이 사건 정정 후 제5 특허발명을 실시한 것으로 보이지 않는다. 나아가 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명은 선행발명과 동일하여 신규성이 부정되는 무효사유가 존재하는 점, 피고와 경쟁 관계에 있는 제3자도 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명에 위와 같은 무효사유가 있음을 쉽게 알 수 있었을 것으로 보이고, 실제로 이 사건 제5 특허발명의 등록 전에 피고의 경쟁회사인 주식회사 E가 이 사건 정정 전 제5-1, 5-2 특허발명과 실질적으로 동일한 구성을 가진 제품을 개발하여 출시한 점, 이 사건 정정 후 제5-1 특허발명은 통상의 기술자가 선행발명 또는 선행발명에 순차적으로 데이터를 전송하는 주지관용기술을 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다는 이유로 특허등록이 무효로 되었고, 이 사건 정정 후 제5-2 특허발명에도 동일한 무효사유가 존재하는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 정정 후 제5 특허발명으로 인하여 경쟁회사가 이를 실시할 수 없게 됨으로써 피고의 매출이 증가하는 등으로 피고가 독점적․배타적 이익을 얻었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다

정회목 변호사