[디자인분쟁 손해배상] 피고 실시 디자인이 자유실시 디자인에 해당하지도 않고 디자인을 실시할 권리가 있다고 볼 수도 없어 손해배상을 인정한 판결

특허법원 2019. 8. 22. 선고 2018나2230 판결

1. 판결의 요지

1) 공동창작 디자인 여부

발명의 경우 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

디자인은 기술적 사상인 발명과 달리 물품의 외관이라는 점에서는 차이가 있기는 하나, 그 실질은 기존의 것과 차별되게 만들어 낸 ‘창작’이라는 점에서 발명과 공통되고, 등록요건으로서 통상의 디자이너가 공지의 디자인으로부터 쉽게 창작할 수 없어야 한다는 ‘창작성’ 요건은 발명의 진보성 요건과도 대응되므로, 어떤 사람이 계쟁 디자인에 대한 공동창작자인지를 판단함에 있어서는 공동발명에 관한 위 법리가 그대로 적용될 수 있다고 할 것이다.

소외 A는 자신을 창작자로 하여 이 사건 등록디자인에 대하여 디자인등록을 출원하였고, 이후 출원인 명의변경, 디자인권 양수를 거쳐 원고가 등록디자인에 대한 이전등록을 하였다. 피고의 남편은 소외 B로부터 피고 제품들인 스마트그립 사업에 대한 일체의 권리, 의무를 포괄적으로 양수하였다.

소외 A와 B 간의 이메일, 메신저 대화내용 등으로 미루어 보면 B는 디자인에 실질적으로 기여한 바가 없고, 종래 디자인과 차별되는 형태적 특징에 관한 의견을 제시하였다기보다는 단지 A에게 경쟁제품의 존재와 형태를 알려주고 이와 차별성을 가진 제품의 디자인 창작을 의뢰한 것으로 보인다. 따라서 B는 공동창작자라 할 수 없다.

2) 디자인 등록을 받을 권리의 이전 여부

당사자 사이에 약정의 내용과 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제 되는 경우에는 문언의 내용, 그와 같은 약정이 이루어지게 된 동기와 경위, 약정으로 달성하려고 하는 목적과 진정한 의사, 거래의 관행 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험의 법칙, 그리고 사회일반의 상식과 거래의 통념에 따라 약정의 내용을 합리적으로 해석하여야 한다. 특히 한쪽 당사자가 주장하는 약정의 내용이 상대방에게 권리를 포기하는 것과 같은 중대한 불이익을 부과하는 경우에는 약정의 의미를 엄격하게 해석하여야 한다(대법원 2017. 7. 18. 선고 2016다254740 판결 등 참조).

그런데 A와 B의 각 회사 간의 공동개발계약에는 ‘디자인’이라는 문언이 명시되어 있지 않고, 단순히 ‘저작권과 판권일체’ 또는 ‘저작권 및 포괄적 권한’이라 기재되어 있으므로 위 문언에 디자인권 등록을 받을 권리까지 포섭된다고 볼 수는 없다.

3) 자유실시디자인 여부

피고는 통상의 디자이너가 비교대상디자인 2 또는 3에 6을 결합하여 피고 실시디자인을 쉽게 창작할 수 있으므로 이는 자유실시디자인에 해당한다고 주장하나, 이 사건 등록디자인의 출원일에 통상의 디자이너가 비교대상디자인 6 중 나머지 부분은 그대로 둔 채 링 부분만을 떼어내어, 이를 비교대상디자인 2 또는 3에 결합함으로써 피고 실시디자인을 쉽게 도출할 수 있다는 주장은 통상의 디자이너가 피고 실시디자인을 보고서야 가능한 사후적 고찰을 전제로 한 것이라 하겠다.

손해배상액에 대하여는 이 법원에서 추가로 지급을 명하는 금액 및 지연손해금에 대하여 고쳐쓰는 부분을 제외하고 제1심 판결을 그대로 인용한다.

2. 사실관계

가. 이 사건 등록디자인

원고는 다음과 같은 디자인권을 가지고 있다.

1) 등록번호: 제718509호

2) 출원일 /등록일: 2012. 3. 20. / 2013. 11. 25.

3) 디자인의 대상이 되는 물품: 스마트폰 액세서리

4) 디자인의 설명

가) 재질은 합성수지와 금속재질임

나) 별지1 목록의 참고도에 도시된 바와 같이 본 디자인은 스마트폰 뒷면에 부

착되어 사용하는 보조 스탠드로 이용할 수 있으며 평소에는 접어놓고 사용시 펼쳐서 사용할 수 있음

5) 디자인 창작 내용의 요점

“스마트폰 액세서리”의 형상 및 모양의 결합을 디자인 창작 내용의 요점으로 함

6) 도면: 별지 1 목록 표시와 같다.

나. 피고의 행위

피고는 ‘D’라는 상호로 별지 2 목록 기재 제품들(이하, ‘피고 제품들’이라 하고, 그 디자인을 ‘피고 실시디자인’이라 한다)을 제조하여 피고가 운영하는 웹사이트 등을 통해 판매하였다.

다. 공동개발계약 및 이 사건 등록디자인의 출원, 등록

1) 주식회사 E(이하, ‘E’라 한다)의 사내이사이자 실질적인 대표인 F는 2011. 12. 20. 무렵 주식회사 G(이하, ‘G’라 한다)와 사이에 핸드폰 악세서리의 일종인 ‘스마트 그립’을 공동개발하기로 합의하였고, 그후 이 사건 디자인이 완성되었다.

2) F는 2012. 3. 20. 자신을 창작자로 하여 이 사건 등록디자인에 대하여 디자인등록을 출원하였고, 2012. 9. 3. 출원인 명의가 F로부터 ‘억스 피티이 엘티디’로 변경된 후, 2013. 11. 25. 이 사건 등록디자인이 위 회사 앞으로 등록되었다.

라. 원고의 이 사건 등록디자인권 양수 및 사업 양수

1) 원고는 2014. 3. 17. ‘억스 피티이 엘티디’로부터 이 사건 등록디자인권을 양수하고, 그에 따라 이전등록이 마쳐졌다.

2) 피고의 남편 H은 2013. 3. 14. G의 대표이사 I으로부터 피고 제품들인 스마트그립 사업에 관한 일체의 권리, 의무를 포괄적으로 양수하였다.

마. 파기 이송의 경위

1) 원고는 피고를 상대로 제1심법원에 이 사건 등록디자인권에 대한 침해를 원인으로 하여 침해금지 및 손해배상청구를 하였고, 제1심법원은 원고의 주장을 대부분 받아들여 손해배상액 일부를 기각하고 나머지 청구를 그대로 인용하였다.

2) 이에 대하여 원고 및 피고는 서울고등법원에 항소하였는데, 위 법원은 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 공지의 디자인들을 결합하거나 주지형태를 결합함으로써 쉽게 창작할 수 있어 그 등록에 무효사유가 있음이 명백하므로, 이 사건 등록디자인권에 기초한 권리행사는 권리남용이라고 판단하여 제1심판결을 취소하였다.

3) 원고는 이에 대하여 대법원에 상고하였고, 대법원은 이 사건 등록디자인은 통상의 디자이너가 비교대상디자인들의 결합에 의하여 쉽게 창작할 수 있는 것으로 보기 어렵다고 판단하여, 환송전 판결을 파기하고 이 법원에 이송하였다.

3. 법원의 판단

가. 공동창작 디자인 여부

다음과 같은 사정을 종합하여 보면, I은 이 사건 디자인의 완성을 위해 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 디자인의 완성을 후원·위탁하는 정도에 그쳤을 뿐, 이를 넘어 이 사건 디자인의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 보기는 어려우므로, 이를 전제로 한 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

(1) G가 스마트 그립의 개발을 위한 논의를 하며 F에게 보낸 이메일의 내용은, 앞서 본 바와 같이 ‘접착성 개선, 링의 재질, 몸체 부분의 색깔과 글꼴’에 관한 부분으로서 이는 제품의 디자인적 요소에 관한 사항과는 거리가 있을 뿐만 아니라, 이 사건 등록디자인의 주요 특징과는 무관한 사항이다. 또한 G에서 종래의 경쟁제품을 직접 구하여 그 장단점을 분석한 것으로 보이기는 하나, 이와 함께 제시한 의견은 종래 제품과 차별화 할 수 있도록 내구성을 강화하고, USB선을 넣을 수 있는 형태 등을 넣을 것을 제안하면서, 종래 디자인과 차별성을 갖도록 고려하여 디자인할 것을 요구하였음을 알 수 있는바, 이러한 사항 역시 디자인적 요소도 아닐 뿐만 아닐 이 사건 등록디자인의 특징과도 무관한 사항이다. 결국 I 또는 G는 이 사건 등록디자인의 종래 디자인과 차별되는 형태적 특징에 관한 의견을 제시하였다기보다는, 단지 F에게 경쟁제품의 존재와 형태를 알려주고 이와 차별성을 가진 제품의 디자인 창작을 의뢰한 것으로 보이는바, 이를 창작에 기여한 것이라고 평가하기는 어렵다.

(2) 위 메시지에 나타난 대화내용에서도 이 사건 등록디자인의 특징을 구현하는데 F가 주도적 역할을 하였고, I은 마케팅 등 제품의 판매전략을 짜는데 주력하였음을 알 수 있다. 또한 F가 이 사건 등록디자인의 특징을 가진 스마트 그립 사진을 I에게 보내자 I은 ‘신기하기도 하고 예쁘다’고 말한 것은 이 사건 등록디자인의 특징의 구현에 I이 별로 기여한 것이 없음을 방증하는 것이다.

(3) 이와 달리 F는 G에게 메일과 메시지를 통해 제품의 디자인도면과 사용되는 재료에 대한 자료, 실제 제작된 샘플 사진 등을 보냈는데, 이는 F가 이 사건 등록디자인의 창작을 주도하였음을 보여준다. 또한 G에서 F에게 보낸 메일중에는 첨부된 디자인에 대하여 ’Designed by Paratuss'라는 내용이 기재되어 있기도 한데, 이는 이 사건 등록디자인이 F의 E에 의해 디자인되었다는 것을 보여주는 것이다.

(4) G의 직원 김성철이 F에게 보낸 이메일 내용은, 스마트링 제품의 웹페이지를 제작함에 있어서 스마트링 제품의 링, 연결부, 패드, 접착력 등 경쟁제품에 대하여 가지는 디자인적 특징을 포함한 장점을 강조하기 위해 F에게 해당 정보의 제공을 요청하는 내용인데, 이 사건 등록디자인이 F뿐만 아니라 I(또는 G)이 공동창작한 결과물이라면 G의 직원이 그러한 정보를 F에게 요청하는 것은 경험법칙에 비추어 보면 자연스럽지 않다.

나. 디자인 등록을 받을 권리의 이전 여부

다음과 같은 사실과 사정을 종합하여 보면, 을 제16호증 계약의 위 조문은, 디자인의 창작자인 F와 이 사건 등록디자인의 창작에 이르기까지 조력한 I(또는 G)사이에서 대한민국과 국외에서의 독점적 실시권한을 정한 약정이라고 보아야 할 것이지, 이를 두고 창작자인 F가 가진 디자인 등록을 받을 수 있는 권리까지 포괄하여 G에게 양도하는 내용으로 해석할 수는 없으므로, 이와 전제를 달리하는 피고의 주장은 받아들이지 않는다(피고의 주장의 취지를 위 계약에 따라 피고가 이 사건 등록디자인에 대한 정당한 실시권을 가진다는 취지로 선해하여 그 주장의 당부에 관하여 보건대, G 또는 그 대표이사인 I이 을 제16호증 계약에 따라 F로부터 이 사건 디자인에 대한 통상실시권을 허락받아 이를 피고의 남편인 H에게 실시사업과 함께 양도함으로써 H이 통상실시권을 갖게 되었다고 하더라도, 그로써 권리자에게 대항하여 실시할 수 있는 사람은 위 계약의 당사자인 H일뿐, H의 처인 피고까지 이러한 권한을 갖게 되는 것은 아니라 할 것이므로, 위 주장 역시 받아들일 수 없다).

(1) 위 계약서에는 ‘디자인’이라는 문언이 명시되어 있지 않고, 단순히 ‘저작권과 판권일체’ 또는 ‘저작권 및 포괄적 권한’이라고만 기재되어 있다. 계약을 체결한 당사자가 비법률가라는 점에서 디자인권과 저작권의 개념을 구분하는 것이 쉽지는 않을 것이므로, 위 문언에는 ‘디자인권’이 포섭될 개연성이 있기는 하다. 그러나 위 계약의 상대방인 증인 I은 이 법원에서 ‘위 공동개발계약에 따라 개발된 디자인권이 등록될 수 있을지에 관하여 의문이 있어서 디자인 등록 출원을 하지 않았다’는 취지로 증언하였다. 따라서 위 계약 체결 당시, 위 계약의 당사자인 임만상은 창작된 디자인에 대하여 디자인권의 확보나 그 귀속문제는 염두에 두지 않은 것으로 보이므로, 위 문언에 디자인권 등록을 받을 권리까지 포섭된다고 해석하는 것은 당사자의 이와 같은 추정적 의사에 반하는 것이다.

(2) 계약이 이루어지게 된 동기와 경위에 관하여 본다

F가 을 제16호증 계약 체결 직전에 G에게 제안한 내용에서는 공동개발계약에 의해 창작된 결과물에 대한 ‘지적재산권을 공동소유’로 한다는 내용이 포함되어 있는 반면, 그 직후 체결된 계약에는 이러한 내용이 빠진 채로 ‘핸드폰 악세서리에 대한 저작권 및 포괄적 권한을 소유하기 위함이며’, ‘저작권과 판권 일체’라는 문언이 기재되어 있다. 따라서 이와 같은 경위에 비추어 보면 ‘지적재산권을 공유’한다는 기존의 논의내용은 폐기되고, 위 조문에 의하여 핸드폰 악세서리에 대한 디자인권을 포함한 일체의 지적재산권을 국내와 국외로 경계를 정하여 분담하는 내용으로 위 당사자들이 약정하였다고 볼 여지는 있다. 그런데, 이와 같이 해석하는 것은 디자인에 대한 단독 창작자인 F가 대한민국에서의 디자인에 대한 독점권을 확보할 권리를 포기하고 이를 G에게 이전한다는 중대한 불이익을 부과하는 것이므로, 이러한 경우에는 약정의 의미를 엄격하게 해석하여야 한다는 위 법리에 부합하지 않는 것이다(피고의 주장에 의하는 경우 F는 국외에서의 독점권을 갖게 되었다고 볼 여지도 있으나, 이 사건 등록디자인이 적용된 스마트 그립에 대하여 시장 접근성이 가장 좋은 우리나라에서의 시장을 포기한다는 것만으로도 창작자인 F에게 불리한 약정으로 보이고, 이에 나아가 디자인등록을 받을 권리까지 포기한다는 것은 G에 일방적으로 유리한 약정이 될 것이어서, 이 사건 공동개발계약의 경위에 비추어 볼 때 F가 이러한 약정을 선뜻 받아들였을 것으로 보이지 않는다).

(3) 2012. 5. 2.자 합의서 내용에 의하면 ‘F는 국외에서 제품을 생산 판매할 권한을 갖는다’는 내용이 포함되어 있다. 비록 위 계약서는 위 계약 말미에서 정한 바와 같은 공증이 이루어지지 않아 효력을 갖지 않더라도 위 합의된 내용은 여전히 참고할 만한데, 위 내용은 제품을 ‘생산 및 판매할 권한’만을 정하고 있을 뿐, 지적재산권의 귀속여부에 관하여서는 정하지 않고 있음을 알 수 있다. 또한 2012. 7. 7.자로 F가 보낸 항의메일에서도 F는 ‘G가 대한민국에서의 판매권리를 가지는데 해외에서 판매하는 것은 위 계약 위반’이라고 주장하였는바, 위 메일에서도 ‘실시 권한’만을 문제삼고 있음을 알 수 있다.

그런데, 디자인권 등록을 받을 권리의 귀속문제와 실시권한을 정하는 문제는 별개의 문제로서, 가령 F가 대한민국에서 디자인권 등록을 받을 권리를 그대로 보유하더라도, I 또는 G는 위 디자인권을 대한민국에서 독점적으로 실시할 권한을 갖는 것으로 약정하는 것은 얼마든지 가능한 것이고, 그와 같이 해석하는 것이 일방 당사자이자 단독 창작자인 F에게 중대한 불이익을 초래하지 않는 것이기도 하다. 따라서 계약의 문언은 디자인권의 귀속문제를 정한 것이 아니라, 실시권한을 분담한 것으로 보는 것이 자연스럽고 위 법리에도 맞다.

(4) 공동으로 어떤 제품을 개발하여 판매하되, 일방은 주로 개발업무를 담당하고 타방은 주로 영업업무를 담당하는 계약을 체결한 경우, 특별한 사정이 없는 한, 창작된 결과물에 대하여 당사자 사이에서 권리를 나누어 가지는 것이 일반적이지, 한쪽 당사자가 권리를 일방적으로 포기하는 것은 거래관행상 이례적인 것으로 보인다.

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5) 이 사건 소제기 후 1심에서 피고는 계약서를 증거로 제출하지 않은 채 I이 이 사건 등록디자인에 대한 통상실시권을 가지며, 피고의 남편 H이 I으로부터 스마트 그립사업을 양수함으로써 통상실시권을 가진다고 주장하였다(2015. 7. 8.자 피고 준비서면 4면 참조). 그러다가 제1심판결 선고 이후에서야 계약서를 제출하면서, 이에 의해 I이 스마트 그립 제품에 대하여 포괄적인 저작권과 판권 일체를 보유하게 되었고, 피고의 남편 H이 사업을 인수함으로써 위 권리는 H에게 이전되었으며, 피고는 H의 정당한 권원에 의해 실시하는 것이므로 디자인권 침해가 아니라고 주장하였을 뿐, 디자인권 등록을 받을 권리가 위 계약에 의해 I 또는 G에게 이전되었다고는 주장하지 않았다(2015. 11. 25.자 피고 항소이유서 4면).

그러다가, 대법원에서 환송전 판결이 파기되어 이 법원에 이송된 후에 이르러서야 비로소 위 계약에 의해 ‘디자인권 등록을 받을 권리’까지 이전되었다고 주장하고 있는바(2019. 4. 12.자 피고 준비서면 2면 이하), 이러한 이 사건 소송에서의 주장 경위에 비추어 보더라도, G와 F가 을 제16호증을 작성할 당시 ‘디자인권 등록을 받을 권리’의 귀속문제까지 합의내용으로 삼았다고 해석하기에는 명확하지 않은 측면이 있음을 알 수 있다.

다. 자유실시디자인 여부

피고는, 통상의 디자이너가 다음과 같은 비교대상디자인 2 또는 3에 비교대상디자인 6을 결합함으로써 피고 실시디자인을 쉽게 창작할 수 있다고 주장한다(2019. 4. 12. 자 준비서면 17면 이하)

살피건대, 비교대상디자인 6은 핸드폰 악세서리에 관한 디자인으로서 물품이 속한 분야에서는 공통되기는 하나, 이는 피고 실시디자인이나 비교대상디자인 2, 3과 같이 스마트폰이나 핸드폰의 뒷면에 부착하는 것이 아니라, 스마트폰이나 핸드폰의 단부에 형성된 홈에 줄을 끼워 연결하여 사용하는 것이므로 이를 비교대상디자인 2, 3과 결합할 동기가 크지 않아 보인다.

또한 비교대상디자인 6의 링은 그 단부가 절단되어 평평한 면이 형성되어 있다는 점에서 피고 실시디자인의 링의 형태와 공통점이 있기는 하나, 피고 실시디자인의 링은 장식적 기능뿐만 아니라 스마트폰을 받쳐 안정성을 부여하는 보조스탠드로서의 기능을 수행하는 반면, 비교대상디자인 6의 링은 단지 반지형태에서 비롯된 것으로서 이러한 기능을 수행하지 않음을 알 수 있다.

따라서, 이 사건 등록디자인의 출원일인 2012. 3. 20. 현재, 통상의 디자이너가 비교대상디자인 6 중 나머지 부분은 그대로 둔 채 링 부분만을 떼어내어, 이를 비교대상디자인 2 또는 3에 결합함으로써 피고 실시디자인을 쉽게 도출할 수 있다는 주장은 통상의 디자이너가 피고 실시디자인을 보고서야 가능한 사후적 고찰을 전제로 한 것이라 할 것이므로, 위 주장 역시 받아들이지 않는다.

라. 손해배상액

다음과 같은 증거와 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정, 즉 피고가 생산 및 판매한 제품군은 SS 시리즈 5종, SS 컬러 시리즈(7종), SS 플러스 시리즈 7종, Jewelry 시리즈 21종, Rhodium 시리즈 6종 등 총 5개 시리즈 46종인 사실(갑 제2호증), 그중 이 사건 등록디자인과 유사한 디자인이 적용된 제품군은 Jewelry 시리즈와 Rhodium 시리즈로서 전체 제품군 중 차지하는 비중은 58.69%(= 27종 ÷ 47종)인 점, 원고가 손해배상을 구하는 기간인 2014. 1. 1.부터 2015. 6. 30.까지 피고의 전체 매출액 193,798,833원 중 위 제품군의 비율에 해당하는 금액은 113,740,535원(= 193,798,833원 × 0.5869)인 사실(이에 관하여 당사자 사이에 다툼이 없다. 이 법원 제6회 변론조서 참조), I과 F가 주고받은 내용에 의하면 제품 1개당 제조원가는 2,400원 또는 3,000원인데(을 제2호증의 3, 을 제23호증), 피고가 인터넷 싸이트를 통해 실제로 판매한 제품의 개당 판매가는 12,000원 ~ 13,000원에 이르므로(갑 제2호증), 일응 판매가에서 제조단가를 제외한 금액은 8,000원 ~ 9,000원으로 볼 수 있는 점, 그런데 I(또는 G)은 이 사건 등록디자인의 완성에 이르기까지 초기 투자비용을 상당 부분 부담하고 판촉활동을 진행하는 등 적지 않은 비용과 노력을 들였는데, 이 사건 등록디자인이 적용된 스마트 그립 사업을 I으로부터 인수한 피고의 남편 H은 인수비용으로 7,000만 원을 지출하였으므로(을 제6호증), 결국 I이 지출한 비용과 노력을 피고의 남편 역시 상당 부분 부담하였다고 볼 수 있는 점, 피고는 피고의 남편의 사업인수 이후에 스마트 그립 판매사업을 시작하였으므로, H이 들인 비용은 결국 피고가 일정 부분 부담한 것으로 볼 수 있는 점, 위 판매가에서 제조단가를 제외하더라도 스마트 그립을 판매함에 있어서는 광고비, 각종 인건비, 세금 등 어느 정도의 변동비용이 불가피하게 발생하는 점 등을 종합하여 보면, 피고의 이 사건 등록디자인권 침해행위로 인한 손해액은 위 113,740,535원의 30%인 34,122,160원(= 113,740,535원 × 0.3)으로 정함이 타당하다.

정회목 변호사