[상표분쟁 등록무효] 선사용상표에 특정인의 인지도 내지 명성이 내포되어 있어 선사용상표가 특정 상품에 사용된 자체만으로 곧바로 특정인이 제조·판매하는 상품이라고 출처가 강하게 연상되는 경우 등에는 비록 선사용상표에 관한 사용기간이 짧거나 충분한 매출실적 등이 없더라도 선사용상표나 그 사용상품이 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 경우에 해당하는 것으로 보아 수요자를 기만할 염려가 있다고 본 판결

특허법원 2019. 8. 23. 선고 2018허9411 판결

1. 판결의 요지

특정인의 서비스표로 알려져 있었는지 : 선사용서비스표가 이 사건 참치요리전문점에서 사용된 기간은 1년 정도로 짧으나, 이 사건 등록서비스표의 출원 또는 등록 당시 원고가 제공하는 참치요리 관련 서비스표로 상당 정도 알려져 있었다고 인정된다.

원고는 2010년 무렵부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시까지 일반 공중에 대한 전파력이 높은 대중매체인 방송(KBS, MBC, SBS, 올리브TV 등 방송사)에 출연하였고, 원고의 ‘생참치 해체쇼’와 관련된 인터넷 기사를 수 개의 신문사에서 보도하였으며, 인터넷에서 ‘생참치 해체쇼’ 내지 ‘참치왕’ 등의 검색어로 검색하면 원고가 검색되었다. 위 대중매체 등은 원고를 소개할 때 원고가 참치 해체와 관련한 뛰어난 전문 기술을 가지고 있다는 의미에서 대체로 ‘참치왕 양승호’라는 명칭을 사용하였고, 일반 수요자들도 원고가 근무하는 매장을 맛집이라고 소개하고 있다. 이 사건 참치요리전문점에서 사용된 선사용서비스표는 위와 같이 참치요리 분야에서 이미 상당한 정도로 알려진 원고의 명칭을 그대로 사용한 것이고, 선사용서비스표에 따라 제공한 서비스도 ‘참치 요리’이다. 원, 피고가 이 사건 참치요리전문점의 상호를 ‘참치왕 양승호’로 하기로 하였던 점, 이 사건 동업계약 당시 피고 측이 자본금 전부를 출자하기로 하였던 점, 앞서 본 이 사건 참치요리전문점 개업 당시의 광고 내용 등에 비추어 보면, 피고 역시 이 사건 동업계약 당시 ‘참치왕 양승호’라는 명칭이 일반 수요자들에게 이미 상당한 정도 알려져 있어 그러한 명성을 이용하여 경제적 이익을 얻고자 위와 같은 조건으로 동업계약을 체결하였다고 보인다. 이 사건 참치요리전문점에서 원고와 함께 근무하였던 증인 김민식은 이 사건 참치요리전문점을 찾아오는 고객 중 대다수가 원고를 알고 찾아왔었다는 취지로 진술하고 있어, 선사용서비스표가 원고가 제공하는 참치요리를 제공하는 서비스업의 표지로서 일반 수요자들에게도 상당 정도 알려져 있었다고 보인다.

결론 : 이 사건 등록서비스표는 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용서비스표와 그 표장 및 서비스업이 동일·유사하므로, 그 지정서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스업의 출처를 오인·혼동하게 함으로써 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

2. 사실관계

1) 원고는 1994년부터 현재까지 참치 조리업을 하고 있는 자이고, 피고는 주식회사 C[2012. 2. 17. 프렌차이즈업(외식, 의류), 식품 유통업 등을 목적 사업으로 하여 주식회사 D이라는 명칭으로 설립되었다가 2013. 2. 28. 회사의 명칭을 주식회사 C으로 변경하면서 일반음식업을 목적 사업에 추가하였다]의 대표이사이다.

2) 피고는 2012년 12월 경 원고에게, 피고가 자금을 부담하고 원고는 자신의 명칭과 참치조리 기술을 제공하는 방식으로 ‘참치왕 A’라는 상호의 프랜차이즈 및 유통 사업을 함께 할 것을 제안하였다. 이에 원고는 피고가 대표이사로 있는 주식회사 D과 사이에 2012. 12. 1. 업무협약(동업)계약(이하 ‘이 사건 동업계약’이라 한다)을 체결하였다.

3) 원고와 피고는 이 사건 동업계약의 체결 후인 2013년 3월 무렵 F호에서 ‘참치왕 A’라는 상호(이하 ‘선사용서비스표’라고 한다)로 참치요리전문점(이하 ‘이 사건 참치요리전문점’이라 한다)을 개업하였고, 주식회사 C은 2013. 3. 12. 영업소 명칭을 ‘참치왕 A(본점)’로 하여 영업을 신고하였다.

4) 원고와 피고는 위 개업일부터 선사용서비스표를 사용하여 이 사건 참치요리전문점을 함께 운영하다가 2014년 4월 무렵 이 사건 동업계약을 종료하였고, 그 후 피고가 단독으로 이 사건 참치요리전문점을 운영하면서 아래 나항 기재 등록서비스표(이하 ‘이 사건 등록서비스표’라고 한다)를 출원하여 등록받았으며, 이후 화성시 동탄, 서울 강서구에서 이 사건 참치요리전문점의 지점을 개설하여 운영하고 있다.

나. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/출원일/등록일 : 서비스표등록 제322336호/2014. 5. 16./2015. 5. 19.

2) 구 성 : 

3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 참치전문간이식당업, 참치전문식당체인업, 참치전문레스토랑업

다. 선등록서비스표

1) 구 성 : 

2) 사용서비스업 : 서비스업류 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 중국음식점업, 패스트푸드식당업, 한국식 유흥주점경영업, 한식점업

3) 사용권자 : 강세구

라. 이 사건 소송의 경위

1) 원고는 2017. 5. 11. 피고를 상대로 특허심판원 2017당1442호로 “이 사건 등록 서비스표는 참치식당업계에서 원고가 직접 운영하는 식당으로 오인․혼동하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 표장이므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호에 해당한다.”라고 주장하면서 이 사건 등록서비스표에 관한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 11. 23. “청구인이 제출한 증거자료들만으로는 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 등록결정시에 국내의 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 서비스표라고 인식되어 있었다거나 특정인의 서비스 출처를 나타내는 것으로 알려졌다고 단정하기 어려운 이상, 나아가 표장 및 그 지정서비스업과 사용서비스업의 동일․유사 여부에 대하여 살필 필요 없이, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하지 않는다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라 한다)을 하였다.

3) 이에 원고는 이 사건 심결이 위법함을 이유로 피고를 상대로 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송을 제기하였다.

3. 법원의 판단

가. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가) 선사용서비스표의 알려진 정도

위 인정사실에다가 앞서 든 증거와 증인 N의 증언, 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 아래의 사정 등을 종합해 보면, 비록 선사용서비스표가 이 사건 참치요리전문점에서 사용된 기간은 1년 정도로 짧으나, 이 사건 등록서비스표의 출원 또는 등록 당시 원고가 제공하는 참치요리 관련 서비스표로 상당 정도 알려져 있었다고 인정된다.

(1) 원고는 2010년 무렵부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시까지 일반 공중에 대한 전파력이 높은 대중매체인 방송(KBS, MBC, SBS, 올리브TV 등 방송사)에 출연하였고, 원고의 ‘생참치 해체쇼’와 관련된 인터넷 기사를 수 개의 신문사에서 보도하였으며, 인터넷에서 ‘생참치 해체쇼’ 내지 ‘참치왕’ 등의 검색어로 검색하면 원고가 검색되었다.

(2) 위 대중매체 등은 원고를 소개할 때 원고가 참치 해체와 관련한 뛰어난 전문 기술을 가지고 있다는 의미에서 대체로 ‘참치왕 A’라는 명칭을 사용하였고, 일반 수요자들도 원고가 근무하는 매장을 맛집이라고 소개하고 있다.

(3) 이 사건 참치요리전문점에서 사용된 선사용서비스표는 위와 같이 참치요리 분야에서 이미 상당한 정도로 알려진 원고의 명칭을 그대로 사용한 것이고, 선사용서비스표에 따라 제공한 서비스도 ‘참치 요리’이다.

(4) 원, 피고가 이 사건 참치요리전문점의 상호를 ‘참치왕 A’로 하기로 하였던 점, 이 사건 동업계약 당시 피고 측이 자본금 전부를 출자하기로 하였던 점, 앞서 본 이 사건 참치요리전문점 개업 당시의 광고 내용 등에 비추어 보면, 피고 역시 이 사건 동업계약 당시 ‘참치왕 A’라는 명칭이 일반 수요자들에게 이미 상당한 정도 알려져 있어 그러한 명성을 이용하여 경제적 이익을 얻고자 위와 같은 조건으로 동업계약을 체결하였다고 보인다.

(5) 이 사건 참치요리전문점에서 원고와 함께 근무하였던 증인 N은 이 사건 참치요리전문점을 찾아오는 고객 중 대다수가 원고를 알고 찾아왔었다는 취지로 진술하고 있어, 선사용서비스표가 원고가 제공하는 참치요리를 제공하는 서비스업의 표지로서 일반 수요자들에게도 상당 정도 알려져 있었다고 보인다.

(6) 동업재산은 동업자의 합유에 속하는 것이고(민법 제271조 제1항 참조), 원고와 피고 측이 동업 계약을 체결하고 이 사건 참치요리전문점에서 영업한 이상 이 사건 동업계약이 종료된 2014년 4월 무렵까지는 선사용서비스표에 대한 권리 역시 원고와 피고에게 합유적으로 귀속된다고 보아야 할 것이고, 원·피고 사이에 위와 같이 이 사건 동업계약을 종료하면서 피고가 선사용서비스표에 관한 권리를 독점적으로 가지기로 약정한 바 없으므로, 선사용서비스표는 피고와의 관계에서 타인의 서비스표에 해당한다[피고도 같은 이유로 이 사건 등록서비스표를 출원하면서 참치왕 A라는 종전 상호를 그대로 출원한 것이 아니라 ‘참치왕 A’의 ‘양’자 뒤에 괄호 표시로 ‘洋’을 부가한 ‘참치왕 양(洋)승호’를 이 사건 등록서비스표로 출원하였고, 그 의미도 선사용서비스표와 달리 ‘태평양(洋)에 올라(昇) 참치를 잡는 배(號)’라고 주장하고 있다].

나) 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표의 동일 또는 유사 여부

다음의 사정 등에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와 외관이 상당히 유사하고, 호칭 및 관념이 동일하여 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표가 동일, 유사한 서비스에 공존하는 경우에는 서비스출처의 오인이나 혼동을 일으킬 염려가 있을 것으로 보이므로, 양 표장은 동일 또는 유사하다.

(1) 피고는 이 사건 동업계약에 따라 개업한 이 사건 참치요리전문점에서 사용하던 간판인 ‘’를 이 사건 등록서비스표의 출원‧등록 후에도 계속하여 사용하였다. 그리고 2014. 2. 24. KBS의 “생생 정보통 플러스”, 2014. 9. 2. SBS의 “생방송 투데이”, 2016. 5. 16. MBC의 “생방송 오늘저녁”, 2017. 5. 11. “jtbc 오늘 굿데이”에서의 방송 내용과 관련하여 피고의 업체정보를 “참치왕 A”로 표시하고 있고, ‘News M KOREA’ 2016년도 8월자 잡지에 실린 피고의 소개 부분에도 “참치왕 A B 대표”라고 되어 있다. 위와 같은 사실을 고려하면, 이 사건 등록서비스표는 지정서비스업인 ‘참치전문간이식당업’과 관련하여 ‘참치왕 양(洋)승호’의 형태로 사용되었던 것으로 보이지는 않고 주로 ‘참치왕 A’의 형태로 표기, 호칭된 것으로 보인다.

(2) 이 사건 등록서비스표 ‘참치왕 양(洋)승호’는 선사용서비스표 ‘참치왕 A’의 ‘양’ 뒤에 괄호 표시로 ‘洋’을 부가하여 표기한 것에 불과하고, 부가된 글자 외에 나머지 글자는 동일하여 전체적인 구성과 지배적인 인상이 매우 유사하며, 이 사건 등록서 비스표가 도안화되어있지 아니한 점 등을 고려하면, 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표의 외관은 매우 유사하다.

(3) 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표는 모두 ‘참치왕 A’로 호칭되므로, 이 사건 등록서비스표와 선사용서비스표는 그 호칭이 동일하다.

(4) 앞서 살펴본 바와 같이 원고의 명칭인 ‘참치왕 A’가 생참치 해체쇼 등과 관련하여 상당한 정도로 알려져 있었던 것으로 보이고, 우리나라의 언어습관을 고려하였을 때 ‘참치왕 A’라는 명칭은 지정서비스업인 ‘참치전문간이식당업’ 등과 관련하여 참치요리와 관련된 뛰어난 능력을 가지고 있거나 유명한 ‘A’라는 사람을 가리키는 표현으로 인식될 여지가 높은 점, 이 사건 등록서비스표가 ‘참치왕 A’로 표기, 호칭된 것으로 보이는 거래 실정 등을 고려하면, 비록 이 사건 등록서비스표의 ‘양’ 부분에 바다를 의미하는 ‘洋’이 부가되었다고 하더라도, 그것만으로 피고 주장과 같이 ‘태평양(洋)에 올라(昇) 참치를 잡는 배(號)’라고 인식된다고 보기는 어렵고, 양 표장의 관념은 동일한 것으로 보인다.

다) 지정서비스업의 동일‧유사 여부

이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 참치전문간이식당업, 참치전문식당체인업, 참치전문레스토랑업과 선사용서비스표의 사용서비스업인 참치전문식당업은 동일하거나 유사한 서비스업에 해당한다.

나. 소결

이상의 검토결과를 종합하면, 이 사건 등록서비스표는 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용서비스표와 그 표장 및 서비스업이 동일·유사하므로, 그 지정서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스업의 출처를 오인·혼동하게 함 으로써 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다.

정회목 변호사