[특허분쟁 등록무효] 조사 프로그램부를 구체화하여 한정한 정정은 청구범위를 감축으로 적법하나 정정발명도 선행발명간 결합으로 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 부정된다는 판결

특허법원 2019. 7. 18. 선고 2019허1674 판결

1. 판결의 요지

구 특허법 제133조의 2, 제136조 제3항은, 특허무효심판의 피청구인은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 아니하는 범위 내에서 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있다. 여기서 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는 특허청구범위 자체의 형식적인 기재뿐만 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서와 도면 전체에 의하여 파악되는 특허청구범위의 실질적인 내용을 대비하여 판단하여야 한다. 만약 특허청구범위의 정정이 특허청구범위의 감축에 해당되고, 그 목적이나 효과에 어떠한 변경이 있다고 할 수 없으며, 발명의 상세한 설명 및 도면에 기재되어 있는 내용을 그대로 반영한 것이어서 제3자에게 예기치 못한 손해를 끼칠 염려가 없는 경우에는, 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당되지 아니한다.

이 사건 제2항 정정발명은 정정 전 이 사건 제2항 발명의 시청자 반응도 조사 프로그램부를 구체화하여 한정한 것이므로 특허청구범위를 감축한 경우에 해당한다. 정정 전 이 사건 특허발명의 상세한 설명 및 특허청구범위에 있는 기술 구성을 그대로 반영한 것일 뿐 새로운 구성을 특허청구범위에 추가한 것이 아니고, 정정사항 1 내지 3의 부가로 인해 새로운 목적과 작용효과가 발생한 것도 아니며, 제3자에게 예상하지 못한 손해를 입힐 염려도 없다. 따라서 이 사건 정정은 적법하다.

한편 이 사건 제2항 정정발명은 방송과 시청자 반응도 조사프로그램 모두 인터넷을 통해 이루어지는 반면, 선행발명 1은 시청자 반응도 조사만 인터넷을 통해 이루어지고 TV 방송은 공중파 등을 이용한다는 점에서 차이가 있다. 그러나 이는 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 5 또는 선행발명 1에 선행발명 5와 선행발명 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 그 진보성이 부정된다.

선행발명 1에서는 공중파 등을 이용한 TV 방송과 인터넷을 이용한 반응도 조사의 전송방식이 달라서 그런 것일 뿐, 인터넷 방송 기술이 도입된 상황에서 인터넷 방송을 하면서 선행발명 1에 나타난 인터넷을 통한 시청자 반응도 조사를 도입하는 데 어려움은 없다고 볼 수 있다. 또한 ‘정보 기술을 이용한 원격교육 및 통상 교육’이라는 제목의 논문인 선행발명 5에는 인터넷 강의 영상과 채팅창이 컴퓨터 화면에 동시에 표시되어 수강생들이 강의에 대한 의견을 즉시 표시할 수 있는 구성이 나타나 있다. 그리고 TV 시청자들의 반응을 조사하고 이를 반영하며 시청자들과 공유하는 쌍방향 소통 방법은 이전부터 존재했던 것이므로, 선행발명 1과 선행발명 5를 결합하는 데 어려움이 있다고 볼 수는 없다. 실시간으로 시청자들의 호응 정도를 체감할 수 있는 효과는 실시간 쌍방향 소통이 가능한 인터넷의 속성에 의한 것으로서 선행발명 1에도 나타나 있고, 반응키를 통한 신호로서 데이터 부하를 최소화한다는 효과는 채팅 프로그램 대신 미리 답변을 정한 시청자 반응 조사 프로그램을 사용함에 따라 당연히 예상되는 효과에 불과하다.

2. 사실관계

가. 피고의 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭: 인터넷 방송 시청자 반응도 조사방법 및 그 시스템

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2000. 6. 22./ 2002. 12. 17./ 특허 제366708호

3) 정정 후의 청구범위

청구항 1. PC단말기를 통해 인터넷 방송 프로그램을 시청하는 시청자들의 방송에 대한 반응도를 조사하는 방법에 있어서, 시청자들이 인터넷 방송에 접속하는 단계; 상기 접속된 이용자가 방송 프로그램을 시청하면서 자신의 방송에 대한 반응을 본 발명을 통해 선택하는 단계; 상기 선택된 시청자의 반응을 반응에 해당하는 고유 신호를 방송국으로 전송하는 단계; 상기 전송된 신호를 방송국에서 수신하여 수신된 다수의 신호를 통해 통계적 수치를 추출하여 전반적인 시청자들의 의견을 얻어내는 단계; 상기 단계를 통해 얻어진 결과적인 시청자들의 의견을 방송에 반영하고 그래픽 처리 또는 결과 데이터로 각각의 시청자 단말기에 전송하는 단계; 상기 단계에 의해 전송되는 신호를 시청자 단말기에서 수신하여 영상 재생 프로그램을 통해 방송영상과 그래픽으로 제공하고 시청자 반응조사 프로그램을 통해 신호에 해당하는 반응키의 효과음을 시청자에게 제공하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 인터넷 방송 시청자 반응도 조사방법.

청구항 2. PC단말기를 통해 인터넷 방송 프로그램을 시청하는 시청자들의 방송에 대한 반응도를 조사하는 시스템에 있어서, 시청자의 상기 PC단말기에 설치되어 시청자가 방송을 시청하다가 자신의 프로그램에 대한 반응을 나타내기 위한 시청자 반응도 조사 프로그램부(도3)와 상기 프로그램부에서 전송되는 신호의 처리를 위한 반응도 처리 서버부(도4)로 구성되고 상기 시청자 반응도 조사 프로그램부는 다양한 반응키의 각각에 해당하는 미리 설정된 고유의 반응 신호를 인터넷을 통해 상기 반응도 처리 서버부로 전달함으로써 시청자의 프로그램에 대한 반응을 나타내고, 상기 시청자들의 결과적인 의견을 상기 반응도 처리 서버부로부터 영상 신호와 함께 결합하여 인터넷을 통해 전송되는 이진신호 형태로 수신하고, 상기 수신된 이진신호가 어떤 반응키에 해당하는지를 분석하여 상기 인터넷 방송 프로그램에 대한 시청자들의 반응을 시청자들에게 실시간으로 제공하는 것을 특징으로 하는 인터넷 방송 시청자 반응도 조사 시스템.

나. 사건의 경과

1) 원고는 2016. 10. 28. 특허심판원에 피고를 상대로 이 사건 특허발명 중 청구항 2, 5, 6에 관하여 등록무효심판을 청구하였다(2016당3404). 피고는 2017. 3. 24. 이 사건 특허발명의 청구항 1 내지 3, 5, 6을 정정하고, 청구항 4를 삭제하기 위한 정정청구(이하 ‘이 사건 정정청구’라 한다)를 하였다.

2) 특허심판원은 2017. 6. 21. ‘이 사건 정정청구는 적법하므로 이를 인정하고, 정정된 청구항 2, 5, 6 발명은 진보성이 부정되지 않는다’는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

3) 원고는 특허법원 2017허5436으로 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고, 환송 전 당심은 2018. 4. 26. ‘이 사건 정정은 적법하고, 이 사건 제2, 5, 6항 정정 발명은 신규성이 부정되지 않으며, 선행발명들이나 주지관용기술들의 결합에 의하더라도 진보성이 부정되지 않는다’는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결(이하 ‘환송 전 당심 판결’이라 한다)을 선고하였다.

4) 이에 대하여 원고가 상고하였고, 대법원은 이를 2018후10800으로 심리한 다음 2018. 12. 27. ‘이 사건 정정청구가 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하지 아니한다는 원심의 판단은 정당하나, 이 사건 제2, 5, 6항 정정발명의 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 것은 위법하다’는 이유로 환송 전 당심 판결을 전부 파기환송하는 판결을 선고하였다.

3. 법원의 판단

가. 이 사건 정정의 적법 여부

이 사건 제2항 정정발명은 정정 전 이 사건 제2항 발명의 시청자 반응도 조사 프로그램부를 구체화하여 한정한 것이므로 특허청구범위를 감축한 경우에 해당한다.

정정 전 이 사건 제4항 발명은 “시청자 반응도 조사 프로그램은 다양한 반응키 각각에 해당하는 고유의 반응 신호를 방송국에 전달하기도 하고 방송국으로부터 전송되는 신호를 수신하기 위한 신호 송․수신부”와 “방송국으로부터 수신된 수신된 신호가 어떠한 반응키에 해당하는 지를 분석하는 신호 감지 및 분석부” 및 “신호에 해당하는 반응키의 효과음을 재생하도록 하는 음향효과 재생부” 기재를 포함한다. 위 기재에 의하면 정정 전 이 사건 제4항 발명은 시청자 반응 신호를 시청자 단말의 시청자 반응도 조사 프로그램에서 방송국의 반응도 처리 서버부로 전송하고, 방송국에서 통계 처리된 시청자 의견을 다시 시청자 단말로 전송하는 구성을 포함하는데, 이는 정정사항 1, 2와 실질적으로 같다. 정정 전 이 사건 제4항 발명에는 “반응키 고유의 신호는 영상 신호와 함께 결합하여 데이터 전송로를 통해 전송되기에 적합한 이진신호”로 기재되어 있어, 이진신호로 전송하는 구성을 포함하고 있으므로 정정사항 3과 실질적으로 같다.

게다가 정정 전 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 아래와 같이 시청자 단말의 시청자 조사 프로그램과 방송국의 반응도 처리 서버가 반응키에 해당하는 고유의 신호를 이진신호로 설정하여 송수신하는 기술이 기재되어 있으므로 정정사항 1~3은 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 기재된 범위 내에 있다.

시청자에게 반응도를 실시간으로 제공하기 위하여 필요한 데이터 부하를 최소화 하는 목적 및 효과는 ‘고유의 반응키’를 통해 시청자의 반응을 전달하게 됨으로써 나타나는 것으로, ‘고유의 반응키’는 정정 전 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있던 것일 뿐만 아니라 정정 전 이 사건 특허발명에서 종래기술과 대비되는 특징적 기술로 기재하고 있다. 따라서 원고가 주장하는 목적 및 효과는 정정 전 이 사건 특허발명에 당연히 포함되었고, 정정 전 특허청구범위에 내재된 것에 불과하다.

정정을 통해 특허청구범위에 기재된 구성요소를 한정할 때 반드시 명세서에 기재된 한정사항을 모두 기재할 필요는 없고 필요한 부분만을 가져와 한정하면 된다. 앞서 본 바와 같이 원고가 주장하는 새로운 목적 및 효과는 정정 전의 특허청구범위에 이미 내재된 것이고 정정사항 1 내지 3은 발명의 상세한 설명 및 특허청구범위에 기재된 것을 그대로 반영한 것이므로 제3자에게 예기치 못한 손해를 줄 염려가 없다.

나. 이 사건 제2항 정정발명의 진보성 유무

이 사건 제2항 정정발명과 선행발명 1의 위와 같은 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 5 또는 선행발명 1에 선행발명 5와 선행발명 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 그 진보성이 부정된다.

(1) 선행발명 1에서는 공중파 등을 이용한 TV 방송과 인터넷을 이용한 반응도 조사의 전송방식이 달라서 그런 것일 뿐, 인터넷 방송 기술이 도입된 상황에서 인터넷 방송을 하면서 선행발명 1에 나타난 인터넷을 통한 시청자 반응도 조사를 도입하는 데 어려움은 없다고 볼 수 있다. 또한 선행발명 5에서 ‘영상 및 음성 스트림이 IP 네트워크를 통해 시간적으로 동기화되며 상이한 공간에 있는 학생들에게 방송된다. 학생들은, 네트워크를 통한 음성 시스템 또는 IRC 또는 유사한 클라이언트 전자 회의 소프트웨어를 이용하여, 교사와 실시간으로 상호작용할 수 있다.’(선행발명 5의 2면 2번째 단락), ‘실시간 강의를 위하여, 강의실에서 생성된 음성 및 영상 스트림은 인터넷을 통하여 시간적으로 동기화되며 상이한 공간에 있는 학생들에게 방송된다. ...(생략)... 또한, 도 1에는 WWW 기반의 온라인 채팅 창이 포함된다. 이 기능은 원격 위치의 학생들이 실시간 교육 동안 교육자와 상호작용할 수 있도록, 예컨대, 질문 또는 이미지 또는 음성/영상 클립을 제출하고 이를 추후 학급 선행발명 5의 <도 1>에 표시 또는 재생하여 적절한 응답을 받을 수 있게 한다.’(선행발명 5의 4면 2~3번째 단락, 도 1참조)라고 기재되어 있는 점을 고려하면, 선행발명 5에는 인터넷 강의 영상과 채팅창이 컴퓨터 화면에 동시에 표시되어 수강생들이 강의에 대한 의견을 즉시 표시할 수 있는 구성이 나타나 있다. 그리고 TV 시청자들의 반응을 조사하고 이를 반영하며 시청자들과 공유하는 쌍방향 소통 방법은 이전부터 존재했던 것이므로, 선행발명 1과 선행발명 5를 결합하는 데 어려움이 있다고 볼 수는 없다.

이 사건 제2항 정정발명은 인터넷 방송과 인터넷을 통한 시청자 반응도 조사를 통합하는 기술적 수단을 제시하고 있는 것이 아니라 단지 이들이 함께 이루어진다는 관념만을 제시하고 있을 뿐이므로, 선행발명 1과 선행발명 5를 결합하려면 선행발명 1의 설계를 변경하여 인터넷으로 통합해야 하는 등의 기술적 어려움이 있다는 사정을 이 사건 제2항 정정발명의 진보성 판단에 고려할 필요도 없다.

(2) 한편, 이 사건 제2항 정정발명은 ‘사전 질문지’ 없이 시청자가 ‘반응키’에 미리 설정된 고유의 반응신호를 선택하여 프로그램에 대한 반응을 나타내는 반면, 선행발명 1에서는 시청자가 TV를 시청하다가 웹 사이트에 접속하여 ‘미리 설정된 질문’에 대해 응답하게 된다. 하지만 이 사건 제2항 정정발명에서도 사전에 어떤 질문인지를 알려주어야 시청자가 미리 입력된 반응키에 따라 답변할 것이므로, 위와 같은 ‘사전 질문지의 유무’에 양 발명이 차이가 있다고 할 수 없다. 또한 선행발명 6에는 ‘피드백 인터페이스(42)를 이용함으로써, 사용자는 추가적인 많은 시간을 들이지 않더라도 특정 주제에 대한 피드백을 빠르고 쉽게 입력할 수 있다.’(선행발명 6의 컬럼 6, 36~38줄) 및 ‘피드백 인터페이스(42)는 또한 일렬의 아이콘들(76)을 포함한다. 이 아이콘들 각각은 피드백 아이템을 더 정의하는 선택 목록을 제공하기 위해 학습자에 의해 선택될 수 있다.’(선행발명 6의 컬럼 16, 27~29줄 및 도 5a 참조)라는 기재가 있어, 제2항 정정발명의 ‘반응키’에 대응하는, ‘일련의 아이콘들에 선택 목록이 미리 할당된 구성’이 이미 나타나 있기도 하고, 이러한 요소를 도입하는 데에도 어려움은 없다.

(3) 또한 실시간으로 시청자들의 호응 정도를 체감할 수 있는 효과는 실시간 쌍방향 소통이 가능한 인터넷의 속성에 의한 것으로서 선행발명 1에도 나타나 있고, 반응키를 통한 신호로서 데이터 부하를 최소화한다는 효과는 채팅 프로그램 대신 미리 답변을 정한 시청자 반응 조사 프로그램을 사용함에 따라 당연히 예상되는 효과에 불과하다.

(4) 그렇다면, 이 사건 제2항 정정발명은 종래의 인터넷을 이용한 시청자 선호도 조사방법을 인터넷 방송에 단순히 전용한 것에 불과하고, 이를 구현하는 기술적 요소를 포함하고 있는 것도 아니므로, 그 진보성이 부정된다

다. 결론

이 사건 제2, 5, 6항 정정발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 5, 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 그 진보성이 부정되어 특허가 무효로 되어야 한다.

정회목 변호사