특허법원 2019. 8.
23. 선고 2018나2018 판결
1.
판결의 요지
피고가 원고의 거래처 등에게 발송한 이 사건 각 통지는 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당(이하 ‘이 사건 불법행위’라 한다)하는 것으로 보인다.
①비록 원고가 보내온 디자인 시안에 피고 측이 상품성 확보를 위한 최종적 수정을 지시하였으며 원고가 허리온팩의 금형비 부담을 거부하여 피고가 금형비를 전부 부담한 점을 고려하더라도, 피고측은 등록디자인을 김장치와 원고 측이 공동으로 창작하였음을 알거나 알 수 있었음에도 불구하고 이를 단독으로 출원하여 디자인등록을 받았음을 인식한 것으로 보이므로 결국 디자인권에 무효사유가 존재함 역시 알 수 있었던 것으로 보인다.
②피고는, 원고가 GS 홈쇼핑에 피고 제품이 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하자, 공급계약을 해지하고 원고가 피고의 디자인권을 침해하였다고 주장하면서 원고의 거래처인 홈앤쇼핑 등에 이 사건 각 통지를 하였다. 그런데 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건 각 통지는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 통지를 발송할 때는 신중할 것이 요구된다. 나아가 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대하여 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다고 할 것이다.
그럼에도 피고는 오히려 앞서 본 바와 같이 2017. 11. 7. 피고 사무실에서 원고 직원들과 B 사이의 등록디자인 관련 논쟁이 있은 13일 후 원고의 거래처들에 ‘허리온팩을 판매하는 행위도 이 사건 디자인권을 침해할 수 있다’는 단정적인 취지의 이 사건 각 통지를 하였는바, 이러한 통지행위는 정당한 권리행사의 한계를 넘는 것으로 보인다. 등록디자인의 진정한 창작자가 누구인지를 객관적으로 알기 어려웠을 상황이었을 원고의 거래처들은 이 사건 각 통지에 따라 허리온팩의 판매를 중단할 수 밖에 없었을 것으로 보인다.
2.
사실관계
가. 당사자의 지위
원고는 2014. 9. 18. 생활용품, 섬유, 화장품, 미용기기 수출·수입업 등을 목적으로 설립된 회사로서, 2014. 11.경부터 생리통 완화 용도의 찜질패드를 개발하기 시작하였고, 2015. 5.경 아랫배에 부착하는 직사각형 형태의 ‘허브온팩‘ 찜질패드 제품을 출시하였다. 원고는 2015. 12.경 허리 뒤 꼬리뼈와 척추 사이에 부착하여 허리 통증 등을 완화시켜주는 ’허리용 허브온팩‘(이후 제품명이 ’메디힐리 허리온팩‘으로 결정되었다, 이하 ‘허리온팩’이라 한다) 찜질패드를 개발하기로 하였다. 피고는 1998. 1. 1.경 설립된 핫팩, 아이스팩 제조·판매 회사이다.
나. 피고의 허리온팩 공급
원고 직원인 소외 E, F는 2016. 2. 16. 피고 사무실에서 피고의 사실상 운영자인 소외 G를 만나 원고의 기존 직사각형 제품인 허브온팩 공장 이원화를 위한 사전 조사 및 실사를 하였고, 원·피고는 2016. 3. 4. 상품 기획 개발에 있어 업무제휴에 관한 양해각서 및 비밀유지계약(이하 통틀어 ‘이 사건 공급계약‘이라 한다)을 체결하여 피고가 원고에게 허리온팩을 생산·공급하기로 합의하였다. 이에 따라 피고는 2016. 6.경부터 원고에게 허리온팩의 공급을 시작하였고, 원고는 이를 시중에 판매하였다.
다. 피고의 이 사건 등록디자인 등록
피고는 허리온팩 제품 판매가 시작된 후인 2016. 9. 30. 아래와 같은 이 사건 등록디자인에 대한 디자인등록출원을 하였고, 이 사건 등록디자인은 2017. 7. 5. 디자인등록이 되었다(이하 이 사건 등록디자인에 관한 디자인권을 ‘이 사건 디자인권’이라 한다).
1)
디자인등록번호/ 출원일/ 등록일 : 제0914125호/ 2016. 9. 30./ 2017. 7. 5.
2)
명칭 : 휴대용 발열팩
3)
디자인의 설명 : 재질은 직물, 종이 및 합성수지 등임. 본원디자인은 사용자의
등이나 허리 등에 부착하여 통증완화 등에 사용하는 것임. (이하 생략)
4)
디자인 창작 내용의 요점 : 본원디자인은 "휴대용 발열팩"의 형상과 모양의 결
합을 디자인창작내용의 요점으로 함.
5)
주요 도면
라. 원, 피고 사이의 분쟁
원고는 2017. 11. 7. 주식회사 H(이하 ‘H’이라 한다)에 피고가 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하며 피고의 바로핫팩 힐링패드 제품(이하 ‘피고 제품’이라 한다)을 판매하기로 예정된 방송의 중지를 요청하였고, 이에 따라 피고 제품의 홈쇼핑 방송이 무산되었다.
피고 역시 2017. 11. 20. 주식회사 I(이하 ‘I’이라 한다)에, 2017. 11. 22. J 주식회사(이하 ‘K’이라 한다) 및 H에 ‘피고가 원고에게 피고의 이 사건 등록디자인이 적용된 허리온팩을 공급하기로 하는 계약이 해지되었으니 원고의 허리온팩을 판매할 경우 판매자도 실시행위 독립의 원칙에 따라 피고의 이 사건 디자인권을 침해할 수 있다’는 취지의 각 통지(이하 ‘이 사건 각 통지’라고 한다)를 하였다.
마. 원고의 이 사건 등록디자인에 대한 무효심판 청구
원고는 특허심판원에 피고를 상대로, ‘이 사건 등록디자인은 원고 측이 단독 또는 원고 측과 G가 공동으로 창작한 것임에도 피고가 단독으로 디자인등록을 마친 것이므로, 이 사건 등록디자인은 모인출원에 해당하여 디자인보호법 제3조 제1항, 제39조에 의하여 무효로 되어야 한다’고 주장하면서 이 사건 등록디자인에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
이에 특허심판원은 위 심판청구를 2017당3679로 심리한 후 2018. 9. 14. “원고 측이 이 사건 등록디자인을 단독으로 창작하였다거나 그 창작에 실질적으로 기여하였다고 인정할 수 없다.”는 이유 등을 들어 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 이에 원고가 특허법원 2018허8234로 심결취소소송을 제기하였다.
3.
법원의 판단
가. 피고의 계약 해지 통지 및 제품 공급 중단 행위가 불법행위에 해당하는지 여부
다음과 같은 사정에 의하면, 피고의 이 사건 공급계약 해지 통지 및 허리온팩 공급 중단 행위가 원고에 대한 업무방해행위로서 불법행위에 해당한다고 단정하기 어렵다.
가) 원고는 침해자라 주장하는 피고뿐만 아니라 피고의 거래처인 H에 피고 제품이 원고의 특허권을 침해한다고 주장하며 피고 제품의 방송 중단을 요청하였으나, 원고의 허브온팩, 허리온팩 제품과 피고 제품의 단순 비교서와 원고의 특허권의 특허증 사본만을 제시하였고, 법무법인 우인에서 피고 제품이 원고 특허권을 침해한 것으로 보인다는 의견을 받았다고만 기재하고 있을 뿐 피고 제품이 원고의 특허권을 침해한다는 구체적인 근거를 제시하지 못하였다.
나) 이에 피고는 피고 제품이 원고의 특허권을 침해하지 아니한다는 취지로 다투면서 이 사건 공급계약에 대한 해지통지를 하였던 것으로, 그 경위에 비추어 보면 피고가 이 사건 공급계약 제6조의 계약을 계속 이행할 수 없는 중대한 사유가 발생하였다고 봄이 상당하다.
다) H의 MD는 원고 및 피고에게 부제소확약서 및 합의서를 작성하도록 하였으나 피고만이 부제소확약서 및 합의서를 작성하였고 원고는 아무런 답변이 없었다.
라) 피고는 해지통보 이후 적어도 잔여 물량에 대하여는 원고에게 미수금을 지급받는 것을 조건으로 원고에게 공급하려 하였고, 피고가 원고에게 공급하지 못한 물량의 상당 부분은 원고가 제공한 스티커의 불량이 그 원인이었던 것으로 보인다.
나. 피고의 이 사건 각 통지가 불법행위에 해당하는지 여부
다음과 같은 사정을 보태어 보면, 피고가 원고의 거래처 등에게 발송한 이 사건 각 통지는 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 원고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 제750조의 불법행위에 해당(이하 ‘이 사건 불법행위’라 한다)하는 것으로 보인다.
가) 앞서 본 바와 같이 비록 원고가 보내온 디자인 시안에 피고 측이 상품성 확보를 위한 최종적 수정을 지시하였으며 원고가 허리온팩의 금형비 부담을 거부하여 피고가 금형비를 전부 부담한 점을 고려하더라도, 피고측은 이 사건 등록디자인을 G와 원고 측이 공동으로 창작하였음을 알거나 알 수 있었음에도 불구하고 이를 단독으로 출원하여 디자인등록을 받았음을 인식한 것으로 보이므로 결국 이 사건 디자인권에 무효사유가 존재함 역시 알 수 있었던 것으로 보인다.
나) 또한 앞서 보았듯이 피고는, 원고가 H에 피고 제품이 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하자, 이 사건 공급계약을 해지하고 원고가 피고의 이 사건 디자인권을 침해하였다고 주장하면서 원고의 거래처인 I 등에 이 사건 각 통지를 하였다. 그런데 등록디자인권자라고 하더라도 독자적인 판단에 따라 누구에게나 어떠한 행위든 임의로 요구할 권리가 있다고 볼 수는 없으며, 재판받을 권리에 의해 원칙적으로 정당화되는 제소 및 소송수행과 달리 이 사건 각 통지는 사법적 구제절차를 선취 또는 우회할 목적으로 이루어지는 자력구제의 성격을 가지는 것으로 법적 제도를 통한 분쟁 해결이라는 법치주의의 이념을 훼손할 우려가 크므로, 등록디자인권자가 이러한 통지를 발송할 때는 신중할 것이 요구된다.
나아가 디자인권 등의 침해 의심 제품의 경우 그 생산자 외에 그 생산자의 거래처 등에 대해서까지 침해 의심 제품의 판매·광고 등에 대한 경고 등을 할 때는 그로 인하여 생산자의 영업상 신용을 훼손할 우려가 크므로 생산자에 대하여 그러한 경고 등을 할 때보다 침해 여부 판단에 더욱 세심하고 고도한 주의가 요구된다고 할 것이다. 그럼에도 피고는 오히려 앞서 본 바와 같이 2017. 11. 7. 피고 사무실에서 원고 직원들과 G 사이의 이 사건 등록디자인 관련 논쟁이 있은 13일 후 원고의 거래처들에 ‘허리온팩을 판매하는 행위도 이 사건 디자인권을 침해할 수 있다’는 단정적인 취지의 이 사건 각 통지를 하였는바, 이러한 통지행위는 정당한 권리행사의 한계를 넘는 것으로 보인다. 이 사건 등록디자인의 진정한 창작자가 누구인지를 객관적으로 알기 어려웠을 상황이었을 원고의 거래처들은 이 사건 각 통지에 따라 허리온팩의 판매를 중단할 수 밖에 없었을 것으로 보인다.
다. 손해배상
피고의 이 사건 불법행위로 인하여 원고에게 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해가 발생하였음이 인정되므로, 피고는 원고에게 그 손해를 배상할 책임이 있고, 갑 제52호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고의 이 사건 불법행위로 인하여 아래와 같은 손해를 입게 되었고 원고가 입은 손해는 10,000,000원 이상이라는 점이 인정된다[원고의 불법행위(영업방해)에 근거한 손해배상 청구가 인정될 경우 그 손해배상액이 10,000,000원 이상이라는 점에 대하여는 원·피고 사이에 다툼이 없다].
가) 원고는 피고가 2017. 11. 22. H에 원고의 허리온팩이 이 사건 디자인권을 침해한다는 취지의 통고서를 발송한 이후 2017. 12.부터 2018. 2.까지 예정된 H에서의 판매 기회를 상실하였다(피고가 2017. 11. 22. H에 통고서를 발송하였으므로 2017. 11.
21.
H의 방송 취소를 피고의 통고서 발송행위로 인한 것으로 보기 어렵다).
나) 원고는 피고의 통고서 발송행위로 인하여 I에서 허리온팩을 제외한 허브온팩으로만 구성된 세트 상품을 판매할 수밖에 없었다. 단조로운 상품 구성으로 인하여 2017. 11. 및 2017. 12. 방송에서 판매 부진을 겪었고, 2018. 1. 및 2018. 2.에 예정된 방송도 취소되었다.
다) 피고는 2017. 11. 22. K에도 통고서를 발송하였고, 이에 따라 원고가 허리온팩을 K에 납품할 수 없게 되었다.
그러므로 피고는 원고에게 10,000,000원을 지급할 의무가 있다.
정회목 변호사
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