[상표침해 손해배상] 침해금지청구에 관하여는 실제 침해태양에 한하여만 이를 받아들이고, 손해배상청구에 관하여는 피고의 상표불사용 주장을 배척한 다음 구 상표법 67조 5항에 따라 손해액을 직권인정해 일부인용한 판결

특허법원 2020. 5. 22. 선고 2019나1821 판결

1. 판결의 요지

(1) 원고는 등록상표 상표권자이다. 원고가 설립한 주식회사와 원고의 가족은 원고의 허락 하에 등록상표를 사용한 지정상품을 생산, 판매하였다. 피고는 화장품제조 등을 영업으로 하는 회사로, 등록상표와 동일 또는 유사한 사용상표를 붙여 판매하였다.

(2) 피고회사는 원고의 상표권을 침해하였다. 분쟁의 경과, 상표권침해를 부인하는 피고회사의 태도 등 제반사정을 고려하면, 위 침해기간 이후에도 다시 피고 회사 행위로 원고의 상표권이 침해될 우려가 있으므로, 구 상표법 65조에 따라 원고는 피고회사에 대하여 상표권침해행위의 금지 및 그 침해의 예방을 위하여 필요한 조치를 구할 수 있다. 따라서 피고 회사는 피고 사용표장이 표시된 피고 사용상품을 양도하거나 광고에 상표를 표시하여 전시, 반포하여서는 아니 되고, 자신의 사무소 등에 보관 중인 피고 사용상품에 표시된 사용표장을 제거할 의무가 있다. 원고는 사용표장이 표시된 사용상품의 ‘생산, 사용, 대여, 수입, 수출, 양도 또는 대여의 청약’의 금지도 구하나, 이 중 ‘생산, 사용, 대여, 양도 또는 대여의 청약’은 상표법이 정한 침해행위의 태양에 해당하지 아니하므로, 그리고 ‘수입, 수출’은 피고가 실제 침해행위를 하였다거나 침해행위가 임박하였다는 입증이 없어 금지명령을 할 필요가 없으므로, 모두 이유없다. 원고는 ‘사용상품의 폐기’도 구하나, 제반사정을 고려할 때 사용상품에 표시된 사용표장의 제거만으로도 충분히 침해예방의 효과를 달성할 수 있으므로 위 인정범위 내에서만 받아들인다.

(3) 손해배상책임의 발생을 본다. 피고들은 상표불사용에 따른 손해불발생을 주장한다. 상표법 67조 2항, 5항은 불법행위손해배상청구에서 손해에 관한 피고의 주장입증책임을 경감하는 취지의 규정이지 상표권침해사실만으로 손해발생사실을 추정하는 취지는 아니다. 다만 그 취지에 비추어 손해발생에 대한 주장증명은 손해발생의 염려나 개연성의 존재를 주장 증명하는 것으로 족하므로, 상표권자가 침해자와 동종영업을 하고 있음을 증명한 경우 특별한 사정이 없다면 상표권침해로 영업상 손해를 입었음이 사실상 추정된다. 원고는 그가 설립한 회사와 그의 가족에게 통상사용권을 설정해주고, 통상사용권자들이 등록상표를 지정상품에 표시해 사용했으므로, 피고회사의 상표권침해행위로 인해 손해발생염려가 인정되고, 그로 인해 원고가 손해를 입었음이 사실상 추정된다. 피고들의 위 주장은 이유없다.

(4) 손해배상책임의 범위를 본다. 구 상표법 67조 5항에 따라, 법원은 상표권침해소송에 있어 손해발생사실은 인정되나 손해액 입증이 사안의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론전체취지와 증거조사결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다. 이 경우 법원은 상표권침해의 경위와 배경, 상표권자와 침해자의 관계, 영업의 동종성 및 시장상황, 침해행위 속기간, 침해자가 분쟁 과정에서 보인 태도나 권리침해의 고의성, 그밖에 기록과 변론에 나타난 제반 사정을 종합적으로 고려하여 이를 산정할 수 있다. 변론에 현출된 매출 관련 자료는 모두 믿을 수 없거나 그것만으로 이익액을 산정하기 부족하고, 매출액 산정의 근거 자료가 모두 피고 영역에 있으므로, 이 사안은 성질상 손해액 입증이 성질상 극히 곤란한 경우에 해당한다. 원고가 설립했던 회사는 침해행위 개시 전 영업이익 적자를 기록하다 폐업한 점, 피고회사 이익발생에는 공동피고들의 신용이나 자본 등 요소도 기여한 점, 특허청이 조사한 평균상표사용료율 등 자료를 보면 매출액 중 1~2% 정도 금액을 사용료로 지급받을 수 있었다고 보이는 점 등 사정을 종합하면, 손해액은 일정액으로 직권 인정할 수 있다.

(5) 피고들은 구 상표법 67조 3항에 의해 원고의 손해액을 쉽게 산정할 수 있어 구 상표법 67조 5항이 적용되어서는 아니된다고 주장하나, 구 상표법 67조 각 항은 구체적 요건사실이 다르고 변론주의원칙상 법원은 원고가 주장한 조항을 적용하여야 하므로, 침해자는 같은 조 2항에 의하여 산정된 손해액이 같은 조 3항에 의하여 산정된 손해액보다 과다하다는 사정을 들어 같은 조 3항에 의하여 산정된 손해액으로 감액할 것을 다툴 수 없다. 따라서 피고들의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

2. 손해배상액에 대한 법원의 판단

1) 관련 법리

구 상표법 제67조 제2항은 “상표권자 또는 전용사용권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 상표권 또는 전용사용권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자 또는 전용사용권자가 받은 손해의 액으로 추정한다”고 규정하고 있고, 여기서 ‘권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 받은 이익액’은 특별한 사정이 없는 한 침해제품의 총 판매수익에서 침해제품의 생산․판매를 위하여 추가로 들어가는 비용(변동비용)을 공제한 한계이익으로 산정될 수 있다(대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 참조).

구 상표법 제67조 제5항은 “법원은 상표권 또는 전용사용권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다”고 규정하고 있는바, 이 경우 법원은 상표권을 침해한 자가 이를 침해하게 된 경위와 배경, 상표권자와 침해자 사이의 관계, 영업의 동종성 및 시장상황, 상표권 침해행위가 지속된 기간, 침해자가 분쟁 과정에서 보인 태도나 권리침해의 고의성, 그밖에 기록과 변론에 나타난 제반 사정을 종합적으로 고려하여 이를 산정할 수 있다(대법원 2005. 5. 27. 선고 2004다60584 판결 참조).

2) 판단

가) 구 상표법 제67조 제2항 적용 여부

앞서 든 사실관계와 갑 제21, 26호증, 을 제39~42호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 알 수 있는 아래와 같은 사정에 비추어 보면 을 제2 내지 5, 15, 16, 22 내지 25호증의 각 기재와 제1심 법원의 삼성세무서장 및 서울세관장에 대한 각 과세정보제출명령 회신결과만으로는 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 얻은 한계이익을 산정하기 어렵고, 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위에 의하여 받은 이익액을 산정하는 것이 극히 곤란하다고 판단된다.

(1) 피고 회사가 2018. 5. 17. 제출한 전산 매출데이터 자료(을 제2호증)에 따르면 피고 사용상품의 사업연도별 매출액은 아래 표 중 ‘매출액’란 기재와 같다. 한편 피고 사용상품의 판매단가는 거래처와 거래조건에 따라 개별적으로 정해지는데, 피고들이 제출한 2016년 월별 매출자료(을 제25호증)는 그 매출금액을 매출수량으로 나누어 구한 판매단가들 사이에 편차가 심하여 이를 근거로 판매단가를 산정하기는 어렵고, 피고 회사가 일부 도매상에 피고 사용상품을 판매한 단가는 3,200원부터 3,600원 사이인 것으로 보인다(을 제39호증 내지 을 제42호증). 또한, 피고 회사가 2016년에 홈페이지 등에서 일반 소비자에게 피고 사용상품을 판매한 단가는 대략 15,000원 정도로 보인다(갑 제26호증의 3, 4). 이를 종합해 보면, 피고 회사의 이 사건 상표권 침

해행위가 집중된 2016년 피고 사용상품의 판매단가는 평균 10,000원 정도로 보인다.

피고 회사의 제출 자료에 따른 매출액을 기초로 피고 사용상품의 평균 판매단가를 10,000원 정도로 보고 산정한 추정판매수량은 아래 표 중 ‘추정판매수량’란 기재와 같다.

(2) 그런데 피고 회사와 언론기관 등은 피고 사용상품에 관하여 아래와 같이 공지하거나 보도하였다.

① 에너지경제신문 2015. 1. 19.자 인터넷판에는 ‘피고 회사가 2014. 11. 피고 사용상품을 출시한 후 불과 3개월 만에 월 매출 3억 원대를 달성하면서 유명세를 떨치고 있다’라는 내용이 게재되었다.

② 시사뉴스타임 2015년 9월호에는 피고 C, D을 인터뷰한 내용이 게재되었는데, 그 중에는 ‘피고 회사가 2014. 11. 피고 사용상품을 출시한 후 3주 만에 매출 1억 원을 달성한 데 이어 2015. 5.에는 월 매출 9억 원을 돌파하는 성과를 이루었다’라는 내용이 포함되어 있다.

③ 피고 회사는 2015. 8. 28. 피고 회사의 홈페이지(www.K) 공지사항란에 피고 사용상품 판매량이 50만 개를 돌파한 것에 대한 고객 감사 이벤트를 실시한다고 공지하였다.

④ 이데일리 2015. 9. 2.자 인터넷판에 ‘피고 회사가 2014. 11. 피고 사용상품을 출시한 후 3주 만에 매출 1억 원 달성, 3개월 만에 월 매출 3억 원 달성, 최근에는 월 매출 9억 원을 달성할 정도로 상승세를 이어가고 있다’라는 내용이 게재되었다.

⑤ 이투뉴스 2016. 1. 20.자 인터넷판에 ‘피고 회사가 2016. 1. 16.까지 피고 사용상품의 판매수량이 150만 개를 돌파한 것에 대한 고객감사 이벤트를 실시한다’라는 내용이 게재되었다.

⑥ 피고 회사는 2017. 1. 9. 유튜브(You Tube)에 ‘200만개 후기 인증, 300만개 판매 기록’이라는 내용이 포함된 영상을 게시하였다.

⑦ 조선비즈(Chosun Biz) 2017. 5. 15.자 인터넷판에 ‘피고 사용상품이 2014. 11. 출시되자마자 월 매출 1억 원을 기록했고, 2016년 말 누적 판매량 200만 개를 돌파했다’라는 내용이 게재되었다

(3) 위와 같이 피고 회사가 공지하거나 언론기관 등이 보도한 내용에 비추어 보면, 피고 회사가 제출한 자료에 따른 위 ①항 기재 매출액과 그에 기초한 추정판매수량은 실제 매출액과 추정판매수량에 크게 미치지 못하는 것으로 보이므로 이를 실제 매출액과 판매수량이라고 단정하기 어렵다. 다만 피고 회사가 공지하거나 언론기관 등이 보도한 내용은 모두 피고 회사의 영업성과 홍보활동과 관련된 것으로서 피고 회사가 자신의 영업성과를 홍보하면서 피고 사용상품 판매수량을 실제보다 다소 과장하였을 가능성을 배제할 수 없으므로, 피고 회사가 공지하거나 언론기관 등이 보도한 피고 사용상품 판매수량이 실제 판매수량이라고 쉽게 단정하기는 어렵다.

(4) 제1심 법원의 삼성세무서장에 대한 과세정보제출명령 회신결과에 따른 피고 회사의 사업연도별 총매출액과 영업이익액은 아래 표 기재와 같다.

그러나 위 총매출액에는 피고 사용상품 이외의 피고 회사의 다른 상품의 매출액이 포함되어 있고, 달리 피고 사용상품의 매출액을 산정할 수 있는 자료가 없다. 설령 피고 사용상품의 매출액을 산정할 수 있다고 하더라도, 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 얻은 한계이익을 산정할 수 있는 자료가 없다. 또한, 기준경비율에 의한 소득금액 산정방식에 따른 이익액을 산정하는 데 필요한 주요경비에 관한 자료가 없으므로, 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 위 산정방식에 의하여 산정하기도 어렵다.

나) 구 상표법 제67조 제5항에 따른 손해배상액 산정

(1) 앞서 본 바와 같이 이 사건은 상표권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 직권으로 구 상표법 제67조 제5항에 따라 손해배상액을 산정하기로 한다.

(2) 앞서 든 증거, 갑 제10, 17, 21, 26, 37호증, 을 제2~5, 15, 16, 19, 22~25, 31~34, 36~44호증의 각 기재와 변론 전체의 취지 및 경험칙을 종합하여 인정할 수 있는 아래와 같은 사정들을 종합하여 보면, 원고가 이 사건 상표권 침해로 인하여 입은 손해액을 300,000,000원으로 평가함이 타당하다.

① 이 사건의 경우 손해액 산정을 위한 기초자료들이 피고 회사에 편중되어 있다. 피고 회사는 이 사건에서 피고 회사의 피고 사용상품 매출액 등에 관한 자료를 제출하였으나, 피고 회사와 언론기관 등이 피고 회사의 피고 사용상품에 관하여 공지하거나 보도한 내용에 비추어 보면, 피고 회사가 제출한 자료에 따른 피고 회사의 피고 사용상품 총매출액 6,604,127,937원은 실제 매출액과 상당한 차이가 있는 것으로 보인다.

② 앞서 살핀 바와 같이 피고 회사와 언론 등은 피고 사용상품에 관하여 2016년말 기준 누적판매량 200만 개라고 보도하거나, 2017년 1월 누적판매량이 300만개라고 광고하였는데, 이에 비추어 보면 피고 회사의 피고 사용상품 판매수량은 적어도 2,000,000개에 이르렀을 것으로 보이고, 피고 회사가 피고 사용상품의 판매로 얻은 매출액 역시 적어도 200억 원으로 추정된다. 이에 대하여 피고들은 피고 회사가 피고 사용상품 중 다수를 사은품, 기부품 등으로 무상으로 소진하였으므로 언론보도 및 홍보자료에 기초하여 피고 사용상품의 판매량을 산출할 수 없다고 주장하나, 피고 회사가 수년간에 걸쳐 시장의 신뢰를 저버리고 판매량 등을 현저히 속이는 위법 광고를 하였다고는 쉽사리 믿기 어려울 뿐만 아니라, 피고 회사의 사업연도별 총매출액과 영업이익액에 비추어 볼 때 위 언론보도 및 홍보자료에 따른 피고 사용상품의 판매량이나 매출액이 나름 일관된 추세로 나타나 있어 이 모두를 신빙성이 없다고 단정하기 어렵고, 달리 피고들의 주장을 인정할 만한 객관적인 자료가 부족하며, 설령 피고 회사가 피고 사용상품 중 일부를 고객들에게 사은품으로 제공하여 무상으로 양도하였다고 하더라도 이로 인한 상표권 침해는 여전히 인정되고, 다만 위와 같은 상표권침해 경위 등을 손해액 산정에 고려하면 족하다.

③ 피고 회사는 피고 사용상품을 단가 1,000원에 매입한 적도 있으나, 주로 단가 약 2,000원에 매입한 것으로 보인다(을 제37호증). 앞서 살핀 바와 같이 피고 회사의 침해행위가 집중된 2016년 당시 피고 사용상품의 평균 판매단가는 대략 10,000원 정도로 추정된다. 여기에 피고 회사가 제출한 피고 사용상품의 매입데이터 자료(을 제5호증)를 덧붙여 고려하면, 피고 회사의 피고 사용상품 판매에 따른 추정매출액은 아래 표 기재와 같다.

④ 주식회사 E은 2010년, 2011년 모두 영업이익 적자를 기록하다가 2015. 5. 31. 폐업하였다. 인터넷 포털사이트 네이버에 검색어를 ‘난다모 매직스톤’으로, 검색기간을 2014. 1. 1.부터 2014. 12. 31.까지로 하여 검색하였을 때 원고 또는 주식회사 E과 관련된 검색결과를 찾을 수 없다. 주식회사 E의 홈페이지 화면에는 자사 상품으로 ‘모발 오케이’, ‘난다모비누’, ‘난다무샴푸’ 등 주로 모발케어 제품을 판매하고 있고, ‘난다모’ 표장을 주로 사용하였던 것으로 보인다.

⑤ 한편 피고 회사의 이익 발생에는 이 사건 상표 이외에도 피고 C, D의 경영능력, 피고 회사의 자본, 기업 신용 등 여러 요소도 기여하였음이 명백하다. 특히, 다수의 언론기사는 피고 C, D의 SNS(소셜미디어)를 활용한 마케팅 등에 주목하여 ‘마케팅 성공사례’ 등으로 보도한 바 있다. 이러한 사정은 원고가 이 사건 상표권 침해로 인하여 입은 손해액을 산정함에 있어서 고려되어야 한다.

⑥ 한국경제연구원의 2018년 ‘브랜드 사용료 사례와 시사점’ 보고서에 의하면, 해외 기업의 경우 브랜드 사용료를 매출액의 1~3% 정도 지급하는 것이 일반적인 점, 특허청의 2013년 국내기업 동종업계 평균상표사용료율에 관한 설문조사결과에 의하면 매출액의 1% 미만이 전체의 16.2%(44.3%15)), 매출액의 1% 이상 3% 미만이 6.7%(18.3.%), 매출액의 3% 이상 5% 미만이 6.0%(16.4%), 매출액의 5% 이상 10% 미만이 4.9%(13.4%), 매출액의 10% 이상이 2.8%(7.6%), 그 외는 모른다는 응답이었는데, 이에 따르면 모른다는 응답을 제외할 경우 전체 중 평균값에 해당하는 부분은 대략 매출액의 1.5~2% 구간에 해당하는 것으로 보이는 점, 이 사건 상표는 2011. 3. 21. 등록되어 피고가 침해행위를 시작할 당시 등록된 지 3년 정도밖에 되지 않았고, 원고의 통상사용권자들이 이 사건 상표를 사용하긴 하였으나 매출액 규모 및 인터넷 포털사이트 검색결과 등에 비추어 볼 때 국내 일반 수요자 및 거래자에게 널리 알려졌다고 보기는 어려운 점, 원고의 통상사용권자인 주식회사 E 및 F은 각 ‘난다모’ 표장, ‘G’ 및 ‘소맥샴푸’ 등을 주된 표장으로 사용하고 탈모 관련 샴푸 등을 주력 상품으로 판매했던 것으로 보이고 이 사건 상표를 사용하여 판매한 상품은 비중이 상대적으로 낮은 것으로 보이는 점에다가 앞서 든 ②, ⑤의 사정을 덧붙여 고려하면, 원고는 동종업계의 다른 사업자와 이 사건 상표의 사용계약을 체결할 경우 이 사건 상표를 사용한 상품의 매출액 중 약 1~2% 정도의 금액을 사용료로 지급받을 수 있을 것으로 보인다.

(3) (가) 이에 대하여 피고들은, 원고의 손해액은 구 상표법 제67조 제3항에 의하여 쉽게 산정할 수 있으므로 구 상표법 제67조 제5항이 적용되어서는 아니 되고, 위 조항에 따라 손해액을 인정하여야 한다고 주장한다.

그러나 구 상표법 제67조의 각 항은 구체적 요건사실이 다르고 상표권자인 원고가 이를 증명하여야 하므로 변론주의 원칙상 법원은 원고가 주장한 조항을 적용하여야 하고, 상표권자 등이 주장하지 않은 조항을 직권으로 적용할 수 없다. 상표권자가 구 상표법 제67조 제2항에 의하여 손해액을 청구하여 그에 따라 손해액을 산정하는 경우에 침해자로서는 같은 조 제2항에 의하여 산정된 손해액이 같은 조 제3항에 의하여 산정된 손해액보다 과다하다는 사정을 들어 같은 조 제3항에 의하여 산정된 손해액으로 감액할 것을 주장하여 다투는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2014. 5. 29. 선고 2013다208098 판결, 대법원 2009. 8. 20. 선고 2007다12975 판결 등 참조).

앞서 살핀 바와 같이 피고 회사가 이 사건 상표권 침해행위로 인하여 얻은 한계이익을 산정하기 어렵고, 이 사건은 상표권의 침해행위에 관한 소송에 있어서 손해가 발생된 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로 구 상표법 제67조 제5항에 따라 손해배상액을 산정하는 것이 타당하다. 이와 다른 전제에 선 피고들의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

(나) 피고들은 설령 이 사건 협업계약이 상표사용약정에 해당하지 않는다고 하더라도 원고는 피고들이 원고로부터 상표사용허락을 받은 것으로 오인하도록 유도하였고, 피고 회사가 피고 사용표장을 사용하고 있음을 알면서도 묵인하여 원고의 과실로 인하여 손해가 확대된 것이므로 손해액 산정에 이러한 원고의 과실이 고려되어야 한다고 주장한다.

그러나 앞서 든 사실관계 및 증거와 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정 즉, 원고가 이 사건 협업계약 이후에도 2016. 5. 31. 피고 회사 및 2016. 6.경 피고 회사의 거래처들에 상표침해를 중지해 달라고 요청한 바 있는 점, 피고 회사는 이에 대하여 피고 회사 거래처들에 이 사건 상표가 압류되었고 불사용취소심결이 내려진 것을 근거로 피고 사용표장을 계속 사용할 수 있음을 주장하였을 뿐 원고로부터 상표사용의 허락을 받았다는 점을 소명한 바 없는 점 등에 비추어보면, 원고로 인하여 피고 회사가 상표사용을 허락받았다고 오인하였다거나 원고가 피고 회사의 상표사용을 묵인하였다고 보기 어려워 피고들의 이 사건 각 상표권 침해로 인한 손해의 발생 또는 확대에 원고에게 과실이 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 따라서 피고들의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

3) 소결론

그렇다면, 피고들은 공동하여 원고에게 손해배상금 300,000,000원 및 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

정회목 변호사