[상표분쟁 일사부재리] 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로 일사부재리 원칙에 위배된다고 본 판결

특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결

원고는 2017. 8. 14. 특허심판원에, 「 등록상표는 원고의 주지․저명한 선사용상표 1과 유사하므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호를 위반하여 등록된 것이어서 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 원고의 청구를 2017당2557 사건으로 심리한 다음, 2018. 10. 22. 「등록상표에 대하여 구 상표법 제7조 제1항 제11호 및 제12호에 해당하여 그 등록이 무효라고 주장하면서 제기한 이 사건 심판청구는 종전에 확정된 2012당1172 등록무효심판사건의 심결과 동일한 사실에 의한 것이다. 또한 원고가 제출한 증거들만으로는 원고의 선사용상표 1이 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다거나 등록상표의 출원 당시 수요자 사이에 특정인의 상표라고 현저하게 인식되는 주지 상표에 해당한다고 인정할 수 없으므로, 이 사건 심판에 제출된 증거는 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다. 결국 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것이어서 일사부재리 원칙에 위반되므로 부적법하다.」는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 각하하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

원고가 이 사건 등록무효심판을 청구하면서 주장한 무효사유인 구 상표법 제7조 제1항 제11호와 제12호는 확정 심결과 동일한 권리인 등록상표에 대하여 동일한 청구원인사실에 기하여 한 것이므로, 이 사건 심판청구는 ‘동일 사실’에 의한 청구에 해당된다. 결국 이 사건 심판청구가 일사부재리 원칙에 위배되는 것인지 여부는 원고가 이 사건에서 제출한 증거가 확정 심결의 그것과 동일한 것인지 또는 동일하지 않은지에 의해 판단되는 것이므로, 이하에서는 이 사건에서 원고가 제출한 증거가 확정 심결의 그것과 동일한 것인지 본다.

원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2006. 12. 29. 당시를 기준으로 하여 선사용상표들의 국내에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제83호증, 제84호증의 1, 2, 제85, 95호증, 제127호증의 1 내지 7, 제128호증의 1 내지 9의 각 기재를 종합하면, ‘벨로스포츠아시아’라는 상호로 스포츠용품 도․소매업을 영위하는 김성한이 2002년경부터 원고로부터 선사용상표들이 부착된 자전거를 수입하여 판매해오다가 2005. 11. 29. 원고와 사이에 위 자전거 등에 관해 정식으로 수입판매계약을 체결한 사실, 인터넷 포털사이트 네이버의 일부 블로그, 카페 등에는 원고의 선사용상표들을 부착한 자전거에 대한 글들이 게시되어 있는 사실 등을 인정할 수 있으나, 그 외에 원고의 선사용상표들을 부착한 자전거 등 제품의 국내에서 매출액, 광고 규모 및 광고 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 확인할 수 있는 자료가 전혀 없다. 결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내에서 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부와 관련하여 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 한 선사용상표들의 미국과 캐나다에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제98, 99, 111 내지 119, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 141호증, 제142호증의 1 내지 8의 각 기재를 종합하면, 원고가 1996년부터 캐나다에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 판매한 사실, 원고가 1997. 5. 16. "cervelo.com"이라는 도메인 네임을 등록한 사실, 이 사건 등록상표의 출원일 전에 캐나다에서 발간하는 잡지 등에 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 반복적으로 소개된 사실, 다수의 국제전시회에 원고의 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 전시된 사실, 인터넷 포털사이트인 구글을 통해 검색해보면 선사용상표들이 부착된 자전거 제품과 관련된 게시글이 수십 건 검색되고, 인터넷 쇼핑몰 등에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 판매되고 있었던 사실 등을 인정할 수 있다. 한편 갑 제143호증은 원고의 법무실장이 선사용상표들이 사용된 자전거 등 제품의 2014년도 매출액을 기준으로 ① 미국 및 캐나다의 공식 인플레이션율, ② 공식 연간 평균 캐나다화/미화 환율, ③ 사업특화정보를 고려요소로 하여 2001년도부터 2005년도까지의 미국 및 캐나다 내 매출액을 추정한 자료에 불과하므로, 이를 근거로 선사용상표들을 사용한 제품의 2001년도부터 2005년도까지 매출액을 인정할 수 없는데, 그 외에는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 부착된 자전거 등 제품의 미국 및 캐나다에서 매출액, 광고 규모 및 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다. 결국 위와 같은 인정사실만으로는 선사용상표들이 미국과 캐나다에서 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 볼 수 없다. 또한 앞서 본 바와 같이 원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들에 의할 때 이 사건 등록상표의 등록결정일을 기준으로 하더라도 선사용상표들이 국내에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려져 있었다고 볼 수 없는 이상, 그보다 앞선 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 할 때 선사용상표들이 국내에서 주지상표에 해당한다고 볼 수도 없다. 결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내 또는 미국과 캐나다에서 주지상표에 해당한다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 할 수 없다. 따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부와 관련하여 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

이상에서 살핀 바를 종합하면, 이 사건 심결에서 새롭게 제출된 증거들에 의하여는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호와 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 모두 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

정회목 변호사