[상표분쟁 손해배상] 피고의 표장사용은 원고 등록상표권에 대한 침해행위에 해당하므로 3천 만원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 인정한 사례

특허법원 2020. 8. 14. 선고 2019나1500 판결

 

1. 판결의 요지

 

원고는 피고가 ‘대웅’ 표장 및 ‘DW’ 표장을 사용한 것은 원고 등록상표 대웅 및 대웅전기산업㈜, 대웅전기산업㈜에 대한 침해에 해당하므로 피고는 원고에게 5천 만원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 주장하였다. 이 사건 제1심 판결은 피고들의 위 표장 사용은 원고 등록상표의 침해에 해당하고, 피고는 상표법 제110조 제6항에 따른 손해배상으로 3천 만원 및 이에 대한 지연손해금 상당액을 인정하였습니다.

 

2. 법원의 판단

 

가. 피고는 먼저, 피고가 'DAEWOONG HONGSAM MAKER' 표장에 대한 상표권을 가지고 있으므로, 위 상표와 동일성이 있는 이 사건 제1 표장을 사용할 정당한 권원이 있고, 따라서 피고의 이 사건 제1 표장 사용행위는 원고의 제1 등록상표에 대한 상표권 침해에 해당하지 않는다고 주장한다. 위 'DAEWOONG HONGSAM MAKER' 표장에 대한 상표권에 대하여 2017. 2. 13. 주식회사 후지이엘티 명의로 권리이전등록이 마쳐진 이후 현재까지 주식회사 후지이엘티가 위 상표권에 대한 권리를 가지고 있는 사실이 인정되고, 원고가 제1 등록상표에 대하여 원고 명의로 권리이전등록을 마친 2018. 3. 6. 이후 피고가 위 'DAEWOONG HONGSAM MAKER' 표장에 대한 상표권을을 취득한 바 없다. 따라서, 피고가 위 'DAEWOONG HONGSAM MAKER' 표장에 대한 상표권에 대한 정당한 권리자임을 전제로 한 피고의 위 주장은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

 

나. 피고는 다음으로, 원고가 제1 내지 3 등록상표를 사용하여 2018. 1. 1.부터 2018. 11. 30.까지 총 596,831,225원의 매출을 올렸다고 주장하면서 그 근거로 제출한 세금계산서의 기재 내용을 믿을 수 없으므로, 위 증거에 기초한 원고의 매출액을 손해배상액 산정 근거로 삼을 수 없다는 취지로 주장한다. 그러나, 이 법원에서의 동청주세무서장에 대한 과세정보 제출명령 회신결과에 의하면 원고가 2018. 1. 1.부터 2018. 11. 30.까지 약탕기, 전기포트 등의 제품을 생산, 판매하는 과정에서 위 세금계산서의 기재와 일치하는 내용의 거래를 한 사실이 인정되고, 달리 세금계산서 기재 내용이 허위임을 인정할 아무런 증거가 없다. 따라서, 피고의 위 주장도 이유 없다.

 

다. 피고는 마지막으로, 원고가 제1 내지 3 등록상표에 관한 권리이전등록을 마쳐 그 상표권을 취득한 날(제1 등록상표의 경우 2018. 3. 6., 제2, 3 등록상표의 경우 2017. 12. 27.) 이전까지 피고가 오랜 기간 상표권자로서 위 등록상표를 사용함으로써 위 상표의 인지도 상승에 기여하였으므로, 피고의 손해배상액 산정에 있어서는 위와 같은 사정이 참작되어야 한다는 취지로 주장한다. 그러나 피고가 위 주장의 근거로 제출한 을 제12호증의 1, 2의 각 기재만으로는 피고가 제1 내지 3 등록상표의 인지도 상승에 기여한 것으로 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

 

또한, 피고가 이 사건 1차 소송의 제1심 판결에 터잡아 2012. 2. 27. 제1 내지 3 등록상표에 대하여 피고 명의로 권리이전등록을 마친 사실, 그 직후인 2012. 3. 9. 소외 대웅전기가 이 사건 1차 소송의 제1심 판결에 대하여 2012. 3. 9. 추완항소를 제기하였고, 이에 따라 진행된 서울고등법원 2012나28266호에서 위 법원은 2012. 10. 18. 제1심 판결을 취소하고 피고의 주위적 청구 및 항소심에서 추가한 예비적 청구를 기각한다는 내용의 판결을 선고한 사실, 이에 대한 피고의 상고(대법원 2012다107358호)가 2013. 2. 28. 기각되어 위 판결이 그 무렵 확정된 사실이 인정되는바, 그렇다면 피고는 제1 내지 3 등록상표에 대하여 피고 앞으로 권리이전등록을 마친 날(2012. 2. 27.)로부터 약 8개월 후인 2012. 10. 18.에는 제1심 판결에 취소 사유가 있음을 알았다고 봄이 상당하다.

 

따라서 피고가 설령 제1심 판결에 취소 사유가 있다는 사정을 모르는 채로 피고 명의로 권리이전등록이 마쳐진 제1 내지 3 등록상표를 약 8개월 동안 사용하였다고 하더라도 그와 같은 단기간의 상표 사용으로 인하여 위 각 상표의 인지도가 상승하였을 것으로는 보이지 않는다. 나아가, 피고가 이 사건 1차 소송의 제1심 판결에 대한 항소심 판결이 선고된 2012. 10. 18.부터 원고가 제1 내지 3 등록상표에 대한 권리이전등록을 마친 2017. 12. 및 2018. 3.무렵까지의 제1 내지 3 등록상표 또는 그 유사 상표를 사용하였다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 피고 명의로의 권리이전등록을 마쳐지게 된 근거가 되었던 이 사건 1차 소송의 제1심 판결을 취소하는 판결이 2012. 10. 18. 선고된 이상 그 이후의 피고의 제1 내지 3 등록상표 내지 그 유사 상표의 사용은 그 사용에 대한 정당한 권원이 없음을 알고서도 이를 무단으로 사용한 것에 불과하므로 이를 피고의 상표권 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해배상액 감경의 근거로 삼을 수는 없다고 할 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 어느 모로 보나 이유 없다.

 

정회목 변호사