[상표권침해 분쟁] 상표침해에 대해 구 상표법 제67조 제5항에 의한 손해배상을 인정한 판결

특허법원 2018. 12. 7. 선고 2017나2523 손해배상 판결

위 판결에 대하여, 영업활동 자체는 이전되지 아니하고 주지성 있는 영업표지만 이전되고, 양수인이 그 상표에 기초한 영업을 영위하고 있지 않다면 적어도 그 기간 동안에는 특별한 사정이 없는 한 그 양수인이 종전 양도인이 취득한 주지성의 승계를 이유로 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구를 할 수 없다고 한 사례라고 안내를 드렸습니다.

위 사건에서 이와 별개로 원고 회사에 대한 상표권 침해에 대해서는 손해배상이 인정되었습니다. 구체적인 판결 내용은 아래와 같습니다.

1. 사실관계

원고 회사가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지의 손해를 구하고 있음에 대하여, 피고는 위 기간 동안 앞서 본 피고 각 표장 중 ‘페이지플린’이라는 문구가 들어간 피고 제3, 5, 7표장은 사용하지 않았다고 다투고 있다. 그런데 앞서 든 증거들에 의하면, 위 기간 동안 피고가 피고 제1, 2, 4, 6표장을 사용한 사실은 인정되나, 피고 제3, 5, 7표장을 사용한 사실은 원고 회사가 제출한 증거들만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 이하에서는 피고가 원고 회사 주장 침해기간 동안 피고 제1, 2, 4, 6표장을 사용하였음을 전제로 그 침해 여부에 관하여만 판단한다(이하 피고 제1, 2, 4, 6표장을 통칭할 때에는 ‘이 사건 침해 표장’이라 한다).

2. 법원의 판단

가. 전용사용권 침해 여부

1) 이 사건 침해 표장이 이 사건 각 상표와 유사한지 여부

(가) 외관의 대비

이 사건 제1상표 ‘ ’ 및 이 사건 제2상표 ‘’는 영어 단어인 ‘’에다가 영어 단어인 ‘’ 또는 ‘’이 띄어쓰기 없이 결합된 문자표장이다.

피고 제1표장 ‘’은 ‘’ 및 ‘’가 가운데점을 사이에 두고 결합된 표장이고, 피고 제2표장 ‘’는 피고 제1표장 구성의 외곽에 원모양의 도형이 추가로 결합된 표장이며, 피고 제4표장 ‘’는 ‘’와 ‘’가 결합된 표장이고, 피고 제6표장 ‘F.페이지’는 영문자 'F'와 한글 ‘페이지’가 마침표 ‘.’을 사이에 두고 결합된 표장이다.

이 사건 각 상표와 이 사건 침해 표장은 외관상 구성 문자의 형태, 글자수, 도형의 결합 여부, 사용언어 등에 있어서는 차이가 있다.

다만 이 사건 각 상표와 피고 제1, 2표장은 동일한 서체의 ‘’를 포함하고 있다는 점에서는 공통되고, 이 사건 제1상표의 ‘’ 중 첫 번째 글자 ‘’의 서체가 피고 제1, 2표장의 첫 번째 글자 ‘’, ‘’, ‘’의 서체와 동일하다는 점에서도 공통된다.

(나) 호칭의 대비

이 사건 각 상표는 그 문자의 구성 등에 비추어 볼 때 ‘페이지플린’으로 호칭될 것으로 보인다. 피고 제4표장은 ‘에프페이지’로 호칭될 것으로 보이고, 제1, 2, 6표장도 가운데 점과 마침표는 따로 발음하지 아니하는 경향에 비추어 ‘에프페이지’로 호칭될 것으로 보이므로, 이 사건 침해표장은 이 사건 각 상표와 호칭에서 다소 차이가 있기는 하나, 전체가 5음절이고 그중 3음절이 “페이지”로 동일하여 전체적으로 유사하게 청감될 여지도 있다.

(다) 관념의 대비

이 사건 각 상표와 피고 각 표장은 모두 특정한 관념을 갖지 않는 조어 표장으로서, 그 관념을 직접적으로 대비하기는 어렵다.

(라) 구체적인 거래실정

이 사건 침해 표장은 구체적으로 아래와 같은 거래조건 및 거래환경에서 사용되었음을 알 수 있다.

① 이 사건 침해 표장은 이 사건 각 상표의 서브브랜드로 개발되었고, 2011년 경부터 동의인터내셔널, 피고 등에 의하여 이미 이 사건 각 상표의 서브브랜드라는 사실을 전제한 상태에서 사용되었다.

② 피고도 이 사건 침해 표장이 이 사건 각 상표의 서브브랜드라는 사실을 알고 동의인터내셔널, 홍기봉으로부터 사용허가를 받은 엠프로미스와 브랜드사용계약을 체결하고 이 사건 침해 표장을 사용하였으며, 위 브랜드사용계약에는 이 사건 침해 표장이 ‘paige Flynn(페이지플린)’ 브랜드와 함께 홈쇼핑 방송에 홍보용으로 사용된다는 내용이 포함되어 있었다. 나아가 동의인터내셔널과 엠프로미스가 2013. 3. 5. 체결한 추가 브랜드사용계약에서는 ‘F.paige by paige Flynn(페이지플린)’의 사용까지 허락하는 내용이 포함되어 있다.

③ 피고는 위 브랜드사용계약 체결 이후 이 사건 침해 표장이 사용된 의류 제품을 TV 홈쇼핑 채널인 ‘홈앤쇼핑’ 방송을 통해 광고·판매하여 왔는데, 그러한 제품의 광고 및 홍보에 있어서 피고 제1, 2표장뿐만 아니라 ‘페이지플린’이라는 표장이 결합된 ‘ ’ 및 피고 제5표장 ‘’도 함께 사용하였다. 홈앤쇼핑의 온라인 쇼핑몰 에이치앤에스몰에서도 상품명에 피고 제7표장 ‘’을 사용하였고, 옥션, 지마켓 등의 인터넷 쇼핑몰에서는 피고 제5표장 ‘’만을 상품명에 사용하기도 하였다.

④ 피고는 또한 자신의 상품에 ‘ ’와 같이 피고 제1표장이 표시된 태그를 부착하기도 하였는데, 이러한 태그는 녹색의 바탕 위에 금색의 이탤릭체 문자로 구성되어 있는 점에서 이 사건 제1상표가 표시된 태그 ‘ ’와 공통되므로, 피고는 피고 제1표장을 이 사건 제1상표가 연상될 만큼 유사하게 구성하여 사용하기도 하였다.

(마) 소결

이 사건 각 상표와 피고 제1, 2표장은 모두 서체가 동일한 ‘’ 부분을 포함하고, 이 사건 제1상표와 피고 제1, 2표장은 모두 서체가 동일한 ‘’ 부분을 포함하고 있으며, 호칭 면에서도 전체가 5음절인데 그중 3음절 ‘페이지‘가 공통되어 유사하게 청감될 여지가 충분한 점, 피고 제4, 6표장도 ‘에프페이지’로 호칭될 것인데 앞서 본 바와 같이 이 사건 각 상표와 유사하게 청감될 여지가 충분한 점, 여기에다가 무엇보다 이 사건 침해표장이 이 사건 각 상표의 서브브랜드로 개발되었고, 실제 이 사건 각 상표의 서브브랜드로 홍보되어 사용되기도 한 구체적 거래실정까지 더하여 보면, 이 사건 침해 표장은 이 사건 각 상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 염려가 충분하므로, 결국 이 사건 각 상표와 서로 유사하다.

나. 손해배상책임의 범위에 관한 판단

먼저 법원은 구 상표법 제67조 제1항 및 제2항에 의한 손해액의 추정 규정 적용에 대하여 원고와 피고가 제출한 자료만으로 이를 인정할 수 없다고 판단하였습니다. 그러면서 법원은 구 상표법 제67조 제5항에 의한 손해배상액을 인정하였습니다. 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

법원은 상표권침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 구 상표법 제67조 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(구 상표법 제67조 제5항).

이 사건에 관하여 보건대, 앞서 본 사정과 아울러 손해가 발생한 사실은 인정되나 손해액 산정을 위한 기초자료가 피고에게 편중되어 있고, 이 사건 각 상표의 사용이 피고의 매출액 또는 이익증가에 기여한 비율 등 손해액을 입증하기 위하여 필요한 나머지 사실을 증명하는 것도 극히 곤란하므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

살피건대, 원고 회사가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지의 기간 동안 피고의 전용사용권침해행위로 인하여 입은 손해액은 200,000,000원 정도로 평가함이 타당하다.

① 원고 회사는 피고가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 72,320개의 여성의류 등의 상품을 판매하였고 그로 인하여 3,055,843,311원의 매출을 올렸다고 주장하 반면, 피고는 위 기간 동안 이 사건 침해 표장을 사용하여 72,006개의 여성의류 등의 상품을 판매하였고 그로 인하여 3,035,373,892원의 매출을 올렸다고 주장하고 있다. 이러한 원·피고 주장의 차이(판매수량 314개, 해당 매출액 20,469,419원)는 2014. 11. 23. 이전에 주문하였던 상품으로 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 사이에 반품된 것을 위 침해기간 동안의 피고 판매 수량 및 매출액에서 제외할 것인지 여부에 따른 것이다. 이론적으로는 원고 회사 주장과 같이 위 매출액을 침해 기간 피고의 매출액에서 제외하는 것은 타당하지 아니하나, 한편 피고가 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 이 사건 침해 표장을 사용하여 판매한 상품도 2015. 3. 4. 이후에 반품되었을 개연성이 높은데 기록상 그 내역을 정확하게 산정할 수 없고, 그렇다고 이를 공제하지 않는 것은 거래실정에 부합하지 않을 뿐 아니라 형평의 원칙에 비추어도 타당하지 않다. 거래통념상 계속적 영업에 있어 특별한 사정이 없는 한 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 판매되어 2015. 3. 4. 이후에 반품된 상품 수량 및 매출액은 2014. 11. 23. 이전에 판매되어 2014. 11. 24.부터 2015. 3. 3.까지 반품된 상품 수량 및 매출액과 사실상 큰 차이가 없을 것으로 보여지고, 여기에 차이 나는 수량이나 금액이 위 기간 피고 전체 매출액에서 차지하는 비중도 크지 아니하므로, 일응 이 사건에서는 피고가 자인하는 상품 수량 및 매출액을 근거로 손해액을 산정한다.

② 피고는 2014년 30,703,817,245원의 매출을 올렸는데, 영업이익이 1,042,851,233원이므로 매출 대비 영업이익률이 3.3%이고, 2015년 22,176,197,921원의 매출을 올렸는데, 영업이익이 705,884,756원이므로 매출 대비 영업이익률이 3.1%이다. 따라서 2014년에서 2015년 사이 피고의 평균 매출 대비 영업이익률은 3.2%이다. 위 침해기간 동안 피고의 매출액 3,035,373,892원에 위 평균 영업이익률 3.2%를 곱하면 피고의 이익액은 97,131,964원(원 단위 미만 버림)이 된다. 다만 피고는 이 사건 침해표장에 관한 영업 외의 다른 영업도 함께 영위하고 있었으므로 이를 바로 피고의 이 사건 침해 표장에 관한 영업에 대한 이익률로 볼 수 없다. 또한 이러한 이익률은 평균이익률로서 고정비용까지 비용에 포함하여 산정하는 것이기 때문에 특별한 사정이 없는 한 한계이익률을 적용하여 산정한 것보다 이익액이 적게 산정된다.

③ 소득세법 제80조 제3항 단서, 같은 법 시행령 제143조 제3항, 제145조 제3항에 따른 2014년도 귀속 경비율 고시에 의하면 섬유, 직물, 의복 및 의복액세서리 도매업(주업종코드 513121)에 해당하는 단순경비율은 93.6%(표준소득률 = 6.4%), 기준경비율은 6.3%이다. 위 침해기간 동안 피고의 매출액 3,035,373,892원에 표준소득률 6.4%를 곱하면 194,263,929원(원 단위 미만 버림)이 되는데, 이를 피고가 이 사건 침해표장이 사용된 상품을 판매하여 얻은 순이익을 산정하는데 참고할 여지가 있다.

다만 피고가 위 약 3개월의 침해기간 동안 모브랜드인 이 사건 각 상표의 신용에 힘입어 판매한 의류의 수량(72,006개) 및 매출액(3,035,373,892원)이 상당한 점에 비추어 보면, 피고의 이 사건 침해 표장이 사용된 상품의 판매에 따른 이익률은 국세청장이 고시한 단순경비율에 따라 산정한 앞서 본 표준소득률 6.4%보다는 높을 것으로 보인다.

④ 원고 회사는 원고 A에게 이 사건 각 상표의 전용사용권에 대한 사용료로 90,000,000원의 선급금 및 총매출액의 3%를 경상로열티로 지급하기로 약정하였다. 원고 회사도 제3자에게 사용권을 허락하는 경우 위의 기준과 동일하게 사용권을 허락한다고 가정하면, 피고가 원고 회사에게 지급하여야 할 사용료 상당의 손해액은 선급금 90,000,000원에다가 경상로열티 91,061,216원(=피고의 매출액 3,035,373,892원 × 로열티율 3%)을 합산한 181,061,216원이 된다. 피고도 일반적인 의류 상표권의 통상 사용 료는 매출액 대비 2~5% 수준이라 주장하고 있으므로, 피고의 위 매출액을 기준으로 5%를 적용하여 계산한 금액이 151,768,694원(= 3,035,373,892원 × 0.05)인 점을 고려하면, 원고 회사와 원고 A가 이 사건 각 상표의 전용사용권에 관하여 약정한 사용료가 불합리할 정도로 과다하다고 보기 어렵다. 따라서 원고 회사는 최소한 이 사건 각 상표의 사용료 대가로 받을 수 있는 금액 상당의 손해는 입었을 것으로 보인다.

⑤ 여기에다가 원고 A가 이 사건 상표에 관한 상표권을 매수한 가격이 105,040,000원이고, 침해기간이 원고 회사가 제품을 시장에 판매하기 시작한 최초 3개월 가량인 점, 그 밖에 이 사건 소송과정에서 나타난 제반 사정 등을 함께 고려한다.

따라서 피고는 원고 회사에게 이 사건 각 상표에 관한 전용사용권 침해행위로 인한 손해배상으로 200,000,000원을 인정하였습니다.

정회목 변호사