[상표분쟁 손해배상 청구사건] APOLLO 상표 침해금지 및 손해배상 소송 판결

특허법원 2018. 11. 22. 선고 2017나2295 판결

다음과 같은 사정을 고려하면, 제1표장 중 “” 부분은 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 봄이 상당하다. ①아래에 위치한 문자는 "APOLLO INDUSTRIAL CO., LTD."로, 이 중 ‘APOLLO INDUSTRIAL’은 피고 상호(아폴로산업)를 영어로 표현한 것이고, ‘CO., LTD.’는 주식회사를 의미하는 영어 표현인 Company Limited의 약칭이므로, 이는 피고 상호인 ‘주식회사 아폴로산업’을 영어로 표현한 것에 불과하다. ②제1표장의 상단부 “” 부분의 “” 부분과 “” 부분은 각각 ’품질이 우수한‘, ’친환경적인‘이라는 뜻의 영어 단어를 간단한 도형 안에 표시한 것으로서 그 자체만으로는 상품의 출처표시로서의 식별력을 가지기에 부족해 보이기는 하나, “” 부분은 나머지 부분과 달리 검은 색 배경의 도형 안에 흰 색의 문자로 구성되어 있어 상대적으로 부각되어 있으므로, 일반수요자의 입장에서 바라볼 때 보온병에 표시된 위 “” 부분은 단순히 제품의 품질에 대한 표시가 아니라 상표로 인식할 가능성이 충분히 있다. ③제1표장의 하단부 “” 부분은 평이하면서 동일한 글씨체로 표시되어 있을 뿐이고, 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 표시되어 있지 않다. 또한 상단부에 비하여 상대적으로 상대적으로 작은 크기로 표시되어 있다.

제2표장 “ ”는 “”와 “”가 2개의 영단어가 상하 2단으로 비스듬하게 구성되어 있다. 반면, 등록상표는 “”와 같이 하나의 영단어로 구성되어 있다. 따라서 제2표장과 등록상표는 구성문자, 글자 수, 색상 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다. 제2표장의 경우 ‘고대 그리스․로마의 태양신’ 등의 뜻을 가진 영단어 “ ”와 ‘활동적인, 적극적인’ 등의 뜻을 가진 영단어 “”로 결합된 표장이다. 그런데, 제2표장의 각 구성부분은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계를 고려하면, 제2표장의 요부는 ‘APOLLO'만이 요부가 되거나 아니면 ’APOLLO' 또는 ‘ACTIVE' 부분이 각자 요부로 판단된다. 따라서 제2표장의 “” 부분은 등록상표와 동일하여 그 호칭 및 관념이 유사하므로, 양자의 표장은 유사하다. 

아래에서 구체적인 판결 내용을 살펴보겠습니다.

1. 사실관계

가. 원고와 피고의 지위

1) 원고는 2010. 4. 22. 설립된 회사로서 보온용기, 주방용품 제조업 및 판매업 등을 목적으로 하는 법인이다.

2) 피고는 2003. 4. 28. 설립된 회사로서 플라스틱 생활용품, 금속제 생활용품 제조 및 판매업 등을 목적으로 하는 법인이다.

나. 원고의 이 사건 등록상표

1) 출원일 / 등록일 / 등록번호: 2003. 7. 16. / 2004. 9. 8. / 제0592796호

2) 구성: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제21류 “물통, 보온냉수통, 보온백, 보온병, 보온수통, 얼음통, 휴대용 아이스박스”

다. 피고의 사용표장

피고는 피고가 생산, 판매하는 보온병과 물병에 각각 아래와 같은 표장을 사용하고 있다

1) 이 사건 제1표장 (보온병) :  

2) 이 사건 제2표장 (물병) : 

2. 이 사건 제1표장에 관한 판단

가. 상표법 제66조 제1항 제1호의 침해행위에 해당하는지 여부

구 상표법 제51조 제1항 제1호는 자기의 성명, 명칭, 상호 등(이하 ‘상호 등'이라고만 한다)을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 등록상표의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있다. 여기에서 ‘상호 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호 등을 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 일반 수요자가 표장을 보고 상호 등으로 인식할 수 있도록 표시하는 것을 의미하므로, 이는 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지뿐만 아니라 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결 관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용 태양을 종합하여 거래통념에 의하여 판단하여야 한다[대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59724(병합) 판결 등 참조].

다음과 같은 사정을 고려하면, 이 사건 제1표장 중 “” 부분은 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다고 봄이 상당하다.

가) 아래에 위치한 문자는 "APOLLO INDUSTRIAL CO., LTD."로, 이 중 ‘APOLLO INDUSTRIAL’은 피고 상호(아폴로산업)를 영어로 표현한 것이고, ‘CO., LTD.’는 주식회사를 의미하는 영어 표현인 Company Limited의 약칭이므로, 이는 피고 상호인 ‘주식회사 아폴로산업’을 영어로 표현한 것에 불과하다.

나) 이 사건 제1표장의 상단부 “” 부분의 “” 부분과 “ ” 부분은 각각 ’품질이 우수한‘, ’친환경적인‘이라는 뜻의 영어 단어를 간단한 도형 안에 표시한 것으로서 그 자체만으로는 상품의 출처표시로서의 식별력을 가지기에 부족해 보이기는 하나, “” 부분은 나머지 부분과 달리 검은 색 배경의 도형 안에 흰 색의 문자로 구성되어 있어 상대적으로 부각되어 있으므로, 일반수요자의 입장에서 바라볼 때 보온병에 표시된 위 “” 부분은 단순히 제품의 품질에 대한 표시가 아니라 상표로 인식할 가능성이 충분히 있다.

다) 반면, 이 사건 제1표장의 하단부 “” 부분은 평이하면서 동일한 글씨체로 표시되어 있을 뿐이고, 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 표시되어 있지 않다. 또한 상단부에 비하여 상대적으로 상대적으로 작은 크기로 표시되어 있다.

라) 결국 일반 수요자라면 이 사건 제1표장의 “” 부분을 피고의 상호로 인식할 것으로 봄이 타당하므로, 이는 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 해당한다.

마) 구 상표법 제51조 제3항에 해당하는지 여부

구 상표법 제51조 제3항에 의하면, 같은 법 제1항 제1호는 상표권의 설정등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 자기의 상호 등을 사용하는 경우에는 적용하지 아니한다. 여기서 말하는 부정경쟁의 목적이란 등록된 상표권자 또는 서비스표권자의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적을 말하고 단지 등록된 상표 또는 서비스표라는 것을 알고 있었다는 사실만으로 그와 같은 목적이 있다고 보기에는 부족하며, 상표권 등 침해자 측의 상표 등 선정의 동기, 피침해상표 등을 알고 있었는지 여부 등 주관적 사정과 상표의 유사성과 피침해상표의 신용상태, 영업목적의 유사성 및 영업활동의 지역적 인접성, 상표권 침해자 측의 현실의 사용상태 등의 객관적 사정을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 5. 10. 선고 2010후3387 판결 등 참조).

다음과 같은 사정들 즉, ① 피고는 1994. 12. 22. 설립된 이후 피고가 생산, 판매하는 제품의 카달로그 등에 "APOLLO INDUSTRIAL CO., LTD" 또는 "APOLLO Ind. Co., Ltd."를 피고의 영문 상호로 표기하여 왔던 점, ② 앞서 살펴본 바와 같이 피고는 이사건 제1표장의 “” 부분을 특별한 식별력을 갖도록 표시되어 있지 않게 사용한 점, ③ 뒤에서 살펴보는 바와 같이 이 사건 상표가 원고의 상품표지 내지는 영업표지로 국내에 널리 인식되었다고 볼 수 없는 점 등을 종합하여 보면, 피고가 이 사건 상표에 체화된 원고의 신용을 이용하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 이 사건 제1표장을 사용하였다고 인정하기 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고는 자기의 상호 등을 부정경쟁의 목적으로 사용하였다고 볼 수 없다.

바) 소결

이 사건 제1표장의 “” 부분은 이 사건 등록상표권의 효력이 미치지 않게 되며, 결국 이를 제외한 나머지 부분 “”은 이 사건 상표 “”와 그 표장이 유사하다고 할 수 없다. 따라서 피고가 이 사건 제1표장을 사용하는 행위는 상표법 제66조 제1항 제1호에서 정한 침해행위에 해당하지 않는다.

나. 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목 위반 여부에 대한 판단

구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가), (나)목에서 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌는지가 기준이 된다(대법원 2008. 9. 11. 선고 2007도10562 판결 참조). 구 부정경쟁방지법 제4조에 의한 금지청구에서 같은 법 제2조 제1호 (가), (나)목 소정의 타인의 성명․상호․상표․상품의 용기․포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지는 사실심 변론종결시를 기준으로 판단하여야 한다(대법원 2004. 5. 14. 선고 2002다13782 판결 등 참조).

원고는 2010. 4. 22. 설립된 사실, 2001. 1.경부터 2016. 4.경까지 주식회사 상품시장 광고책자에 아폴로 보온병 광고가 게재된 사실, 2003. 7. 15. 한국경제신문에 아폴로 보온병 광고가 게재된 사실, 2013. 12.경 원고 보온병 제품이 라디오 프로그램에 협찬상품으로 제공된 사실, 2013년 기준으로 국내 보온용 및 기타 진공용기 시장과 관련하여 국내사업체 수는 7개사이고, 총 생산액은 약 210억 원 가량, 2014년 기준으로는 국내 사업체 수는 5개사이고 총 생산액은 170억 원 가량인 사실, 부가가치세과세표준증명에 의하면 원고의 2012년도 매출액이 약 63억 원, 2013년도 매출액이 약 57억 원인 사실을 인정할 수 있다. 그러나 다음과 같은 사정들 즉, ① 원고가 제출한 2013년, 2014년 국내 보온병 및 기타 진공용기 시장자료(갑 16, 17)의 경우 국내 업체들의 수 및 생산총액만을 알 수 있을 뿐이고, 여기에 국내에 진출해 있는 해외 업체들의 시장 자료는 반영된 것이 아닌 점, ② 또한 원고는 위 국내 생산총액 대비 원고의 매출액이 57억 원(2013년 기준) 정도이므로 원고의 시장점유율은 27%(2014년의 경우에는 30% 이상)라고 주장하나, 위 매출액은 보온병뿐만 아니라 원고의 모든 사업영역에서 발생한 매출액이고 보온병 판매시장의 규모와 구조를 감안하지 않고 단순히 원고의 매출액만으로 시장점유율을 추산할 수도 없는 점, ③ 원고는 1970년대부터 유명하였던 아폴로 보온병을 제조, 판매한 회사인 주식회사 동서가 가졌던 아폴로 표장의 주지성을 원고가 이어받았다고 주장하나, 이 사건 사실심 변론 당시에도 위 아폴로 표장의 주지성이 유지되었는지 단정하기 어렵고, 또한 이 사건 등록상표는 2003. 7. 16. 출원된 상표로서 위 아폴로 표장과는 무관한 점 등을 종합하여 보면, 앞서 본 인정사실만으로는 이 사건 등록상표가 거래자 또는 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 표지로 널리 인식되었다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 이 사건 상표가 원고의 상품표지 내지 영업표지로서 국내에 널리 알려졌다고 볼 수 없는 이상 이를 전제로 한 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (나)목의 부정경쟁행위 주장은 더 나아가 살필 것 없이 이유 없다.

다. 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목 위반 여부에 대한 판단

2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되어 2014. 1. 31. 시행된 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 ‘그 밖에 타인의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과 등을 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위’를 부정경쟁행위로 규정하였다. 이는 개정 전 구법이 제2조 제1호 (가)목 내지 (자)목의 9가지 유형의 부정경쟁행위를 한정적으로 열거하고 있을 뿐이어서 기술의 발전과 시장의 변화에 따라 날로 다양해지는 새로운 유형의 부정한 경쟁행위에 대처하기 어렵다는 인식 하에, 위 9가지 유형에 해당하지 않더라도 규제할 필요가 있다고 보이는 정도의 중한 법익 침해행위가 있을 때에는 이를 민법상 불법행위에 해당한다고 보아 입법적인 공백을 메우겠다는 대법원 판례(대법원 2010. 8. 25.자 2008마1541 결정 등)의 판시취지를 입법화한 부정경쟁행위의 일반조항이다.

그런데 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목의 상품주체 혼동행위, (나)목의 영업주체 혼동행위, (다)목의 저명상표 희석행위, (아)목의 주지표시 도메인이름 사용행위 및 (자)목의 상품형태 모방행위 등도 모두 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 경쟁자의 상당한 노력과 투자로 구축된 성과물에 이른바 무임승차하는 행위로서 위 (차)목의 행위에 포함될 수 있으므로, 만일 위 (가) 내지 (자)목의 각 행위유형에는 해당하지만 위 각 목에서 정하고 있는 부정경쟁행위로 인정되기 위한 요건을 일부 갖추지 못한 경우에도 일반조항인 위 (차)목으로 의율할 수 있다면, 굳이 위 (차)목과 별개로 위 (가) 내지 (자)목을 둘 이유가 없다고 할 것인데, 그럼에도 구 부정경쟁방지법은 위 (차)목의 신설 후 그와 별개로 여전히 위 (가) 내지 (자)목의 규정을 유지하고 있다.

위와 같은 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목의 입법경위 및 취지, 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호의 규정체계, 상표법이나 구 부정경쟁방지법이 그 입법목적을 달성하기 위해서 필요한 경우에 필요한 범위 내에서만 상표권 등의 보호나 부정경쟁행위를 금지하고, 그 외의 영역에서는 상표 등의 자유로운 이용이나 자유로운 경쟁을 허용하고 있는 점, 부정경쟁행위의 일반조항의 지나친 확장해석은 시장경제의 기본인 경쟁의 자유를 과도하게 제한할 우려가 있는 점 등에 비추어 보면, 위 대법원 판례의 법리와 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (차)목은 위 (가)목 내지 (자)목에 규정하고 있는 행위유형과는 다른, 종래의 지식재산권 관련 제도 내에서는 예상할 수 없어 기존 법률로는 미처 포섭할 수 없었던 유형의 행위로서 (가)목 내지 (자)목의 부정경쟁행위에 준하는 것으로 평가할 수 있는 행위에 관하여만 보충적으로 적용되는 규정이라고 해석하는 것이 타당하다.

따라서 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가) 내지 (자)목에서 정하고 있는 행위유형에는 해당하나 위 각 목에서 정하고 있는 부정경쟁행위로 인정되기 위한 요건을 갖추지 못한 행위를 다시 위 (차)목이 정한 부정경쟁행위에 해당한다고 볼 것인지 여부는 매우 신중하게 판단해야 한다.

위와 같은 법리에 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1표장의 “” 부분은 피고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하고, 부정경쟁의 목적으로 사용하였고도 보기 어려운 점, 이 사건 등록상표가 상품표지 내지 영업표지로서 국내에 널리 알려졌다고 볼 수 없는 점 등을 보태어 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고의 행위가 원고에 대한 관계에서 ‘경쟁자가 상당한 투자나 노력에 의하여 구축한 성과물을 상도덕이나 공정한 경쟁질서에 반하여 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용함으로써 타인의 경제적 이익을 침해하는 행위’에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

3. 이 사건 제2표장에 관한 판단

가. 상표법 제66조 제1항 제1호의 침해행위에 해당하는지 여부

둘 이상의 문자 또는 도안의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억․연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비․판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지․저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

(1) 외관 대비

이 사건 제2표장 “”는 “”와 “”가 2개의 영단어가 상하 2단으로 비스듬하게 구성되어 있다. 반면, 이 사건 등록상표는 “”와 같이 하나의 영단어로 구성되어 있다. 따라서 이 사건 제2표장과 이 사건 등록상표는 구성문자, 글자 수, 색상 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다.

(2) 호칭 및 관념 대비

상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조). 이 사건 제2표장의 경우 ‘고대 그리스․로마의 태양신’ 등의 뜻을 가진 영단어 “”와 ‘활동적인, 적극적인’ 등의 뜻을 가진 영단어 “”로 결합된 표장이다. 그런데, 이 사건 제2표장의 각 구성부분은 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이라고 보기 어렵고, 지정상품과의 관계를 고려하면, 이 사건 제2표장의 요부는 ‘APOLLO'만이 요부가 되거나 아니면 ’APOLLO' 또는 ‘ACTIVE' 부분이 각자 요부로 판단된다. 따라서 이 사건 제2표장의 “” 부분은 이 사건 등록상표와 동일하여 그 호칭 및 관념이 유사하므로, 양자의 표장은 유사하다.

(3) 대비결과

이상에서 살펴본 바를 종합하면, 이 사건 제2표장은 이 사건 등록상표와 외관이 다르기는 하나, 요부가 ‘APOLLO’로 동일하여 그 호칭 및 관념이 유사하다. 따라서 양자의 표장은 유사하다. 그리고 이 사건 상표에 관한 지정상품 중 물통과 이 사건 제2표장이 사용된 물병은 사회통념상 동일․유사한 상품이다.

그렇다면 피고가 이 사건 제2표장을 물병에 표시하여 사용하는 행위는 원고의 이 사건 상표에 관한 상표권 침해행위에 해당한다.

나. 피고의 선사용권 항변에 대한 판단

구 상표법 57조의3 제1항에 의하면, 어떠한 상표를 먼저 사용하는 사람이 타인의 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 그 지정상품과 동일하거나 유사한 상품에 사용하고 있다고 하더라도 (1) 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있고, (2) 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록 출원시에 국내 수요자 사이에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있다면 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 수 있다. 여기서 ‘국내 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’인지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 상품에 관한 광고 선전 실태 등 제반사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 수요자 간에 그 상표가 특정 출처의 상품표지로 인식되었다고 볼 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다.

피고가 1994년경부터 계속해서 자신의 홈페이지, 명함, 카달로그 등에 “APOLLO”라는 표장을 사용하여 왔다는 주장을 살펴보면, “APOLLO”를 상호의 표시로 사용한 것인지 또는 상표로 사용하였는지 여부가 불분명하고, 가사 상표로 사용하였다고 하더라도 ‘국내 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표’였음을 인정할 증거가 없다. 따라서 피고의 선사용권 항변은 이유 없다.

다. 법정손해배상청구에 관한 판단

1) 원고는 구 상표법 제67조의2에 따라 법정손해배상의 청구를 구하고 있으므로 이에 대해 살펴본다.

2) 구 상표법 제67조의2 제1항은, ‘상표권자는 자기가 사용하고 있는 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 그 지정상품과 같거나 동일성이 있는 상품에 사용하여 자기의 상표권을 고의나 과실로 침해한 자에 대하여 손해액의 추정 등에 관한 제67조에 따른 손해배상을 청구하는 대신 5천만 원 이하의 범위에서 상당한 금액을 손해액으로 하여 배상을 청구할 수 있고, 이 경우 법원은 변론전체의 취지와 증거조사의 결과를 고려하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다’는 취지로 규정하고 있다.

이는 위조상표의 사용 등으로 인한 상표권 침해행위가 있을 경우에 손해 액수의 증명이 곤란하더라도 일정한 한도의 법정금액을 배상받을 수 있도록 함으로써 피해자가 쉽게 권리구제를 받을 수 있도록 하는 예외적 규정이므로, 그 적용요건은 법문에 규정된 대로 엄격하게 해석하여야 한다. 따라서 상표권자가 이 규정에 따른 손해배상을 청구하려면, 상표권침해 당시 등록상표를 상표권자가 실제 사용하고 있었어야 하고, 침해자가 사용한 상표가 상표권자의 등록상표와 같거나 동일성이 있어야 하며, 동일성 요건을 갖추지 못한 경우에는 통상의 방법으로 손해를 증명하여 배상을 청구하여야지 위 규정에서 정한 법정손해배상을 청구할 수는 없다(대법원 2016. 9. 30. 선고 2014다59712, 59729 판결 참조).

3) 앞서 본 바와 같이 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 이 사건 제2표장을 사용하였을 뿐 달리 이 사건 등록상표와 같거나 동일성이 있는 상표를 사용하였음을 인정할 증거가 없다. 따라서 이를 전제로 하는 원고의 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

라. 통상손해배상청구에 관한 판단

피고는 원고의 동의 없이 이 사건 등록상표와 유사한 이 사건 제2표장을 임의로 사용함으로써 원고의 이 사건 등록상표권을 침해하였으므로 구 상표법 66조의2에 따라 원고에게 그 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다고 할 것이다.

손해배상의 범위에 대하여 원고는 구 상표법 제67조 제1항을 근거로 2014. 1. 1.부터 2017. 11. 30.까지 피고가 판매한 물병개수는 114,314개로 추산되고, 원고의 물병에 대한 단위수량당 이익액은 개당 864원이므로, 원고의 손해액은 98,767,296원이라고 주장한다.

살피건대, 원고는 원고의 물병에 대한 단위수량당 이익액은 개당 864원이라고 주장할 뿐 이를 객관적으로 인정할 증거가 전혀 없는 점, 원고가 추산한 피고의 물병이 이 사건 제2표장을 사용한 물병인지 여부에 대해 알 수 없는 점 등을 종합하면, 원고가 제출한 증거만으로는 원고가 입은 손해액이 원고가 구하고 있는 50,000,000원에 이른다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고가 주장하는 바와 같이 구 상표법 제67조 제1항에 의하여 원고의 손해액을 구체적으로 산정하거나 추정하기는 어렵다.

다만, 앞서 본 사정과 아울러 이 사건 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생한 사실은 넉넉히 인정되나 그 손해액 산정을 위한 기초자료가 침해자인 피고에게 편중되어 있고, 이 사건 등록상표의 사용이 피고의 매출액 또는 이익 증가에 기여한 비율 등 손해액을 입증하기 위하여 필요한 나머지 사실을 증명하는 것도 극히 곤란하다고 할 것이므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다. 즉, 피고는 이 사건 제2표장을 사용한 물병을 판매한 개수가 800개에 불과하다고 하나 현재까지도 유통되고 있는 것으로 보이고, 이 사건 제2표장을 사용하는 물병과 그렇지 않은 물병의 각 판매개수를 구별하기 매우 어려운 점, 원고가 제1심에서 이 사건 물병에 관한 손해배상액 500만 원을 청구한 점, 이 사건 물병은 철제보온병에 비하여 출고가 및 이익액이 작은 것으로 보이는 점 등을 감안하여 피고가 이 사건 제2표장을 물병에 사용하여 원고의 상표권을 침해한 행위로 인한 원고의 손해액을 5,000,000원으로 인정함이 상당하다.

정회목 변호사