[상표침해 부정경쟁 분쟁] 영업활동 자체는 이전되지 아니하고 주지성 있는 영업표지만 이전되고, 양수인이 그 상표에 기초한 영업을 영위하고 있지 않다면 적어도 그 기간 동안에는 특별한 사정이 없는 한 그 양수인이 종전 양도인이 취득한 주지성의 승계를 이유로 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구를 할 수 없다 한 판결

특허법원 2018. 12. 7. 선고 2017나2523 손해배상 판결

원고 A는 이 사건 각 상표에 관한 상표권을 경락받음으로써 B로부터 이 사건 각 상표의 주지성을 승계받았으므로, 피고가 이 사건 각 상표와 유사한 피고 각 표장을 여성의류 등에 사용하는 행위는 원고 A의 주지 표지인 이 사건 각 상표에 대한 상품주체 혼동행위[부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목]에 해당한다고 주장한 것에 대하여, 법원이 부정경쟁방지법이 주지 상품표지를 보호하는 목적이나 취지는 상품표지 주체의 투자나 노력으로 구축된 고객흡인력이나 명성 등 상품표지에 화체된 영업상의 신용이 제3자에 의하여 침해되는 것을 방지하는 데 있으므로, 실질적으로 상품표지가 영업과 분리되지 않은 채 함께 이전된 것으로 평가되는 경우에는 그 표지에 축적된 신용 또한 승계된다고 보는 것이 위와 같은 목적이나 취지에 부합하는 해석이라 할 것이지만(대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조), 부정경쟁방지법이 개별 규정을 통하여 보호의 객체로 규율하는 대상은 주지성 있는 표지 그 자체가 아니라 그 표지에 의하여 출처가 구별되는 ‘타인의 상품’(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목) 내지 ‘타인의 영업’(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목) 또는 저명한 표지에 화체된 ‘정당한 권리자의 신용이나 명성’(부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목)이므로, 영업활동 자체는 이전되지 아니하고 주지성 있는 영업표지만 이전되고, 양수인이 그 상표에 기초한 영업을 영위하고 있지 않다면 적어도 그 기간 동안에는 특별한 사정이 없는 한 그 양수인이 종전 양도인이 취득한 주지성의 승계를 이유로 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구를 할 수 없다고 판단한 사건입니다.

1. 사실관계

가. 원고들의 지위

1) 주식회사 동의인터내셔널(이하 ‘동의인터내셔널’이라 한다)은 2007년 2월경 ‘페이지플린’이라는 여성의류 브랜드를 런칭하여 운영하면서, 아래 다. 1), 2)항 기재 ‘’, ‘’ 상표(순서대로 ‘이 사건 제1상표’, ‘이 사건 제2상표’라고 하고, 위 상표를 통틀어 ‘이 사건 각 상표’라고 한다)를 사용하였고, 이 사건 제2상표는 2008. 12. 9.에, 이 사건 제1상표는 2011. 5. 3.에 각 상표등록을 마쳤다.

2) 2013. 6.경 동의인터내셜이 부도나자 이 사건 각 상표의 상표권에 관하여 2013. 7. 5. 상표권압류명령(서울중앙지방법원 2013타채21711)이, 2013. 8. 30. 상표권매각명령이 각 발령되었고, 원고 A는 2014년 8월경 위 민사집행법에 의한 매각절차에서 이 사건 각 상표에 관한 상표권를 105,040,000원에 경락받아 2014. 8. 18. 자신 명의로 각 상표권 이전등록을 마쳤다.

3) 원고 A가 대표자(사내이사)로 있는 원고 회사는 의류, 원단 생산 제조 및 판매업, 의류, 원단, 잡화 도, 소매업 등을 영위하는 회사로서 2014년 8월경에 이 사건 각 상표와 관련된 상품을 발주하기 시작하였고, 2014. 11. 11. 이후부터 이 사건 각 상표가 표시된 의류를 온라인 쇼핑몰에서 판매하였다.

4) 원고 A는 2014. 9. 5. 원고 회사와 사이에 이 사건 각 상표에 대하여 전용사용권을 설정하는 계약을 체결하였고, 원고 회사는 2014. 11. 24. 전용사용권을 설정등록하였다.

나. 피고의 지위

1) 동의인터내셔널은 2011년경 이 사건 각 상표의 서브브랜드로 ‘F.paige’ 상표를 사용하기 시작하였다.

2) 피고는 의류 제조, 판매업 등을 목적으로 하는 회사인데, 피고의 대표자(사내이사)가 대표이사로 있는 주식회사 엠프로미스(이하 ‘엠프로미스’라고 한다)가 2013. 2. 25. 동의인터내셔널과 “엠프로미스가 2013. 9. 1.부터 2015. 8. 30.까지 2년간 2억 원을 지급하는 대가로 그 제조 또는 판매하는 제품에 ‘F.paige’ 상표를 사용할 수 있고, 그 상표의 메인브랜드인 paige Flynn(페이지플린) 브랜드를 홈쇼핑 방송 중 홍보용으로 사용할 수 있다.”라는 내용의 브랜드사용계약을 체결하자, 같은 날 엠프로미스와 위 상표를 피고가 제조 또는 판매하는 제품에 사용할 수 있도록 하는 내용의 브랜드사용계약을 체결하였다. 동의인터내셔널을 2013. 3. 5. 엠프로미스와 추가로 기존 브랜드 이외에 “F.paige by paige Flynn(페이지플린)" 브랜드도 추가로 사용할 수 있는 브랜드사용계약을 체결하였다.

3) 동의인터내셔널은 피고와 위와 같이 최초 브랜드사용계약을 체결한 다음날인 2013. 2. 26. 위 ‘F.paige’ 상표와 유사한 아래 라. 1)항 기재 ‘’ 상표(이하 ‘이 사건 관련 상표’라고 한다)를 출원하였는데, 앞서 본 바와 같이 2013년 6월경 부도가 나 2013. 7. 5. 이 사건 각 상표권이 압류되자 위 출원한 상표에 대하여도 압류가 될 것을 염려하여 2013. 7. 19. 출원인을 동의인터내셔널의 감사인 홍기봉으로 변경하였고, 홍기봉은 2014. 3. 19. 이 사건 관련 상표에 관한 상표등록을 마쳤다.

4) 피고는 위 브랜드 사용계약에 따라 2013년 9월 이후부터 2015. 3. 3.까지 피고가 제작, 판매하는 여성의류 상품의 라벨, 광고물 등에 아래의 표장(이하 기재 순번에 따라 ‘피고 제◯표장’이라 하고, 이를 통틀어 ‘피고 각 표장’이라 한다)을 표시하여 홈쇼핑 방송, 온라인 쇼핑몰 등을 통해 판매하였다.

순번	표장
1
2
3
4
5	페이지플린
6	F.페이지
7	F.페이지 by 페이지플린

5) 피고는 2014. 12. 29. 홍기봉으로부터 이 사건 관련 상표에 관한 상표권을 양수하여 상표권 이전등록을 마쳤다.

다. 이 사건 각 상표

1) 이 사건 제1상표

가) 출원일/등록일/등록번호 : 2010. 4. 26./2011. 5. 3./제863387호

나) 구성 : 
 

다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 의류, 신발, 스포츠 전용 의류 등

2) 이 사건 제2상표

가) 출원일/등록일/등록번호 : 2007. 6. 1./2008. 12. 9./제771893호

나) 구성 : 

다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 신발, 스포츠 전용 의류, 겉옷, 기성복, 모

자 등

라. 이 사건 관련 상표

1) 이 사건 관련 상표

가) 출원일/등록일/등록번호 : 2013. 2. 26./2014. 3. 19./제1028405호

나) 구성 : 

다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 의류, 신발, 스포츠 의류 등

2. 법원의 판단 – 부정경쟁방지법상 손해배상청구

부정경쟁방지법이 주지 상품표지를 보호하는 목적이나 취지는 상품표지 주체의투자나 노력으로 구축된 고객흡인력이나 명성 등 상품표지에 화체된 영업상의 신용이 제3자에 의하여 침해되는 것을 방지하는 데 있으므로, 실질적으로 상품표지가 영업과 분리되지 않은 채 함께 이전된 것으로 평가되는 경우에는 그 표지에 축적된 신용 또한 승계된다고 보는 것이 위와 같은 목적이나 취지에 부합하는 해석이라 할 것이다(대법 원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조).

다만 부정경쟁방지법이 개별 규정을 통하여 보호의 객체로 규율하는 대상은 주지성 있는 표지 그 자체가 아니라 그 표지에 의하여 출처가 구별되는 ‘타인의 상품’(부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목) 내지 ‘타인의 영업’(부정경쟁방지법 제2조 제1호 나목) 또는 저명한 표지에 화체된 ‘정당한 권리자의 신용이나 명성’(부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목)이므로, 영업활동 자체는 이전되지 아니하고 주지성 있는 영업표지만 이전되고, 양수인이 그 상표에 기초한 영업을 영위하고 있지 않다면 적어도 그 기간 동안에는 특별한 사정이 없는 한 그 양수인이 종전 양도인이 취득한 주지성의 승계를 이유로 부정경쟁방지법에 기한 손해배상청구를 할 수 없다고 보아야 할 것이다.

돌아와 이 사건에 관하여 보건대, 원고 A가 동의인터내셔널의 영업과 분리하여 이 사건 각 상표에 관한 상표권만 민사집행법에 의한 매각절차를 통하여 매수한 사실은 앞서 본 바와 같고, 원고 A가 그 주장의 침해기간 동안 이 사건 각 상표를 사용하여 자신 명의의 상품을 제조 또는 판매하거나 이 사건 각 상표를 자신의 상품이나 영업을 위한 것이라고 선전·광고한 사실이 없다는 것은 자인하고 있으므로, 원고 A가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목을 근거로 자신이 이 사건 상표의 주지성을 승계한 영업자이거나 그 스스로 주지성을 취득한 상품표지의 영업자임을 전제로 한 이 부분 주장은 이유 없다.

또한 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목이 보호하는 것은 저명상표의 식별력이나 명성인데(대법원 2006. 1. 26. 선고 2004도651 판결 참조), 원고 A가 제출한 증거들을 모두 살펴보아도 이 사건 각 상표가 주지의 정도를 넘어 저명의 정도에 이르렀다고 보 기 어렵고, 나아가 원고 A가 주장하는 피고의 위 행위가 출처의 혼동을 넘어 ‘식별력 손상’이나 ‘명성 손상’에 해당하는 행위라고 인정하기도 어려우므로, 원고 A가 부정경쟁방지법 제2조 제1호 다목에 기초하여 한 이 부분 주장 역시 이유 없다.

따라서 이와 다른 전제에 선 원고 A의 위 청구는 그 손해액에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3. 법원의 판단 – 채권자대위청구

원고 A는 2014. 9. 5. 원고 회사에 이 사건 각 상표에 관한 전용사용권을 부여하고, 그 대가로 원고 회사로부터 선급금 90,000,000원을 계약 체결 후 1월 이내에 지급받고, 전년도 총매출액의 3%를 경상로열티로 하여 매년 2월 말까지 지급받으며, 원고 회사로부터 경상로열티를 위 기간내에 지급받지 못하면 연 5%의 지연손해금을 지급받기로 하는 내용의 전용사용권 계약을 체결한 사실, 원고 회사는 2016. 12. 30. 및 2017. 12. 31. 원고 A에게 라이센스 비용 명목으로 각 35,370,501원(부가가치세 제외)을 지급한 사실이 각 인정되므로, 위 인정 사실에 의하면, 원고 A는 원고 회사로부터 자신이 변제받았다고 자인하는 금액 이외의 미지급된 선급금 19,258,998원 및 2014년부터 2017년까지의 경상로열티와 그 지연손해금 상당의 채권이 존재하고, 위 채권 모두 변제기가 도래한 점은 인정된다.

그러나 원고 A가 주장하는 피보전채권이 위와 같이 금전채권인 이상, 이를 보전하기 위하여 채권자대위권을 행사함에 있어서는 원칙적으로 채무자의 무자력이라는 요건이 충족되어야 하는데, 원고 A가 제출한 증거만으로는 채무자인 원고 회사가 무자력임을 인정하기에 부족하고, 원고 회사의 당기순손익이 2014년 264,029,894원, 2015년 353,746,164원, 2016년 438,376,175원인 사실이 인정되므로, 원고 회사가 무자력이라고 보기 어렵다.

나아가 채무자가 무자력이 아니더라도 채권자가 보전하려는 권리와 대위하여 행사하려는 채무자의 권리가 밀접하게 관련되어 있고 채권자가 채무자의 권리를 대위하여 행사하지 않으면 자기 채권의 완전한 만족을 얻을 수 없게 될 위험이 있어 채무자의 권리를 대위하여 행사하는 것이 자기 채권의 현실적 이행을 확보하는데 유효·적절한 수단이 되고, 그러한 권리의 행사가 채무자의 자유로운 재산관리행위에 대한 부당한 간섭이 된다는 등의 특별한 사정이 없는 경우에는 채권자가 채무자의 권리를 대위하여 행사할 수 있다고 할 것인데(대법원 2014. 12. 11. 선고 2013다71784 판결 참조), 앞서 본 바와 같이 원고 회사가 피고를 상대로 적극적으로 자신의 전용사용권침해로 인한 손해배상을 구하고 있는 이 사건에서 원고 A가 원고 회사의 권리를 대위하여 행사하지 않으면 자기 채권의 완전한 만족을 얻을 수 없게 될 위험이 있다고 보기도 어렵다.

그렇다면, 원고 A의 채권자대위청구의 소는 피대위채권의 존부에 관하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 보전의 필요성이 인정되지 아니하여 부적법하다.

정회목 변호사