[특허분쟁 출원거절] 출원발명이 선행발명간 결합으로 진보성이 부정되지 않으며 피고 제출 증거를 주지관용기술에 대한 근거로 채택할 수 없다고 본 판결

특허법원 2019. 4. 25. 선고 2018허6269 판결

1. 판결의 요지

이 사건 제1항 발명에는 싸개의 일 면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 기능을 하는 ‘천공부’ 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 ‘통기원’이 개시되어 있는데 반하여, 선행발명 1에서는 이에 대비되는 구성부분으로 ‘가열부재가 풍미부분을 관통할 때 뜨거운 공기가 통과하거나 관통하는’ 구성이 개시되어 있다(차이점 1). 또한 제1항 발명은 선행발명 1과는 다르게 미세한 담배입자 크기의 범위를 ‘직경 3mm 미만’으로 한정하고 있다(차이점 2). 나아가 제1항 발명에는 카트리지가, 천공부가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는데 반하여, 선행발명 1에서는 그와 같은 구성이 개시되어 있지 않다(차이점 3).

선행발명 2의 피천자부 및 이를 통해 형성되는 구멍은 액체 상태의 향미생성매체를 제1토출수단으로 배출 또는 이동시키는 통로에 해당하므로 제1항 발명의 천공부 및 통기원과 매우 상이한 기능을 지니고, 따라서 통상의 기술자가 차이점 1을 극복하기 위한 근거가 될 수 없다.

한편 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있고, 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다.

피고 제출 증거의 각 기재에 의하면, 증기발생매체 내부에 형성된 각종 형태의 구멍이 출원발명의 출원 전 복수 개의 미국 등록특허공보에 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 그러나 위와 같은 사실만으로는 위와 같은 각 개시 구성이 차이점 1, 즉 싸개의 일면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 ‘천공부’ 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 ‘통기원’을 형성하는, 제1항 발명의 구성요소 3, 5 및 7의 전체 구성과 동일하다는 점, 나아가 이들이 제1항 발명의 출원 당시 통상의 기술자에게 주지관용의 기술이었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 증거가 없다. 따라서 피고 제출의 위 증거방법들은 이 사건 심결의 당부를 판단하는 근거로 채택될 수 없다.

그렇다면 차이점 1은 선행발명 1, 2의 결합을 통해서 용이하게 극복할 수 없고, 따라서 제1항 발명은 차이점 2, 3의 극복 여부와 무관하게 그 진보성이 부정되지 않는다.

2. 사실관계

가. 이 사건 출원발명

1) 발명의 명칭 : 물질 증발 방법 및 시스템

2) 국제출원일/ 우선권주장일/ 번역문제출일 및 분할출원일/ 출원번호 : 2006. 7. 18./ 2005. 7. 19./ 2014. 5. 26./ 제10-2014-7014145호

3) 출원인 : 원고

4) 청구범위 (2016. 5. 30.자로 보정된 것)

【청구항 1】증발을 위한 장치에 사용하는 제거 가능한 카트리지로서(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 상기 카트리지는, 흡연가능 습윤물질을 수용하는 싸개(이하 ‘구성요소 2’라 한다); 및 상기 싸개의 일면에 형성된 천공부(이하 ‘구성요소 3’이라 한다);를 포함하고, 상기 흡연가능 습윤물질은 증기 형성 매체가 혼합된 식물로서 직경 3mm 미만의 크기를 갖는 미세한 담배 조각을 포함하며(이하 ‘구성요소 4’라 한다), 상기 천공부는 상기 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출될 수 있도록 하고(이하 ‘구성요소 5’라 한다), 상기 카트리지는 상기 천공부가 형성된 일 면 이외의 모든 면에서 에워싸이는 것이며(이하 ‘구성요소 6’이라 한다), 상기 천공부로부터 상기 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 통기원을 더 포함하는 것(이하 ‘구성요소 7’이라 한다)인 카트리지(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 아래 각 청구항에 따른 발명도 같은 형식으로 지칭한다).

5) 발명의 주요 내용

【0012】 본 발명은, 마우스피스와 케이싱으로 이루어지며, 케이싱에는 히터, 저온 증발 챔버, 연료 탱크, 적정 작동 온도를 유지하기 위해 연소 중에 400℉미만, 바람직하게는 350℉미만의 작동 온도를 유지함으로써 평형점을 유지시키는 제어수단이 있는 점화기가 있으며, 연료의 유량을 제어하는 데에 열조절기가 사용되고 있는 신규의 흡연 기구에 관한 것이다.

【0013】 따라서, 본 발명의 주된 목적은, 세라믹, 유리, 또는 PEI 수지(상표명은 Ultem)로서 공지된 고온 플라스틱과 같은 식품 안전성 고온 재료로 이루어진 마우스피스를 제공하는 데에 있다. 그러나, 적절한 플라스틱 또는 나무 등도 사용될 수 있지만, 사용자의 입술에 과도한 열이 도달하는 것을 방지하도록 단열 재료를 추가로 필요로 한다.

【0018】 바람직하게는, 담배 카트리지는 열전도성 및 증발을 향상시키도록 증발 챔버 안으로 용이하게 삽입되고 증발 챔버의 공동 내에 적절하게 끼워 맞춰지는 형상으로 형성된다. 이 카트리지는 많은 양의 유해 가스를 생성하지 않는 싸개(wrapper)에 에워싸여 형성된다.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 특허청 심사관은 2014. 8. 22. 이 사건 출원발명에 대하여 원고에게, ‘위 출원발명의 청구항 전부가 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 인용발명 1, 2로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 부정된다‘는 취지의 의견제출통지를 하였다.

2) 이에 원고는 2015. 4. 22. 이 사건 출원발명의 명세서 등 보정서와 의견서를 제출하였고, 특허청 심사관은 2015. 8. 31. 원고에게 ‘보정된 위 출원발명의 청구항 전부도 선행발명 1, 2를 결합하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정된다.’는 이유로 재차 의견제출통지를 하였다.

3) 원고는 2015. 11. 2. 의견서를 제출하였고, 특허청 심사관은 2016. 3. 29. 진보성 부정의 거절이유가 해소되지 아니하였다는 이유로 이 사건 출원발명에 대해 거절결정을 하였다.

4) 그러자 원고는 2016. 4. 29. 특허심판원에 위 거절결정에 대하여 불복심판을 청구하였고, 2016. 5. 30. 심사전치 명세서 등 보정서를 제출하였다. 이에 대해 특허청 심사관은 2016. 7. 6. 여전히 진보성 부정의 거절이유가 해소되지 아니하였으므로 원결정을 유지한다는 내용의 심사전치 출원에 대한 심사결과통지를 하였다.

5) 그 후 특허심판원은 위 심판청구를 2016원2583 사건으로 심리하여, 2018. 5. 31. ‘이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되고, 특허출원에 있어서 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다’는 이유를 들어 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

3. 법원의 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 진보성 인정 여부

1) 차이점에 대한 검토

가) 차이점 1의 극복 여부

(1) 피고는, (i) 차이점 1(싸개의 일 면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 기능을 하는 ‘천공부’ 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 ‘통기원’)이 선행발명 2에 개시된 ‘예리한 단부(331, 341)에 의하여 상자 모양의 카트리지 본체(케이싱, 210)의 일 면의 피천자부(221, 231)에 천공 및 그 내부로 연장되는 구멍(홀)이 형성되는 구성’과 실질적으로 동일하고, 나아가 (ii) 담배 카트리지 내부에서 형성된 증기 또는 에어로졸을 원활하게 배출하는 것은 담배 물품의 기초적인 과제로서, 이를 위해 그 내부에 구멍(홀)을 형성하는 것은 을 제13 내지 19호증으로 제출되는 여러 선행발명들을 통해서 알 수 있듯이 이미 잘 알려진 기술구성이므로, 통상의 기술자라면 (i) 선행발명 1, 2의 결합으로부터, 또는 (ii) 선행발명 1 및 위와 같은 주지관용 기술의 결합으로부터 차이점 1을 쉽게 극복할 수 있다고 주장한다.

(2) 우선 (i) 차이점 1이 선행발명 2로부터 극복될 수 있다는 주장에 관하여 보면, 피고 주장의 ‘피천자부’ 및 그로 인해 형성되는 ‘구멍(홀)’을 나타낸 선행발명 2의 관련 기재 내용 및 주요 도면은 아래와 같다. (생략)

위 기재 내용 및 도면에 의할 때, 선행발명 2의 피천자부(221, 231)에 의해 카트리지 본체(케이싱, 210)에 생성된 천공 및 그 내부로 연장되는 구멍(홀)은 액체 상태의 향미생성매체를 제1토출수단(14)으로 배출 또는 이동시키는 통로에 해당한다 할 것인바, 위와 같은 피천자부의 기능은 이 사건 제1항 발명에서 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기를 배출시키는 천공부 및 통기원의 그것과 매우 상이하다. 또한 위 피천자부를 통해 이동한 액체는 이후 제1토출수단(14)에 의해 액적으로 토출되어 유로(3) 내에서 별도의 공기 유입구인 취입구(6)로부터 들어오는 공기와 혼합되고, 위 혼합된 유체(공기 또는 공기와 향미 성분을 포함하는 혼합기)가 가열수단(20)에 의해 가열되어 흡인구(4)쪽으로 배출되는 일련의 과정을 거치게 되는바, 위와 같은 선행발명 2의 전체 가열 구조 역시 이 사건 제1항 발명의 그것과 매우 상이하다.

따라서 선행발명 2의 피천자부 및 이를 통해 형성되는 구멍(홀)은 이 사건 제1항 발명의 천공부 및 통기원과 실질적으로 동일한 구성요소라 볼 수 없다(굳이 선행발명 2에서 이 사건 제1항 발명의 천공부 및 통기원과 같은 기능을 하는 구성 부분을 찾는다고 한다면, 이는 ‘피천자부’가 아닌, 혼합된 유체가 가열수단(20)에 의해 가열된 후 흡인구(4)쪽으로 배출되기까지의 통로 및 출구 부분이라 할 수 밖에 없는데, 이 부분 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 천공부 및 통기원과 비교하여 그 전체 구조 및 작용 효과가 상이하다). 결국 선행발명 2는 통상의 기술자가 차이점 1을 극복하는 근거가 될 수 없다.

(3) 다음으로 (ii) 차이점 1이 주지관용 기술로부터 극복될 수 있다는 주장에 관하여 본다. 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장은 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 보아야 한다. 다만 거절결정불복심판청구 기각 심결의 취소소송절차에서 특허청장이 비로소 주장하는 사유라고 하더라도 심사 또는 심판 단계에서 의견제출의 기회를 부여한 거절이유와 주요한 취지가 부합하여 이미 통지된 거절이유를 보충하는 데 지나지 아니하는 것이면 이를 심결의 당부를 판단하는 근거로 할 수 있다 할 것이다(대법원 2003. 2. 26. 선고 2001후1617 판결, 대법원 2003. 10. 10. 선고 2001후2757 판결 등 참조). 특히 이미 통지된 거절이유가 비교대상발명에 의하여 출원발명의 진보성이 부정된다는 취지인 경우에, 위 비교대상발명을 보충하여 특허출원 당시 그 기술분야에 널리 알려진 주지관용기술의 존재를 증명하기 위한 자료는 새로운 공지기술에 관한 것에 해당하지 아니하므로, 심결취소소송의 법원이 이를 진보성을 부정하는 판단의 근거로 채택하였다고 하더라도 이미 통지된 거절이유와 주요한 취지가 부합하지 아니하는 새로운 거절이유를 판결의 기초로 삼은 것이라고 할 수 없다(대법원 2013. 2. 15. 선고 2012후1439 판결 등 참조).

살피건대, 피고의 위 주장은 이 법원에 이르러서야 을 제13 내지 19호증을 제출하면서 위 증거방법들에 개시된 주지관용 기술로부터 차이점 1이 용이하게 극복될 수 있다는 주장을 새롭게 하고 있는 것인바, 앞서 본 법리에 비추어 피고 제출의 위 증거방법들이 이 사건 심결의 당부를 판단하는 근거로 될 수 있기 위해서는 위 증거방법들에 개시된 해당 구성이 이 사건 제1항 발명의 대응 구성요소 부분(차이점 1인 구성요소 3, 5 및 7)과 동일하다는 점, 나아가 위 증거방법들에 개시된 구성이 주지관용기술이라는 점까지 모두 인정되어야 하고, 특히 주지관용 기술의 인정에 있어서는 심결취소소송 단계에서의 사후적 주지관용 기술의 인정이 출원인의 절차적 권리를 보장하는 특허법상 강행규정에 대한 사실상의 중대한 예외로 기능할 수 있다는 점을 고려하여 그 인정 여부가 엄격히 다루어져야 한다.

을 제13 내지 19호증의 각 기재에 의하면, 증기발생매체 내부에 형성된 각종 형태의 구멍(opening, passage 또는 perforation)이 이 사건 출원발명의 출원 전 복수 개의 미국 등록특허공보에 개시되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 그러나 위와 같은 사실만으로는 위와 같은 각 개시 구성이 차이점 1, 즉 싸개의 일면에 형성되고, 흡연가능 습윤물질의 가열로부터 생성된 증기가 배출되는 ‘천공부’ 및 위 천공부로부터 흡연가능 습윤물질 내로 연장된 ‘통기원’을 형성하는, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3, 5 및 7의 전체 구성과 동일하다는 점, 나아가 이들이 이 사건 제1항 발명의 출원 당시 통상의 기술자에게 주지관용의 기술이었다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 증거가 없다. 따라서 피고 제출의 위 증거방법들은 이 사건 심결의 당부를 판단하는 근거로 채택될 수 없다.

(4) 결국 피고의 위 주장은 모두 이유 없고, 차이점 1은 통상의 기술자가 용이 하게 극복할 수 있다고 볼 수 없다.

나) 정리

앞서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점 1이 통상의 기술자가 선행발명 1, 2의 결합을 통해 용이하게 극복할 수 있었다고 볼 수 없는 이상 나머지 차이점 2, 3의 극복 여부에 불구하고, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다고 봄이 타당하다.

나. 이 사건 제2 내지 7항, 제9항 발명의 진보성 유무

이 사건 제2 내지 7항, 제9항 발명은 이 사건 제1항 발명의 구성요소들을 그대로 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 발명이 선행발명 1과 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상, 이 사건 제2 내지 7항, 제9항 발명 역시 선행발명 1과 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 않는다.

다. 종합

이상과 같은 제반 사정을 종합하면, 이 사건 출원발명은 선행발명 1과 2의 결합에 의하여 진보성이 부정된다고 할 수 없는바, 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

정회목 변호사