특허법원 2017. 5.
25. 선고 2016허7305 판결
1.
판결의 요지
확인대상고안물건이 그 자체로 범용성 있는 물건이 아닌한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다. 이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명해야 한다.
2.
사실관계
가. 이 사건 등록고안
1)
고안의 명칭: 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기
2)
출원일/ 등록일/ 등록번호: 2010. 10. 20./
2011. 5. 26./ 제453895호
3)
청구범위(이하 ‘이 사건 제1항 등록고안’과 같은 방법으로 표시한다.)
【청구항 1】택시에 설치되어 주행요금을 표시하는 택시미터기에 있어서, 위치확인위성으로부터 상기 택시의 현재 위치에 대한 GPS 좌표를 수신하는 GPS 모듈과; 행정지역 구획에 따른 각 행정지역의 경계정보 및 지역별 할증정보가 저장되는 데이터베이스부와; 상기 GPS 모듈로부터 수신된 택시의 위치정보에 따른 택시의 현재 운행위치와 상기 데이터베이스부에 저장된 각 행정지역의 경계정보를 바탕으로 상기 택시가 현재 운행 중인 행정지역을 실시간으로 파악하여, 상기 택시가 소속된 행정지역에서 타 행정지역으로 이동할 경우 상기 데이터베이스부에 저장된 지역별 할증정보를 이용하여 지역 할증요금을 적용하는 제어부와; 상기 제어부로부터 적용된 지역 할증요금이 반영된 택시의 주행요금을 표시하는 디스플레이부;를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기
【청구항 2】제1항에 있어서, 상기 디스플레이부는, 지역 할증요금이 적용되는 경우, 할증요금의 적용 여부 및 각 행정지역별 할증률 또는 할증금액을 추가로 표시하는 것을 특징으로 하는 지역 할증요금 자동 정산기능을 구비한 택시미터기.
4)
실용신안권자: 피고들
5)
고안의 개요
본 고안은 택시에 설치되어 주행요금을 표시하는 택시미터기에 있어서, GPS 모듈, 데이터베이스부, 제어부, 디스플레이부를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 한다.
나. 확인대상고안
심판청구인인 피고들이 원고가 실시하고 있는 것으로 특정한 확인대상고안의 설명서 및 도면은 별지와 같다.
다. 선행고안
2004.
10. 7. 공개된 일본 공개특허공보 특개 2004-280329호에 게재된 ‘택시요금
계산방법, 그 장치 및 그 시스템’에 관한 것이다
라. 이 사건 심결의 경위
1)
피고들은 원고를 상대로 확인대상고안이 이 사건 제1 내지 4항 등록고안의 권리범위에 속한다고 주장하면서, 특허심판원 2015당5543호로 권리범위확인심판을 청구하였다.
2)
특허심판원은
2016. 8. 31. “원고가 확인대상고안 물건을 생산하는 것은 이 사건 제1 내지 3항 등록고안의 물품의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하고, 원고는 택시미터기와 결합 가능한 확인대상고안 물건을 업으로 생산하였으므로, 확인대상고안 물건의 생산은 이 사건 제1 내지 3항 등록고안의 간접침해에 해당한다. 그러나 확인대상고안 물건의 생산은 이 사건 제4항 등록고안의 간접침해에는 해당하지 않는다. 따라서 확인대상고안은 이 사건 제1 내지 3항 등록고안의 권리범위에 속하고, 이 사건 제4항 등록고안의 권리범위에는 속하지 않는다.”는 이유로, 피고들의 심판청구를 일부 인용하고 일부 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
3.
법원의 판단 - 이 사건 제2항 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부 - 간접침해
가. 판단에 필요한 법리
간접침해에 관하여 규정하고 있는 특허법 제127조 제1호 규정은 발명의 모든 구성 요소를 가진 물건을 실시한 것이 아니고 그 전 단계에 있는 행위를 하였더라도 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 실시하게 될 개연성이 큰 경우에는 장래의 특허권 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위하여 일정한 요건 아래 이를 특허권의 침해로 간주하더라도 특허권이 부당하게 확장되지 않는다고 본 것이라고 이해된다. 위 조항의 문언과 그 취지에 비추어 볼 때, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함되고, 생산의 결과물은 발명의 모든 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 한다. 나아가 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당하기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 참조).
위와 같은 법리는 실용신안권의 간접침해에 대하여 규정하고 있는 실용신안법 제29조에 대하여도 동일하게 적용된다고 할 것이다.
나. 구체적 판단
1)
이 사건 제2항 등록고안과 확인대상고안의 대비
위 대비표에서 보는 바와 같이 이 사건 제2항 등록고안과 확인대상고안은 위치확인 위성으로부터 현재 위치에 대한 정보를 수신하는 GPS 모듈(10)[GPS 모듈(110)], 각 행정지역의 경계정보가 저장되는 데이터베이스부(20)[메모리(130)], GPS 모듈(10) [GPS 모듈(110)]로부터 수신된 현재 위치와 데이터베이스부(20) [메모리(130)]에 저장된 각 행정지역의 경계정보를 바탕으로 현재 위치를 실시간으로 파악하고 설정된 행정지역에서 다른 행정지역으로 이동하는지 여부를 판단하는 제어부(30) [MCU(120)]를 포함하는 점에서 공통된다.
다만, 이 사건 제2항 등록고안은 선행고안과는 달리, ① 데이터베이스부(20)가 경계정보 외에 지역별 할증정보를 더 저장하고, ② 제어부(30)가 설정된 행정지역에서 다른 행정지역으로 이동하는 것으로 판단하는 경우 지역별 할증 정보를 이용하여 지역 할증 요금을 자동으로 적용하며, ③ 지역 할증요금이 적용되는 경우 할증요금의 적용 여부 및 행정지역별 할증률 또는 할증금액을 표시하는 디스플레이부(40)를 더 포함하는 점에서 차이가 있다.
2)
확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용되는지
확인대상고안의 아래와 같은 설명서 기재를 참작하면, 확인대상고안 물건은 통상적인 택시미터기와 케이블로 연결되어 사용되는데, 확인대상고안 물건은 택시의 현재 위치가 설정된 지역을 벗어났는지 여부를 경계 알람 프로토콜을 이용하여 택시미터기에 전송함으로써, 택시미터기에서 지역별 할증 요금이 자동으로 적용되어 할증요금이 반영된 주행요금 등이 디스플레이부에 표시되게 된다(원고도 특별히 다투고 있지 않다).
따라서 확인대상고안 물건의 사용으로 이 사건 제2항 등록고안의 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있는 택시미터기가 생산된다고 할 것이다(원고는 확인대상고안은 행정구역 경계정보를 저장하고 있는 이 사건 제2항 등록고안과 달리 사업구역을 기준으로 하는 경계정보를 저장하고 있다는 취지로 주장하나, 설령 원고 주장과 같이 확인대상고안이 사업구역을 기준으로 하는 경계정보를 저장하고 있다고 하더라도, 위 3.항에 본 바와 동일한 이유로 확인대상고안의 경계정보는 이 사건 제2항 등록고안의 경계정보와 실질적으로 동일하다).
3)
확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는지
나아가 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는지, 즉 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도가 존재하는지에 관하여 본다.
가) 판단에 필요한 법리
'등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건'에 해당한다는 점은 실용신안권자가 주장․입증하여야 할 것이다(대법원 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결 참조). 그러나 다른 용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것은 사회통념상 불가능하거나 상당히 곤란한 반면, 다른 용도가 존재한다는 사실을 주장․증명하는 것이 보다 용이한 법이고, 더욱이 확인대상고안 물건을 생산하는 피심판청구인이 그 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높다.
따라서 확인대상고안 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한, 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는, 공평의 원칙상 피심판청구인이 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아야 할 것이다.
이러한 경우 실용신안권자는 피심판청구인이 주장하는 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는다는 점을 증명하여야 할 것이다.
나) 원고의 주장
① 확인대상고안 물건은 항로 이탈 등의 경우 경고를 해주는 항행(航行)내비게이션(갑 제6호증) 또는 항행지원시스템(갑 제7호증)과 동일한 기능을 수행할 수 있고, 경계지역을 이탈하는 경우 자동 알람 기능을 수행하는 GPS 마이크(갑 제12호증)와 동일한 기능을 수행할 수 있으므로, 항행지원시스템 등의 다른 용도가 존재하거나, ② 확인대상고안 물건은 ‘제2항 한정구성’을 갖추지 않은 택시미터기에도 사용될 수 있으므로, 확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용되는 물건이라고 볼 수 없다.
다) 구체적 판단
확인대상고안 물건이 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 사실은 위 2)항에서 본 바와 같고, 그 자체로 범용성이 있는 물건은 아닌 것으로 보이는바, 원고 주장의 용도가 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당하지 않는지에 관하여 보기로 한다.
먼저 원고의 ① 주장에 대하여 살피건대, 확인대상고안 물건이 연결․결합됨으로써 확인대상고안 물건과 함께 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크와 동일한 기능을 할 수 있는 특정 장치나 부품 등에 관한 증거가 전혀 제출되지 않았는바(실용신안권자로서는, 위와 같은 특정 장치나 부품 등이 제시된 이후에야 확인대상고안물건이 그 특정 장치나 부품 등과 연결․결합되어 사용되는 것이 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도가 될 수 있는지 아니면 단순히 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한지를 증명할 수 있을 것으로 보인다), 이러한 상태에서는 원고가 주장하는 항행내비게이션, 항행지원시스템, GPS 마이크의 용도를 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다(더욱이 위 각 장치는 이미 GPS 안테나와 지도 데이터를 포함하고 있어, GPS 안테나와 지도 데이터가 포함된 확인대상고안 물건이 위 각 장치에 연결․결합되는 경우에는 복수의 GPS 안테나와 지도 데이터가 존재하게 되는데, 경제적, 실용적인 측면에서 보면 위와 같은 연결․결합을 상정하기는 어렵다).
다음으로 원고의 ② 주장에 대하여 살피건대, 확인대상고안 물건이 연결․사용될 수 있으면서도 ‘제2항 한정구성’을 포함하지 않는 택시미터기는 존재하지 않는 것으로 보이므로, 확인대상고안 물건이 제2항 한정구성을 포함하지 않는 택시미터기에 연결되어 사용되는 용도 역시 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도에 해당한다고 평가하기 어렵다.
따라서 확인대상고안 물건은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산 이외의 다른 경제적, 상업적 내지 실용적인 용도를 발견하기 어려운 이상 이 사건 제2항 등록고안물품의 생산에만 사용된다고 할 것이다.
4)
검토 결과의 종합
그렇다면 확인대상고안 물건을 생산하는 것은 이 사건 제2항 등록고안 물품의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위에 해당하고, 원고는 업으로 확인대상고안 물건을 생산․판매하였으므로, 확인대상고안 물건의 생산은 이 사건 제2항 등록고안의 간접침해에 해당한다.
다. 소결론
따라서 확인대상고안은 이 사건 제2항 등록고안의 권리범위에 속한다.
정회목 변호사
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