[특허분쟁 권리범위확인] VOD 관련 특허에 대한 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 제대로 특정되지 못하는 경우에 부적법 각하되어야 한다고 인정한 판결

특허법원 2018. 11. 27. 선고 2018허2595 판결

1. 사실관계

가. 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭: 주문형 비디오 서비스의 효율적 운영방법 및 시스템

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2005. 9. 29./ 2006. 12. 12./ 특허 제659191호

3) 특허권자: 원고

4) 청구범위

【청구항 1】 복수의 VOD 컨텐츠와 상기 VOD 컨텐츠의 선택에 필요한 기본정보를 제공하는 VOD 서버와 상기 VOD 서버로부터의 VOD 컨텐츠의 관리를 수행하는 VOD 관리 애플리케이션을 구비하는 셋톱박스 사이의 VOD 컨텐츠의 상호교환에 의해 VOD 서비스를 구현하는 것을 포함하는 VOD 서비스 운영방법에 있어서, 상기 복수의 VOD 컨텐츠는 적어도 제1 모드와 제2 모드로 카테고리화되고, 상기 제1 모드에 속하는 VOD 컨텐츠는, 상기 VOD 서버에 의한 푸시에 의해 상기 컨텐츠를 선택하기 위해 필요한 컨텐츠 기본정보를 상기 셋톱박스에 미리 저장하고, 제1 모드가 활성화될 때, 상기 VOD 관리 애플리케이션의 관리하에 미리 저장된 컨텐츠 기본정보를 화면에 제공하고, 상기 제2 모드에 속하는 VOD 컨텐츠는, 필요할 때 사용자의 요청에 의해, VOD 컨텐츠를 선택하기 위해 필요한 컨텐츠 기본정보를 상기 VOD 서버로부터 상기 셋톱박스로 전달하고, 상기 VOD 관리 애플리케이션의 관리하에 셋톱박스로 전달된 컨텐츠 기본정보를 실시간으로 화면에 제공하는 것을 특징으로 하는 VOD 서비스 운영방법.

5) 발명의 개요

본 발명의 목적은 컨텐츠 선택을 위해 사용자가 대기하는 시간과 네트웍 부하를 줄여줌과 아울러, 주문형 비디오 서비스의 효율적 운영이 가능한 VOD 서비스 운영방법 및 시스템을 제공하는 것이다([7]).

나. 확인대상발명(2017. 10. 27.자로 보정된 것)

원고가, 피고가 실시하고 있다고 특정한 ‘VOD 서비스 운영시스템 및 방법’으로 그 설명서 및 도면은 [별지]와 같다.

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 9. 26. 특허심판원 2016당2975호로 피고를 상대로 “확인대상발명은 이 사건 특허발명의 청구항 제1항 등의 권리범위에 속한다.”라고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 1. 24. “확인대상발명은 피고가 실제로 실시하고 있는 발명과 동일하지 않다.”라는 이유로 원고의 이 사건 권리범위확인심판청구가 부적법하다고 보아 이를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 법원의 판단

가. 피고가 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부

1) 관련 법리

특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

가) 확인대상발명의 구성

(1) 권리범위확인심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 대응하여 구체적으로 구성을 기재한 확인대상발명의 설명 부분을 기준으로 파악하여야 하고, 확인대상발명의 설명서에 첨부된 도면에 의하여 위 설명 부분을 변경하여 파악하는 것은 허용되지 아니한다(대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결 참조).

(2) 확인대상발명의 설명서에는 ‘제1 모드 VOD 컨텐츠(11)‘ 및 ’제2 모드 VOD 컨텐츠(12)‘, ’제1 모드 VOD 컨텐츠 기본정보(40)‘ 및 ’제2 모드 VOD 컨텐츠 기본정보(70)‘와 관련하여 기재되어 있다.

(3) 위 법리에 따라 확인대상발명의 설명서를 기준으로 하여 확인대상발명의 구성에 관하여 살피건대, 확인대상발명에서 VOD 컨텐츠들은 VOD 서버(10)에 저장되는 것으로, 이러한 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠(11) 및 제2 모드 VOD 컨텐츠(12)로 구분되고, 확인대상발명에서 기본정보는 VOD 컨텐츠 선택을 위해 사용자에게 제공되는 정보로서, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보(40) 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보(70)로 구분되는데, 제1 모드 VOD 컨텐츠(11)와 관련된 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보(40)는 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 것이고, 제2 모드 VOD 컨텐츠(12)와 관련된 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보(70)는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 것임을 알 수 있다.

나) 피고 실시발명의 구성

(1) [별지] 기재 확인대상발명의 [도 6a], [도 6b] 등 도면은 피고 실시발명이 작동되는 화면을 촬영한 것인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 위 도면을 기준으로 피고 실시발명의 구성을 살펴본다.

(2) [도 6a]와 관련하여, 피고 실시발명은 ‘국가대표2’의 제1 모드 VOD 컨텐츠 기본정보(광고 이미지, 40)를 VOD 선택 메뉴 위에 표시하는데, 이는 사용자의 요청과 무관하게 표시되는 것이므로, 위 기본정보(40)에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 ‘국가대표2’는 확인대상발명의 제1 모드 VOD 컨텐츠(11)에 해당하는 것으로 볼 수 있고, [도 6b]와 관련하여, 피고 실시발명의 화면 우측에 표시된 ‘국가대표2’의 제목, 감독, 출연, 줄거리 등의 정보(41)는 사용자의 요청이 있을 때 실시간으로 제공되는 기본정보이므로, 위 기본정보(41)에 대응되는 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 ‘국가대표2’는 확인대상발명의 제2 모드 VOD 컨텐츠(12)에도 해당하는 것으로 볼 수 있고, 달리 [도6b]가 사용자의 요청이 없더라도 미리 셋톱박스에 제공되는 정보임을 증명할 증거가 없다.

따라서 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠 ‘국가대표2’는 확인대상발명의 제1 모드에 대응되는 동시에 제2 모드에도 대응될 뿐만 아니라, ‘국가대표2’에 관하여 표시된 기본정보는 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보에 해당한다고 할 것이다.

다) 검토

이상 살핀 바와 같이 확인대상발명의 설명서에 기재된 VOD 컨텐츠들은 제1 모드 VOD 컨텐츠(11) 및 제2 모드 VOD 컨텐츠(12) 중 어느 하나로 구분되는 것이고, VOD 컨텐츠 기본정보는 제1 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보(40) 및 제2 모드 VOD 컨텐츠의 기본정보(70) 중 어느 하나로 구분되는 반면, 피고 실시발명에서 [도 6a], [도 6b]의 기본정보(40, 41)에 대응하는 VOD 컨텐츠들은 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이고, [도 6a], [도 6b]의 기본정보(40, 41)는 확인대상발명의 제1 모드에 해당되면서 동시에 제2 모드에 해당되는 것이다.

결국 확인대상발명의 설명서를 기준으로 하여 확인대상발명을 특정하는 경우 피고 실시발명의 VOD 컨텐츠들 및 기본정보들은 제1 모드 또는 제2 모드 중 어느 하나로 구분되는 것은 아니라는 점에서 확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 서로 동일하다고 보기 어렵다.

3) 원고의 주장에 대한 판단

가) 원고는, 영화 “국가대표2”에서 푸시 방식으로 기본정보(40)가 제공되므로([도6a]) 피고 실시발명에 제1 모드 컨텐츠가 존재함이 명확히 확인되고, 영화 “가문의 영광”에서는 사용자의 요청이 있는 경우에 그 기본정보(70)가 제공되고 있어([도 4e]), 피고 실시발명에 제2 모드 컨텐츠 역시 존재한다는 사실 역시 분명히 확인할 수 있으므로, 피고 실시발명에 제1 모드 컨텐츠와 제2 모드 컨텐츠가 구별되어 존재하는 것은 분명하다고 주장한다.

살피건대, 원고가 주장하는 [도 6a]의 40은 ‘국가대표2’라는 영화의 제1 모드 VOD 컨텐츠 기본정보에 해당하는 것이고, [도 4e]의 70은 ‘가문의 영광’이라는 영화의 제2 모드 VOD 컨텐츠 기본정보에 해당하는 것으로서, 해당 VOD 컨텐츠를 각각 달리 할 뿐만 아니라 해당 VOD 컨텐츠의 선택 경로를 각각 달리하는 경우에도 해당하므로, 이러한 피고 실시발명의 실시형태가 [도 6a], [도 6b]의 기본정보(40, 41)에 대응하는 VOD 컨텐츠들이 확인대상발명의 제1 모드에 해당되는 동시에 제2 모드에 해당된다는 점을 배제한다고 볼 수 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

나) 원고는, 영화 “국가대표2”의 경우 [도 6a]에서 기본정보가 푸시 방식으로 제공되는 것은 제1 모드 컨텐츠에 해당하고, 푸시 방식에 의한 기본정보 제공 이후에 [도6b]에서 사용자 선택에 의하여 다른 기본정보가 추가로 제공되는 것도 여전히 제1 모드 컨텐츠라고 할 수 있으므로, 피고 실시발명과 확인대상발명은 동일하다는 취지로 주장한다.

살피건대, 확인대상발명의 설명서에는 어떤 VOD 컨텐츠가 제1 모드 VOD 컨텐츠(11)에 속하는지 또는 제2 모드 VOD 컨텐츠(12)에 속하는지를 명확히 구분하고 있고, 이는 이 사건 특허발명의 구성요소에 대응되는 확인대상발명의 핵심적인 구성이라고 할 것인데, 이와 달리 피고 실시발명은 단일한 VOD 컨텐츠가 [도 6a]와 같이 푸시 방식에 의한 기본정보 제공 이후 [도 6b]와 같이 사용자 선택에 의하여 다른 전송방식의 기본정보가 추가로 제공되고, 이를 어느 하나의 모드에 속하는 VOD 컨텐츠라고 단정할 수 없으므로, 피고 실시발명의 구성과 확인대상발명의 구성이 동일하다고 보기 어렵다. 따라서 원고의 위 주장도 받아들이지 아니한다.

나. 종합

이상 검토한 결과를 종합하면, 확인대상발명과 피고 실시발명은 사실적 관점에서 동일하지 아니하므로 피고가 확인대상발명을 실시하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구는 확인의 이익이 없어 부적법하다고 할 것인바, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결에는 원고 주장과 같은 위법 사유가 있다고 할 수 없다.

정회목 변호사