[특허분쟁 등록무효] 특허발명은 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 쉽게 발명할 수 없다고 본 특허법원의 판결

특허법원 2019. 4. 26. 선고 2017허3966 판결

1. 판결의 요지

구성요소 2에는 서로 인접된 제2 딤플과 제2 딤플 사이에 인접된 위치에 피넛 형상의 딤플이 형성되어 있고, 피넛 형상의 딤플은 이웃한 오각면체의 피넛 형상의 딤플과 대칭을 이루며 방사체로 5개 형성되어 있는 데 비하여, 선행발명 1에는 구성요소 2의 피넛 형상 딤플 대신 원형의 제4 딤플과 제2 딤플이 인접하여 형성되어 있다는 점에서 차이가 있으나, 다음과 같은 이유로 위 차이점은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 쉽게 극복할 수 없다고 보아야 한다.

①비행 중인 골프공에는 항력과 양력이 작용한다. 그런데 특허발명의 출원 당시 골프공 표면의 움푹 들어간 구조형상인 딤플이 항력 및 양력에 영향을 주어 비거리를 향상시키는 것으로 알려져 있었고, 구체적으로 골프공의 딤플은 골프공 주변에 난류를 발생시켜 골프공 주변에 흐르는 유체의 유동박리점을 후방으로 이동시키는 역할을 함으로써 결과적으로 분리영역이 감소되도록 하고 이에 따라 항력이 감소하고 상승력이 증가하는 효과를 가져온다.

②이에 따라 특허발명의 출원 당시에는 딤플의 배치나 구조 등의 변경을 통해 항력을 최소화하면서 최적의 양력을 발생시켜 골프공의 비거리를 최대한으로 늘릴 수 있는 구조를 만드는 것이 해당 기술 분야에서 공통적인 과제였다고 할 것이다.

③한편, 골프공은 백스핀이 발생하여 회전하면서 비행하게 되는데, 이에 따라 회전하는 공과 공을 둘러싼 유체인 공기의 상호작용에 따라 공기의 유동 및 그로 인한 압력 및 힘의 양상이 복잡하게 변화하고, 여기에 딤플의 추가로 인하여 양력 및 항력의 변화 양상은 더욱 복잡하게 된다. 특히 공기 등 유체는 고체와 달리 비선형적 거동을 보이는 속성을 가지기 때문에 회전하면서 비행하는 골프공의 표면과 같이 미세한 부분의 유체 흐름은 초기 변수의 작은 변화만으로도 큰 차이가 발생할 수 있어 그 예측이 어렵다. 가령 골프공에 대하여 레이놀즈수의 변화에 대한 항력계수의 변화를 실측한 결과, 오른쪽 도면과 같이 특정 레이놀즈수에서 항력계수가 급감하는 거동을 보이는 점이 이를 뒷받침한다. 또한 골프공이 회전하면서 비행하면 회전하는 방향 쪽으로 휘게 되는 마그누스 효과가 발생하여 골프공을 위쪽으로 밀어 올리는 힘에 의해 비행거리가 더 증가하게 되므로 이 효과를 활용하는 것에 연구가 집중되고 있는데, 실제로 딤플구조를 달리한 골프공을 만들어 실험을 한 결과 예상과 달리 회전하는 방향의 반대방향으로 휘어 골프공의 성능에 악영향을 주는 역마그누스 효과가 나타나기도 한다. 그런데 이러한 역마그누스 효과가 발생하는지 여부는 오로지 실험에 의해서만 확인할 수 있으며, 그 발생원인이나 메커니즘이 정확히 규명되지는 않고 있으므로 설계과정에서 미리 역마그누스 효과가 발생하리라는 점을 예측하는 것은 매우 어려운 일이다. 이러한 이유로 딤플의 구조(배열, 개수, 형상, 직경, 깊이 등)를 달리하여 골프공을 설계한 경우에는 그러한 딤플구조를 가지는 골프공으로 풍동(風洞)실험 등을 통해 실험해보기 전에는 위 골프공이 실제로 어떠한 비행거동을 보일 것인지를 사전에 예측하는 것은 매우 어려운 속성을 가지며, 딤플의 사소한 변형에도 전혀 상이한 비행거동을 보이는 경우도 있게 된다.

④한편, 선행발명 1은 한 종류의 딤플만 형성되었던 종래 기술의 단점을 개선하기 위하여 서로 다른 직경을 갖는 2~4종류의 딤플을 골프공 표면상에 무질서한 규칙 방향으로 배열함으로써, 딤플이 동일한 치수를 갖는 종래 기술의 경우 발생하였던 골프공 표면상의 서로 다른 위치에서 발생하는 기류가 서로 간섭하는 현상을 억제하고, 골프공 표면상의 기류가 더욱 난류화되어 공기 저항을 감소하기 위한 것이다. 반면, 선행발명 2는 아래와 같은 명세서 기재에 의할 때 낮은 스핀 조건에서 항력 및 양력간의 균형이 쉽게 맞춰지게 되고 그에 따라 골프공의 비행 성능이 향상될 수 있게 하는 것을 목적으로 하는 것으로서, 이를 위한 특징적인 형상으로 연결 딤플 구조를 갖는 것이다.

⑤그런데 통상의 기술자가 구체적인 목적이 서로 상이한 선행발명 1에 선행발명 2의 연결 딤플을 결합할 동기를 발견할 수 없다. 나아가 앞서 본 바와 같이 골프공의 딤플 변화에 따른 효과는 미리 예측할 수 없고 제작하여 실험해 본 다음에야 비로소 그 성능을 알 수 있다는 점과 [도 1]과 같이 골프공의 전면에 걸쳐 적용되어 있는 선행발명 2의 연결 딤플은 골프공 중앙부(원형 딤플 3개가 삼각형 모양으로 배치되어 있는 부분)를 기준으로 방사상으로 퍼져 나가면서 골프공 중앙부를 향하도록 길게 배치된 연결딤플의 행과 그와 수직방향으로 배치된 연결딤플의 행이 번갈아 가면서 배치되어 있는 형상을 띠고 있는 점을 고려하면, 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 이 사건 특허발명과 같이 오각면체의 꼭짓점에 대응하는 위치에 오각면체의 중앙 방향으로 길게 방사상으로 배치되는 피넛 딤플 구성을 도출하는 것은 쉽지 않다.

2. 사실관계

가. 원고들의 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭 : 골프공의 372 피넛 딤플구조

2) 출원일/ 등록일/ 특허번호 : 2013. 7. 11 / 2013. 10. 18./ 제1321958호

3) 청구범위(특허심판원이 2018. 10. 23. 2018정24 사건에 관하여 한 정정심결에 의하여 정정 확정된 것)

【청구항 1】골프공에 있어서, 하나의 골프공의 외주면에 12개의 오각면체(100)와 20개의 삼각면체(200)가 이웃하여 각 대칭으로 십이이십면체의 연결 구조를 이루며(이하 ‘구성요소 1’); 상기 오각면체(100)는 그 중앙에 1개의 제1 딤플(301)이 형성되고, 상기 제1 딤플(301)의 외측둘레에 인접되어 방사체로 5개의 제2 딤플(302)이 형성되며, 서로 인접된 상기 제2 딤플(302)과 상기 제2 딤플(302)의 사이에 인접되어 피넛(peanut) 형상의 딤플(303)이 이웃한 상기 오각면체(100)의 피넛(peanut) 형상의 딤플(303)과 대칭을 이루며 방사체로 5개 형성되고, 상기 피넛(peanut) 형상의 딤플(303) 연결부(303c) 한쪽면에 인접된 제3 딤플(304)이 상기 피넛(peanut) 형상의 딤플(303)과 상기 피넛(peanut) 형상의 딤플(303)에 사이마다 2개씩 10개 형성되어 오각형상으로 구성되고; 상기 삼각면체(200)는 6개의 제4 딤플(305)이 서로 인접되어 삼각형상으로 형성되어 하나의 골프공은 총 372개의 딤플로 구성되며(이하 ‘구성요소 2’); 상기 피넛(peanut) 형상의 딤플(303)은 상기 제2 딤플(302)과 제3 딤플(304)에 인접되어 형성되는 소딤플(303a)과 상기 제3 딤플(304)과 상기 제4 딤플(305)에 인접되어 형성되는 대딤플(303b)로 구성되고, 상기 소딤플(303a)과 대딤플(303b)을 서로 연결하는 연결부(303c)로 구성되며(이하 ‘구성요소 3’); 상기 제1 딤플(301), 제2 딤플(302), 제3 딤플(304)은 직경 3 이상과 5 미만으로 형성되어 0.16㎜ 내지 0.18㎜의 깊이로 형성되고, 상기 피넛(peanut) 형상의 딤플(303)은 직경 2.3으로 형성된 소딤플(303a)과 직경 3으로 형성된 대딤플(303b)과 대․소딤플(303b, 303a)을 서로 연결하는 연결부(303c)는 0.16㎜ 내지 0.18㎜의 깊이로 형성되며, 상기 제4 딤플(305)은 직경 3 이상과 4.8 미만으로 형성되어 0.16㎜ 내지 0.18㎜의 깊이로 형성되는 것을 특징으로 하는 총 372개의 딤플로 구성되는 골프공의 372 피넛 딤플구조(이하 ‘구성요소 4’)

나. 선행발명들

1) 선행발명 1(갑5호증의1)

1988. 3. 8. 등록되고 그 무렵 공고되어 미국 특허공보 제4,729,567호에 실린 ‘골프공(GOLF BALL)'에 관한 것이다.

2) 선행발명 2(갑7호증의1)

2009. 7. 14. 등록되고 그 무렵 공고되어 미국 특허공보 제7,559,857호에 게재된 ‘골프공(GOLF BALL)'에 관한 것이다.

다. 이 사건 심결 및 정정의 경위

1) 피고는 2016. 11. 17. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허권자인 원고들을 상대로, 「정정 전 특허발명은 특허법 제33조 제1항 본문에 따른 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받지 않은 무권리자에 의해 출원되어 등록되었고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’)이 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다. 따라서 정정 전 특허발명은 그 등록이 무효로 되어야 한다.」는 취지로 주장하면서 정정 전 특허발명의 전체 청구항인 청구항 1~7에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 피고의 심판청구를 2016당3626 사건으로 심리한 다음, 2017. 5. 2.「정정 전 특허발명은 무권리자에 의해 출원된 경우에 해당하지는 않으나, 통상의 기술자가 선행발명 1, 2에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다.」는 이유를 들어 피고의 위 심판청구를 인용하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

3) 그러자 원고들은 2017. 6. 5. 이 법원에 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 후 2018. 2. 23. 특허심판원에 정정 전 특허발명의 청구범위를 위 가.의 3)항과 같이 정정하고 발명의 설명의 일부 기재를 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였고(갑15호증의1, 2), 특허심판원은 이를 2018정24 사건으로 심리하여 2018. 10. 23. 위 정정심판청구를 받아들이는 이 사건 정정심결(갑17호증)을 하였으며, 위 심결은 그 무렵 확정되었다.

정회목 변호사