[상표분쟁 등록취소] 등록상표가 취소심판청구일로부터 3년 이내 사용되지 않았다고 본 판결

특허법원 2019. 4. 25. 선고 2018허2137 판결

1. 판결의 요지

구 상표법 제73조 제1항 제3호의 취소심판이 청구된 경우 그 취소를 면하기 위해서는 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 당해 상표를 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나, 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 당해 등록상표 중 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없다.

원고는 자신의 홈페이지에서 이 사건 등록상표를 사용하였다고 주장하는데, 원고가 운영하는 ‘세울자동문’이라는 상호를 가진 업체의 홈페이지를 캡처한 자료와 캡처 및 저장 이력을 살펴보면, 이 사건 취소심판 청구일로부터 1년이 경과한 후인 2017. 10. 5.부터 6회에 걸쳐 홈페이지 화면캡처가 이루어져서 그대로 저장되었음을 알 수 있을 뿐, 이 사건 취소심판 청구일인 2016. 6. 30. 이전에는 홈페이지에 대한 캡처 이력이 전혀 없어, 이 시기에 위와 같은 홈페이지가 실제로 존재하였는지 여부를 확인할 수 없다. 한편 인터넷 아카이브 기록물 상단에는 위 홈페이지가 2016. 5. 11. 캡처되었으며, 그 전에도 동일한 홈페이지 화면이 다수 캡처된 것으로 이력이 나타나 있지만, 이렇게 캡처된 화면에는 이 사건 등록상표의 표장인 ‘SOMMER’의 표기가 나타나 있지 않다.

또한 피고가 2017. 8. 30. 원고에게 발송한 경고장에는 ‘원고가 이 사건 등록상표를 정당한 권리자인 피고의 허락 없이 임의로 원고 명의로 등록하였는데, 이는 피고의 정당한 권리행사를 방해하는 것일 뿐만 아니라, 악의에 의해 피고 상표의 주지저명성에 부당편승하기 위한 것이므로, 원고는 피고에게 이 사건 등록상표에 대한 권리를 이전하고, 향후 피고의 권리를 침해하지 않겠다고 약속할 것을 요구’하는 취지의 문언이 기재되어 있다. 다만 그 일부에는 피고가 이 사건 등록상표를 ‘사용’하고 있다는 문언도 포함되어 있으나, 위 경고장의 전체적 내용과 취지는 원고가 이 사건 등록상표를 피고와의 거래 관계를 이용하여 등록한 것이 부당하다는 내용일 뿐만 아니라, 위 기재만으로는 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 시점을 특정할 수 없는 점에 비추어 볼 때, 위 경고장만으로는 원고가 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용한 사실을 인정할 수 없다. 따라서 등록상표의 등록을 취소한 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없다.

2. 사실관계

가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 제787820호/2007. 12. 3./2009. 5. 6.

2) 표장: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제7류의 공압식 문개폐기(기계부품), 기계부품용 공압식 문개폐장치, 전동식 커튼 당김장치, 커튼당김장치, 승강장치

나. 이 사건 심결의 경위

피고는 2016. 6. 30. 원고를 상대로 특허심판원에 취소심판(이하 ‘이 사건 취소심판’이라 한다)을 청구하여 이 사건 등록상표가 위 심판청구일 전 3년 동안 사용되지 않았으므로 그에 대한 상표권 등록이 취소되어야 한다고 주장하였다. 특허심판원은 이 사건을 2016당1897호로 심리한 다음 2018. 1. 23. 피고의 청구를 받아들여 이 사건 등록상표에 대한 상표권등록을 취소하는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이 라 한다)을 하였다.

3. 적용 법리

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 변경되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우 ’심판에 의하여 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 여기서 상표의 ‘사용’이라 함은 구 상표법 제2조 제1항 제7호에서 규정하고 있는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위, ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시·수출 또는 수입하는 행위, ③ 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위 중 어느 하나에 해당하는 행위를 말한다.

또한, 구 상표법 제73조 제4항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 등록상표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우, 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 1 이상에 대하여 당해 상표를 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나, 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 당해 등록상표 중 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있다. 이때 위와 같은 등록상표의 정당한 사용의 점 등은 피청구인이 이를 증명하여야 한다.

4. 법원의 판단

원고는 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 자신이 운영하는 홈페이지에서 이 사건 등록상표를 광고목적으로 사용하였다고 주장하면서 이를 뒷받침하는 증거로서 갑 제4 내지 제9호증(가지번호가 있는 것은 이를 포함한다)을 제출하고 있다.

살피건대, 위 각 증거 및 을 제1, 2호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 알 수 있는 다음과 같은 사실과 사정을 종합하면, 원고가 제출한 위 증거만으로는 원고가 이 사건 취소심판 청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표를 사용하였음을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

정회목 변호사