[상표분쟁 등록무효] 선사용상표 'LOVE PINK'가 등록상표의 출원일 당시 미국에서 특정인의 상표로 인식되었다는 등의 이유로 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 구 상표법 7조 1항 12호에 해당하여 등록무효로 본 판결

특허법원 2019. 4. 19. 선고 2018허7446 판결

1. 판결의 요지

① VICTORIA'S SECRET 브랜드의 표장은 1977년부터 미국에서 여성용 속옷, 여성용 수영복, 여성용 잠옷 등 여성의류 등에 사용되어 온 표장으로서, 아래와 같은 사정(생략)에 비추어 보면 등록상표의 출원일 당시 미국에서 일반 대중에게 널리 알려진 이른바 ‘저명상표’이거나 적어도 여성용 속옷 내지 여성의류와 관련하여 그 수요자나 거래자에게 널리 알려진 이른바 ‘주지상표’에 해당한다고 봄이 타당하다.

② PINK 브랜드는 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 서브 브랜드로서 2002년부터 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 삼아 여성용 속옷, 여성용 운동복, 여성용 잠옷 등에 사용되었다. PINK 브랜드의 미국 내 매출액이 2005년 517,219,000달러, 2006년 704,815,000달러, 2007년 801,635,000달러, 2008년 856,302,000달러, 2009년 885,834,000달러에 이르렀을 뿐만 아니라 매출액이 계속 증가 추세에 있었던 점, 미국 내 광고 및 마케팅 비용도 2007년 8,793,000달러, 2008년 9,841,000달러, 2009년 10,672,000달러에 이르렀을 뿐만 아니라 그 금액이 계속 증가 추세에 있었던 점 등에 비추어 보면, PINK 브랜드의 표장 또한 등록상표의 출원일 당시 미국에서 여성용 속옷 내지 여성의류와 관련하여 그 수요자나 거래자에게 널리 알려진 이른바 ‘주지상표’에 해당한다고 봄이 타당하다.

③ 선사용상표들 등으로 구성된 LOVE PINK 브랜드는 PINK 브랜드의 서브 브랜드로서 2005. 12. 무렵부터 여성용 속옷, 여성용 운동복, 여성용 잠옷 등 여성의류와 가방, 신발 등에 사용되었는데, PINK 브랜드가 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 목표한 점에 비추어 보면 그 서브 브랜드인 LOVE PINK 브랜드도 18~22세의 여성을 주된 수요층으로 목표한 것으로 보인다. 한편 LOVE PINK 브랜드의 상품은 2005. 12. 무렵 “VICTORIA'S SECRET”의 “CHRISTMAS DREAMS & FANTASIES 2005 VOL 1”이라는 제목의 카탈로그에 의하여 광고 및 판매되기 시작한 이래 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 카탈로그를 통하여 꾸준히 선사용상표들이 표시된 LOVE PINK 브랜드의 상품이 광고 및 판매되었다.

④ LOVE PINK 브랜드의 상품은 라벨 및 태그에 주지상표인 PINK 브랜드의 표장 및 저명상표인 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 표장이 함께 표시됨으로써 LOVE PINK 브랜드가 VICTORIA'S SECRET 브랜드에 속하는 PINK 브랜드의 서브 브랜드임을 나타내었고, 앞서 본 바와 같이 LOVE PINK 브랜드의 상품은 VICTORIA'S SECRET 브랜드의 카탈로그를 통하여 광고 및 판매되었다. 이처럼 LOVE PINK 브랜드는 VICTORIA'S SECRET 브랜드 및 PINK 브랜드와 관련지어 광고 및 판매됨으로써 VICTORIA'S SECRET 브랜드 표장의 저명성 및 PINK 브랜드 표장의 주지성 등에 힘입어 그 주된 수요층으로 볼 수 있는 미국의 젊은 여성들에게 보다 용이하게 특정인의 상품 출처 표시로 인식되었을 것으로 보인다.

⑥ 원고는 ' ’ 표장에 관하여 이 사건 등록상표의 출원일인 2009. 12. 7.보다 앞선 2008. 10. 1. 미국에서 상품류 구분 제25류를 지정상품 내지 사용상품으로 하는, 2009. 7. 28. 콜롬비아 및 온두라스에서 상품류 구분 제25류 및 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는, 2009. 7. 30. 베네수엘라에서도 상품류 구분 제25류 및 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는 각각 상표등록을 출원하여 상표등록을 마쳤고, ‘LOVE PINK’ 표장에 관하여 2009. 4. 7. 캐나다에서 서비스업류 구분 제35류를 지정상품으로 하는 상표등록을 출원하여 상표등록을 마쳤다. 또한, 원고는 이 사건 등록상표의 출원일 이후 ‘LOVE PINK’ 등의 상표를 미국, 캐나다, 유럽, 중국 등 다수의 국가에 출원하여 등록받았다.

⑦ PINK 브랜드의 상품은 미국 내에서 오프라인 매장뿐만 아니라 온라인 쇼핑몰 및 카탈로그를 통해서도 판매되고 있는데, PINK 브랜드 상품의 온라인 쇼핑몰 및 카탈로그를 통한 상품의 매출액은 2005년 37,211,000달러, 2006년 61,604,000달러, 2007년 67,570,000달러, 2008년 69,813,000달러, 2009년 74,708,000달러로서 앞서 본 PINK 브랜드 상품의 미국 내 총 매출액의 약 10%에도 못 미치지 못하고, PINK 브랜드 상품의 매출액 대부분은 오프라인 매장에서 발생하였다. 한편 LOVE PINK 브랜드가 PINK 브랜드의 서브 브랜드인 점에다가 앞서 본 바와 같은 사정을 보태어 보면 LOVE PINK 브랜드 상품의 판매망과 광고방법이 PINK 브랜드와 비슷할 것으로 보이므로, LOVE PINK 브랜드 상품의 온라인 매출과 오프라인 매출액의 비율도 위와 같은 PINK 브랜드의 매출액 비율과 비슷할 것으로 보인다. 이러한 점에다가 LOVE PINK 브랜드의 미국 내 온라인 및 카탈로그 매출액이 2005년 1,328,000달러, 2006년 3,722,000달러, 2007년 1,852,000달러, 2008년 1,185,000달러, 2009년 2,597,000달러 정도였던 점을 보태어 보면, LOVE PINK 브랜드 상품의 미국 내 총 매출액은 2009년경에 약 2,600만 달러에 이르렀을 것으로 보인다.

2. 사실관계

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2016. 12. 28. 아래 나.항 기재 이 사건 등록상표의 등록상표권자인 피고를 상대로 특허심판원 2017당4179호로 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판을 청구하고, 그 심판절차에서 “이 사건 등록상표는 아래 다.항 기재 선사용상표들과 표장이 유사하고 부정한 목적으로 출원ㆍ등록된 것이어서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제7조 제1항 제12호에 해당한다.”라고 주장하였다.

2) 이에 특허심판원은 2018. 7. 9. “선사용상표들이 이 사건 등록상표의 출원 시에 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로 알려져 있었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 아니한다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 피고의 이 사건 등록상표

○ 등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표등록 제0863321호/ 2009. 12. 7./ 2011. 5. 3.

○ 구성: 

○ 지정상품: [별지 1] 기재와 같다.

다. 원고의 선사용상표들

○ 구성:  (선사용상표 1),  (선사용상표 2)

○ 사용상품: 여성용 속옷 및 여성용 운동복 등 여성의류, 가방, 신발 등

○ 사용개시일 및 사용지역: 2005. 12., 미국

3. 적용 법리

구 상표법 제7조 제1항 제12호는 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식된 상표가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표권자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 사용자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 등록상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 등록상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 부정한 목적이 있는지를 판단할 때는 모방대상상표의 인지도 또는 창작의 정도, 등록상표와 모방대상상표의 동일ㆍ유사 정도, 등록상표의 출원인과 모방대상상표의 권리자 사이에 상표를 둘러싼 교섭의 유무, 교섭의 내용, 기타 양 당사자의 관계, 등록상표의 출원인이 등록상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 등록상표와 모방대상상표의 지정상품 간의 동일․유사 내지 경제적 견련성의 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여야 한다. 이러한 판단은 등록상표의 출원 시를 기준으로 하여야 한다(대법원 2012. 6. 28. 선고 2012후672 판결 등 참조).

4. 법원의 판단

가) 갑 제3 내지 10, 13 내지 18, 20호증(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정 등에 의하면, 원고의 선사용상표들은 이 사건 등록상표의 출원일인 2009. 12. 7. 당시 여성용 속옷 내지 여성의류 등과 관련하여 미국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것, 즉 특정인의 상표로 알려졌다고 봄이 타당하다

나) 이처럼 이 사건 등록상표와 선사용상표 1, 2는 표장의 외관이 유사하고, 호칭 및 관념도 동일 내지 유사하여 양 표장이 동일ㆍ유사한 상품에 함께 사용하는 경우 수요자가 상품의 출처를 오인ㆍ혼동할 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표는 선사용상표들과 유사한 표장에 해당한다.

다) 앞서 든 증거, 갑 제7, 10, 21, 22, 23호증, 을 제1, 2, 3, 5, 8, 10호증의 각 기재 및 영상과 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 피고는, 이 사건 등록상표를 출원할 당시 미국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 알려진 선사용상표들을 모방함으로써 선사용상표들에 축적된 신용이나 고객흡인력에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 등의 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원하였다고 봄이 타당하다.

라) 검토 결과 정리

이상에서 본 바를 종합하면, 이 사건 등록상표는 그 출원일인 2009. 12. 7. 당시 미국에서 특정인의 상품을 표시하는 것으로 알려진 선사용상표들을 모방한 상표로서 부정한 목적으로 가지고 출원된 것이어서 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당한다.

정회목 변호사