[상표분쟁 출원거절] 출원상표가 선등록상표와 요부 및 호칭, 그 지정상품도 서로 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당하여 등록을 받을 수 없다고 본 판결

특허법원 2019. 4. 25. 선고 2018허9350 판결

1. 판결의 요지

이 사건 출원상표 ‘J.MUH’ 는 대문자인 영문 고딕체의 ‘J’ 와 ‘MUH’ 사이에 ‘.’ 가 배치된 조어 표장이다. 그런데 이 사건 출원상표의 J 와 MUH 에는 특별한 의미가 없는 반면 ‘.’ 로 인해 앞뒤가 명확히 구분되고, 두 부분이 결합하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 이들을 분리하면 자연스럽지 못할 정도로 전체적인 문자 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없으므로 일반 소비자들에게 이 사건 출원상표는 J 와 MUH 로 인식될 가능성이 크다.

나아가 이 사건 출원상표 전체를 ‘제이엠유에이치’로 부를 경우 7음절로 길어 한번에 호칭하기에는 쉽지 않은 점, 일반 수요자나 거래자는 가급적 간단한 호칭으로 상표를 기억하려는 경향이 있어 약칭될 가능성이 큰 점, 이 사건 출원상표의 J 나 MUH는 별다른 의미가 없는 것으로 보이는 점, MUH는 J와 분리된 단어로서 전체 표장에서 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있는 점 등에 비추어 보면 이 사건 출원상표는 항상 그 전체로서 호칭되기보다는 식별력 있는 요부인 ‘MUH’만으로 분리 인식되어 그 부분만으로도 거래에 놓일 수 있다고 봄이 상당하다.

이 사건 출원상표의 요부인 MUH는 선등록상표 MUH 에 비해 상대적으로 가늘고 길쭉한 형상으로 되어 있는 점을 제외하고는 문자의 구성, 글자체 등이 선등록상표와 동일하고, 일반적인 영어발음 경향에 따라 ‘뮤/무’ 또는 ‘엠유에이치’로 선등록상표와 동일하게 호칭될 것이며, 특별한 관념이 없는 점에서도 동일하다. 따라서 두 표장은 요부의 외관·호칭이 동일·유사하여 전체적으로 유사한 표장으로 볼 수 있다.

또한 원고들이 제출한 증거들의 기재만으로는 일반 수요자 및 거래자에게 이 사건 출원상표가 ‘제이뮤’ 또는 ‘제이무’로, 선등록상표가 ‘무’로 불리고, 선등록상표의 ‘MUH’가 ‘나의’의 의미를 가진 ‘MY’의 신조어로 인식될 수 있는 정도에 이르렀다는 점을 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

이 사건 출원상표의 지정상품들은 선등록상표의 지정상품들과 유사하고, 이에 대해 원고들과 피고 사이에 다툼도 없다.

따라서 이 사건 출원상표는 그 표장에 있어 요부의 외관 및 호칭이 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품도 선등록상표의 지정상품과 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다.

2. 사실관계

가. 원고들의 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일 : 제40-2016-105702호 / 2016. 11. 29.

2) 구성 : 

3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 메이크업 화장품, 모발 염색제, 바디 및 뷰티케어용 화장품, 스킨케어용 화장품, 체중감량용 화장품, 페이스 및 바디용 화장품, 향수, 헤어컨디셔너, 화장용 겔, 화장용 마스크팩, 화장품, 향료 및 향수용 오일, 화장용 로션처리티슈, 비인체용 비누, 세제, 샴푸, 인체용 비누, 핸드클리너, 치약, 화장용 표백제

나. 피고 보조참가인의 선등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일 : 상표등록 제1074593호/ 2014. 3. 24./ 2014. 12. 9.

2) 구 성 : 

3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 화장품, 광택용제재, 세탁용제재, 세면용품, 에센셜오일, 세정/광택 및 연마제, 천연향료, 화장용 마스크, 세제, 인체용비누, 치아세정제, 구두용 왁스, 광택제, 애완동물용샴푸, 연마제, 모발염색제, 미용크림, 샴푸, 약용비누(비의료용), 향수 상품류 구분 제25류의 아노락, 리어타드 및 타이즈, 유니폼, 의류, 머니벨트(의류), 신발, 신발깔창, 스포츠의류, 겉옷, 의사용가운, 한복, 내의(속옷), 셔츠, 방한용장갑, 넥타이, 스카프, 모자, 방한용마스크, 방수용피복, 의류용벨트

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고들의 이 사건 출원상표에 대하여, 특허청 심사관은 2017. 4. 6. “이 사건 출원상표는 피고 보조참가인의 선등록상표와 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여 상표법 제34조 제1항 제7호 해당하므로 등록을 받을 수 없다”는 거절이유를 담은 의견제출통지를 하였다.

2) 원고들은 2017. 5. 30. 위 거절이유에 대한 의견서 등을 제출하였으나, 특허청심사관은 2017. 7. 31. “원고들의 의견서 등에 의하여 재심사하더라도 위 거절이유가 해소되지 않았다”는 이유로 거절결정을 하였다.

3) 원고들은 2017. 8. 29. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판(2017원4157)을 청구하였으나, 특허심판원은 2018. 11. 23. “이 사건 출원상표는 그 표장이 선등록상표의 표장과 유사하고 그 지정상품도 동일하여 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다”는 이유로 원고들의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

3. 적용 법리 및 결론

문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합한 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합한 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있으며, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 호칭이나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다(대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결 등 참조).

둘 이상의 문자들의 조합으로 이루어진 결합상표는 상표를 구성하는 전체 문자에 의해 생기는 외관, 호칭, 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 문자들의 결합관계 등에 따라 ‘독립하여 자타상품을 식별할 수 있는 구성부분’, 즉 요부만으로도 거래에 놓일 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 그 요부를 분리 내지 추출하여 그 부분에 의해 생기는 호칭 또는 관념에 의해 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다(대법원 2011. 1. 27. 선고 2010후1763 판결 등 참조).

상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지․저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

이 사건 출원상표는 그 표장에 있어 요부의 외관 및 호칭이 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품도 선등록상표의 지정상품과 유사하므로 상표법 제34조 제1항 제7호에 해당한다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다

정회목 변호사