[직무발명 소송] 발명자가 제3자에게 양도하여 특허등록한 경우 사용자가 채권자대위소송으로 회복 가능

대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결 - 직무발명의 완성 사실을 사용자에게 통지하지 아니한 채 발명자인 종업원이 그의 특허를 받을 수 있는 권리를 공동발명자인 제3자와 공모하여 위 제3자에게 양도하고 위 제3자가 단독으로 특허출원, 등록한 경우 사용자가 채권자대위권 행사로 위 특허권 중 종업원의 지분에 대하여 순차 이전 받을 수 있다고 판결하였습니다.

1. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결 요지

대법원은 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 판시하였습니다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 보았습니다.

2. 사실 관계의 개요

종업원 B가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 점, Q22 합금 발명 중 종업원 B가 기여 부분은 원고 회사와의 관계에서 종업원 B의 직무발명에 해당한다는 점, 그럼에도 불구하고 종업원 B는 위 합금 발명 완성사실을 원고 회사에 통지하지 아니한 채 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 B의 지분을 공동발명자 A에게 양도한 점 등이 인정되었습니다.

이어 대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이의 위 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A의 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 봄이 상당하나, 이 사건에서 사실심 변론종결시까지 발명진흥법에서 정한 바에 따라 Q22 합금 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 B 지분을 원고 회사에 승계하기 위한 어떠한 절차도 이행된 바 없음을 확인하였습니다.

3. 사용자의 이전등록청구권에 대한 판단

대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 중 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 중 종업원 B 지분에 관하여 공동발명자 A를 상대로 종업원 B를 대위하여 종업원 B에게 이전등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B를 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 수 있다고 판시하였습니다. 다만, 위와 같은 순차 등록이전이 아닌 특허권을 원고 회사에게 직접 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 판시하였습니다.

정회목 변호사