[상표 분쟁] 등록상표 ‘BLACK HOLE 블랙홀’는 피고의 선사용상표 1 ‘블랙홀’, 선사용상표 2 ‘BLACK HOLE’과의 관계에서 구 상표법 7조 1항 12호의 부정한 목적을 가지고 있었다고 본 특허법원 판결

특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6880 등록무효(상) 판결

아래는 원고의 이 사건 등록상표입니다. 상표등록 제1053797호이고 2013. 7. 3. 상표출원되고  2014. 8. 14. 등록되었습니다.

다음은 피고의 선사용 상표입니다.

1) 선사용상표 1

가) 구성: 블랙홀

나) 사용상품: 모기 퇴치기, 모기 유인 퇴치기 등

다) 선사용자: 피고

2) 선사용상표 2

가) 구성: BLACK HOLE

나) 사용상품: 모기 퇴치기, 모기 유인 퇴치기 등

다) 선사용자: 피고

상표법은 제34조 제1항 제13호에서 ‘국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(지리적 표시는 제외한다)와 동일·유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하거나 그 특정인에게 손해를 입히려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 상표’는 등록받을 수 없다고 규정하고 있습니다(구 상표법은 제7조 제1항 제12호).

아래는 특허법원의 판결 내용입니다.

피고는 2002. 5. 7. 무렵부터 선사용상표들이 표시된 모기퇴치기(이하 ‘피고 제품’이라 한다)를 생산하여 사기업이나 보건복지부 질병관리본부, 보건소 등 국가기관에 판매하여 온 점, 피고 제품의 매출액은 2010년도에 약 10억 6천만 원, 2011년도에 약 11억 7천만 원, 2012년도에 약 6억 9,800만 원, 2013년도에는 7월까지 약 2억 2천만 원을 기록한 점, 피고는 2006년경부터 지속적으로 축산신문, 한국경제신문, 방역협회 등 모기퇴치기의 주된 수요자들이 구독하는 매체에 각 100만 원 내지 190만 원 가량의 광고비를 지불하고 피고 제품을 광고한 점, 피고의 홈페이지를 방문하는 접속자 수는 2013년 6월에 매일 평균 약 380명 정도에 달하였고,

피고 제품의 판매대행업체인 모기퇴치코리아의 홈페이지에서 선사용상표들이 검색어로 입력된 빈도는 2009년 2위(1위는 ‘모기퇴치’), 2010년 3위(1위와 2위는 각각‘모기퇴치’, ‘모기퇴치기’), 2011년 2위(1위는 ‘모기퇴치기’), 2012년 4위(1~3위는 ‘모기퇴치기’, ‘모기퇴치용품’, ‘해충퇴치기’), 2013년 6월까지는 4위(1~3위는 ‘모기퇴치기’, ‘해충퇴치기’, ‘벌레퇴치기’)를 기록한 점 등의 거래실정 또는 사회통념에 비추어 보면, 선사용상표들은 등록상표의 출원일인 2013. 7. 3. 당시 국내 수요자들 사이에서 피고의 모기퇴치기 제품을 표시하는 표장으로 널리 인식되어 있었다고 봄이 상당하다.

등록상표가 요부인 “BLACK HALL” 또는 그 한글 음역에 해당하는 “블랙홀” 부분으로 약칭될 경우 등록상표와 선등록상표들은 모두 한글로 “블랙홀”이라고 호칭 및 관념될 수 있으므로, 양자는 그 호칭 및 관념이 동일‧유사하여 유사한 표장에 해당한다.

선사용상표들인 “블랙홀” 및 “BLACK HOLE”은 우리나라 국민들의 보편적인 교육수준에 비추어 대부분이 알고 있는 “강한 중력으로 인해 빛을 포함해 어떤 것도 빠져나올 수 없는 시공간 영역”을 일컫는 말로, 선사용상표들의 사용상품과 관련하여 “모기 등 해충을 빨아들여 빠져나올 수 없도록 하는 장치”라는 이미지를 연상시킴으로써 우수한 효능을 강조하거나 암시하는 표장이고, 그 사용상품은 위와 같은 이미지가 매출에 중요한 영향을 미치는 제품이고 선사용상표들이 창작성이 낮다고 볼 수 없는 점,

원고는 다양한 생활용품을 개발하여 판매하는 소규모 사업자로, 2009. 8. 13. 주방용품, 보온냉수통 등을 지정상품으로 하여 등록상표와 동일한 표장을 상표출원하여 등록받았는데, 등록상표를 출원하면서 선사용상표들의 사용상품과 동일‧유사하여 일반 소비자들로 하여금 출처의 오인‧혼동을 초래할 가능성이 높은 지정상품에 포함한 점, 모기 퇴치기(모기채) 등의 상품에 등록상표를 사용하였음을 증명하는 증거는 제출되지 않은 반면, 오히려 원고가 제작한 카탈로그에는 위 상품에 선사용상표들과 동일ㆍ유사한 “”, “”, “” 등과 같은 표장이 부착된 자료가 게재되어 있는 점 비추어 원고에게 부정한 목적이 있다고 봄이 상당하다.

정회목 변호사