[특허 분쟁] 대법원 판례 – 수치한정발명의 특허요건

(1) 대법원 2007. 11. 16. 선고 2007후1299 판결

어떠한 출원발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로서 한정하여 표현한 경우에는 그 출원발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 출원발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, 그 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 출원 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다고 할 것이고, 그 출원발명이 공지된 발명과 과제가 공통되고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 출원발명의 명세서에 한정된 수치를 채용함에 따른 현저한 효과 등이 기재되어 있지 않다면 특별한 사정이 없는 한 그와 같이 한정한 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생긴다고 보기 어렵다.

(2) 대법원 2013. 2. 28. 선고 2011후3193 판결

특허등록된 발명이 그 출원 전에 공지된 발명이 가지는 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 경우에 있어, 그 특허발명의 과제 및 효과가 공지된 발명의 연장선상에 있고 수치한정의 유무에서만 차이가 있는 경우에는 그 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기지 않는다면 그 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정에 불과하여 진보성이 부정된다. 다만, 그 특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나, 수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면, 수치한정의 임계적 의의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.

(사안) 이 사건 특허발명은 PVA 필름의 두께 변동을 ‘0.28㎛/㎜ 이하’인 구성을 가지고 있는데, 비교대상발명 1에 ‘PVA계 필름의 두께 변동은 3% 이하이고 필름 두께는 20~100㎛인 구성’이, 비교대상발명 3에 ‘폴리카보네이트(polycarbonate) 수지를 원료로 사용한 필름에서 5㎜당 두께 변동이 0.3㎛ 이하인 구성’이 개시되어 있음. 그러나 비교대상발명 1의 경우 수㎝~수십㎝의 범위에서 발생하는 커다란 기복의 두께 변동을 방지하기 위한 구성일 뿐이고, 비교대상발명 3의 경우 ‘PVA’ 필름의 두께 변동에 대해서는 아무런 기재가 없고 단지 여러 종류의 필름 수지에 적용될 수 있는 다이(die)의 형상 및 특징을 개시하면서 적용 가능한 수지의 하나로 PVA 수지를 들고 있을 뿐이어서, PVA 필름의 1㎜ 범위에서 발생되는 국소적인 두께 변동을 방지함으로써 대면적에서도 균일한 광학성능을 가지도록 하고자 하는 이 사건 특허발명의 기술사상은 전혀 개시 또는 암시하고 있지 아니함. 따라서 위 수치한정은 비교대상발명 1, 3에서와는 다른 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고, 그 효과도 이질적인 것이므로, 그 수치한정에 임계적 의의가 있는지 여부 등과 무관하게 진보성이 부정되지 아니한다고 한 사례.

(3) 대법원 2013. 5. 24. 선고 2011후2015 판결

구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 발명이 그 출원 전에 공지된 발명과 사이에 수치한정의 유무 또는 범위에서만 차이가 있는 경우에는, 그 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있거나, 그렇지 않더라도 그러한 수치한정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 적절히 선택할 수 있는 주지관용의 수단에 불과하고 이에 따른 새로운 효과도 발생하지 않는다면 그 신규성이 부정된다. 그리고 한정된 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다는 것에는, 그 수치범위 내의 수치가 공지된 발명을 기재한 선행문헌의 실시 예 등에 나타나 있는 경우 등과 같이 문언적인 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 선행문헌의 기재 내용과 출원시의 기술상식에 기초하여 선행문헌으로부터 직접적으로 그 수치범위를 인식할 수 있는 경우도 포함된다. 한편 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우나 공지된 발명과 비교하여 한정된 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 생기는 경우 등에는, 그 수치범위가 공지된 발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없음은 물론, 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없다.

(사안) 수치한정발명의 신규성 판단기준에 관한 최초 판례임. 이 사건 제1항 발명은 +4가 이상의 원자가를 갖는 제3원소 산화물의 함유량을 ‘0.01 내지 0.2원자%’의 수치범위로 한정한 발명으로서, 그 함유량을 ‘20원자% 이하’로 한정하고 있는 비교대상발명과 사이에 제3원소 산화물 함유량의 수치범위에서만 차이가 있는데, 이 사건 제1항 발명의 위 수치한정은 스퍼터링 타깃의 부피저항률을 낮게 하면서도 이 타깃을 사용하여 제막된 투명도전막의 에칭 가공성 역시 우수하도록 하기위한 것인 반면, 비교대상발명의 위 수치한정은 ‘도전성 저하의 방지’에 있을 뿐이므로, 이 사건 제1항 발명은 위 수치범위가 비교대상발명에 구체적으로 개시되어 있다고 할 수 없고 그 수치한정이 통상의 기술자가 적절히 선택할 수 있는 주지관용의 수단에 불과하다고 볼 수도 없어, 비교대상발명에 의하여 그 신규성이 부정되지 아니한다고 판단한 사례.

정회목 변호사