[특허 분쟁] 대법원 판례 - 특허 권리범위 해석 균등론

1. 균등론 일반

(1) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결 원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조).

(사안) 명칭을 “구이김 자동 절단 및 수납장치”로 하는 특허발명의 특허권자 갑이 을 주식회사를 상대로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 주장하면서 적극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 확인대상발명은 특허발명의 ‘격자형 칼날’ 구성을 상하로 이동되는 절단용 실린더에 연동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성되는 ‘격자형 절단날’ 구성으로 변경하였으나, ‘절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도’하는 특허발명과 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 차이가 없어 과제의 해결원리가 동일하고, 위와 같은 구성의 변경에 의하더라도 ‘절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납공정까지 자동화’한다는 점에서 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 위와 같은 구성의 변경을 생각해 낼 수 있다는 등의 이유로, 확인대상발명은 특허발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있어 특허발명의 권리범위에 속한다고 본 사례.

(2) 대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후443 판결

발명의 명칭을 “약쑥을 이용한 여성용 훈연제 및 그 제조방법”으로 하는 이 사건 특허발

명의 구성 중 “약쑥 잎, 회엽, 안식향, 참나무 숯 및 창출을 건조 후 물과 혼합하여 분쇄시키며, 점화 시 끝까지 연소될 수 있도록 뭉쳐 동결 건조시킨 약쑥탄” 부분은, 확인대상발명의 “건조된 애엽, 포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향, 향부자 및 참나무 숯 분말을 일정한 크기로 성형하여 동결 건조시킨 간접구 본체”라는 구성에 대응하는데, 확인대상발명의 “포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향 및 향부자”의 구성은 이 사건 특허발명의 약쑥탄 구성성분 중 “회엽, 안식향 및 창출”을 치환한 것이다. 그런데 이 사건 특허발명의 명세서 기재와 그 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 보면, 이 사건 특허발명은 ‘약쑥 잎 등의 약재를 분쇄하여 뭉친 후 동결 건조한 약쑥탄’이라는 구성과 ‘약쑥탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쑥탄의 연소 후 물에 용해되는 부유물’이라는 구성을 채택하여, 좌변기의 물에 띄운 부유물 위에서 약쑥탄을 연소시키고 연소 후에는 좌변기의 물과 함께 재와 부유물을 좌변기로 배출하도록 하여 간편하게 약쑥 훈연과 뒤처리를 할 수 있다는 점에 기술적 의의가 있다고 보이므로, 이 사건 특허발명에서 선행기술과 차별되는 특징적 구성은 ‘약쑥탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쑥탄이 연소된 후 물에 용해되어 물과 함께 배출되는 부유물’이라는 부분인데 확인대상발명은 ‘약쑥 등의 약재 분말을 일정한 크기로 형성하여 동결 건조한 간접구 본체’를 ‘종이재질의 받침판과 수용성 방수지 위에 형성’하는 구성을 채택하여 이 사건 특허발명의 위와 같은 특징적 구성을 그대로 가지고 있으므로 과제의 해결원리가 동일하다. 그리고 비록 약쑥탄 구성성분에 차이가 있으나 기록에 의하면 그러한 치환에도 불구하고 간접구의 연소 및 연소 후 잔존물의 처리에 있어서 이 사건 제1항 발명과 같은 목적을 달성하고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내는 것을 알 수 있다. 또한 이들 약쑥탄 성분은 모두 한방에서 여성 질환의 치료를 위한 약재로 사용되어 오던 것이어서 그 치환이 용이하다. 결국 확인대상발명은 이 사건 특허발명과 그 구성요소가 근본적으로 동일하고 구성요소 간 유기적 결합관계도 그대로 포함하고 있으므로, 이른바 균등관계에 있다 할 것이어서 그 권리범위에 속한다.

2. 출원경과 금반언

(1) 대법원 2004. 11. 26. 선고 2003다1564 판결

채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성이 정정된 특허발명의 제1구동부의 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 있지만, 채권자가 특허발명에 대한 무효심판절차에서 공지기술로 제시된 간행물 게재 발명의 받침대를 회전시키는 구성과 정정 전의 특허발명의 제1구동부의 구성을 차별화하기 위하여 정정에 의하여 현재와 같은 정정된 특허발명의 구성으로 특정하였고, 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성이 위와 같은 정정절차에 의하여 제외된 구동장치에 속하는 것이라면, 채권자가 위 정정이 있은 후에 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성이 정정된 특허발명의 제1구동부의 구성과 균등관계에 있다는 이유로 채무자 실시 발명이 특허발명의 권리범위에 속하여 그 권리를 침해한다고 주장하는 것은 금반언의 법리에 의하여 허용되지 아니한다고 한 사례.

(2) 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결

[1] 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 ‘대상제품’이라 한다)을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이고, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속하여 그 권리가 침해되고 있다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 아니한다.

[2] 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명의 출원·등록과정 등에서 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허출원인이 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 특허출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다.

(3) 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결

특허출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 이 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외한 것이라고 보아야 한다.

정회목 변호사