2019년 6월 7일 금요일

[상표분쟁 손해배상] 상표침해소송에서 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 특허법원이 상당한 손해액을 인정한 판결


특허법원 2017. 8. 18. 선고 20161158 판결

1. 판결의 요지

원고는 소외 A에게 사건 1서비스표권 일부를 이전등록하고, 사건 2서비스표를 소외A 함께 출원하여 이사건 1,2서비스표를 소외 A 공유하고 있다. 원고는 소외A 원고의 허락 없이 서비스표의 사용을 허락하여, 피고와 소외A 원고의 등록서비스표권을 침해한다는 서비스표권 침해금지 청구의 소를 제기하였고, 2012. 8. 17. 피고와 소외A등이 연대하여 원고에게 손해배상으로 30,000,000원을 지급한다는 화해권고결정이 확정되었다. 원고는 사건 화해권고결정이 확정된 후로도 피고가 원고의 동의 없이 4 이상 사건 등록서비스표권 침해를 계속하고 있다는 이유로 침해의 중지와 침해조성물의 폐기 손해배상 등을 구하였다.

이에 피고는 2014. 5. 27. 소외A 동업관계에서 탈퇴하여 이후의 기간에 대하여 침해책임을 지지 않으며 원고가 청구하는 손해액이 과도하다고 주장한다. 그러나 세무서장들에 대한 과세정보제출명령 회신결과 은행들에 대한 금웅거래정보제출명령에 대한 회신결과 변론 전체의 취지에 비추어 피고는 사건 화해권고결정일 이후에도 계속하여 사건 서비스표를 사용하였다고 봄이 타당하다. 또한 피고의 실사용표장은 사건 1,2 서비스표와 동일 또는 유사하고, 피고는 표장을 수학입시학원 등을 운영하면서 사용한바, 이는 지정서비스업중 '입시학원경영업' 해당하므로 피고는 사건 화해권고결정일 후로도 사건 서비스표를 사용하여 등록서비스표권을 침해하였다.

따라서 화해권고결정일 이후로 피고가 사용을 중단하였음을 인정할 증거가 없고, 앞으로도 침해할 우려가 있으므로, 피고는 사건 서비스표를 '입시학원경영업' 관한 간판, 블로그, 인쇄물 카탈로그 등에 표시하여서는 아니되고, 표장이 표시된 간판, 표찰, 인쇄물등을 폐기하여야 한다. 나아가 손해배상에 관하여 민법의 공유의 규정에 의하여 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정되고, 공유자가 단독으로 지분에 따라 청구할 있다고 것인데, 원고의 손해액을 구체적으로 산정하기 어렵고, 입증에 필요한 나머지 사실을 증명하기도 극히 곤란하므로 법원이 상표법 67 5항에 따라 변론전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초해 기간, 태양, 피고가 신고한 매출액 변론 과정에 나타난 제반 사정을 고려하여 상당한 손해액을 인정하면, 4 195일간 136,027,397[= 60,000,000 × 공유지분 1/2 × (4+195/365) = 120,000,000 + 16,027,397. 원미만 버림] 원고가 명시적으로 청구하는 손해액인 50000000 이에대한 소장 부본 송달일 다음날부터 15% 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

2. 사실관계

. 원고의 지위 사건 등록서비스표권
1) 원고는 학원운영 학원관련사업 등을 목적으로 하여 1998. 4. 8. 설립된 회사로 2010. 10. 1. 상호를주식회사 청솔학원에서이투스교육 주식회사 변경하였다.
2) 소외 C 1997. 7. 2. 별지1 목록 1 기재   표장으로 하는 서비스표(이하 사건 1서비스표라고 한다) 관하여 서비스표권 설정등록을 받았고, 원고는 2000. 3. 29. C으로부터 사건 1서비스표권을 이전등록받은 , 2000. 10. 6. 소외 D에게 사건 1서비스표권 일부를 이전등록하여 현재 D 사건 1서비스표를 공유하고 있다.
3) 원고는 D 함께 2001. 1. 6. 별지1 목록 2 기재   표장으로 하는 서비스표(이하 사건 2서비스표라고 하며, 사건 1서비스표와 함께 사건 등록서비스표라고 한다) 출원하여 2002. 10. 15. 설정등록을 받아 D 사건 2서비스표를 공유하고 있다.

. 실사용 표장
1) 2016. 7. 21. 현재 B 외부에는 다음과 같은 표장(좌측은 별지2 목록 5 표장과 동일하고, 우측은 같은 목록 3 표장과 동일하다) 표시된 간판이 설치되어 있다.




2) 또한 사건 건물 내부의 층별 안내판에는 층별로 입주하고 있는 업체의 표시가 되어 있는데, 7층에는 다음과 같은 표지(별지2 목록 2 표장과 동일하다) 학원이 있는 것으로 표시되어 있다.


3) 천안청솔학원의 네이버카페에는 다음과 같이 피고의 초상과 함께 학원의 연락처가 표시되어 있는데, 연락처는 앞서 사건 건물 1층에 있는 간판에 나타난 연락처와 동일하다.



4) 한편, 천안청솔학원의 인터넷 홈페이지에는 상단에 다음과 같은 표장(별지2 목록 1 표장과 동일하다) 표시되어 있고, 앞서 학원건물의 간판에 있는 동일한 연락처가 표시되어 있다.




그리고 천안청솔학원의 블로그에는 다음과 같은 학원의 표지(별지2 목록 1 표장과 동일하다) 사용되고 있고, 연락처는 전화번호와 동일하게 표시되어 있다.



한편 천안청솔학원의 2017년도 홍보물에는 다음과 같은 표지(아랫부분에 영어로 표기된 홈페이지 웹사이트 주소 부분을 제외하면 별지2 목록 1 표장과 동일하다) 하단에 표시되어 있는데, 학원의 위치는 사건 건물 1층이라고 표시되어 있다.



. 관련사건의 경과
1) 원고는 2011. 8. 22. 피고, D 3인을 상대로 서울중앙지방법원 2011가합86633호로 서비스표권침해금지 청구의 소를 제기하여 피고가 사건 등록서비스표를 사용하여 학원을 운영함으로써 등록서비스표권을 침해한다고 주장하였는데, 소가 계속 중이던 2012. 8. 17. ‘피고가 D 나머지 피고들과 연대하여 원고에게 사건 서비스표권 침해로 인한 손해배상으로 30,000,000원을 지급한다 취지의 화해권고결정이 확정되었다.
2) 한편 원고는 E, F, G, H 상대로 서울중앙지방법원 2014가합545058호로 서비스표권침해금지 청구소송을 제기하여 E 등이 청솔기숙학원, 양평청솔기숙학원을 운영하면서 원고의 동의 없이 D으로부터만 사용허락을 받아 사건 서비스표권과 동일한 표장을 사용한 행위가 등록서비스표에 대한 서비스표권 침해또는 부정경쟁행위에 해당한다는 이유로 침해행위금지 손해배상 청구의 소를 제기하였다.

이에 대하여 법원은 2015. 7. 17. 침해금지 손해배상청구를 거의 대부분 인용하는 판결을 선고하였고, E 등은 이에 불복하여 서울고등법원 20152042016호로 항소하였으나 항소심 법원은 2016. 4. 28. 원고가 금지를 구한 업종 입시학원경영업을 제외한 나머지 부분에 대한 금지청구를 기각하고 1심에서 명한 손해액을 일부 감액하는 외에 원고의 청구를 대부분 인용하는 취지의 판결(이하관련 민사판결이라 한다) 선고하였다.
3) 그리고 I, J, 주식회사 인천스카이에듀학원, G, H 원고와 D 공유하는 사건 등록서비스표권에 대하여 원고의 허락을 받지 않고 D 사용허락만을 받아 강화청솔학원, 용인청솔학원, 양평청솔기숙학원 등을 운영하면서 이를 임의로 사용하여 원고의 사건 등록서비스표권을 침해하였다는 등의 공소사실로, D 학원을 양수한 사실이 없음에도 설립자로 거짓 등록을 하였다는 등의 공소사실로 약식기소되었다.

3. 당사자의 주장

. 원고
1) 피고는 사건 화해권고결정이 확정된 후로도 원고의 동의 없이 사건 등록서비스표권을 자신이 운영하는 입시학원운영업 등에 사용하였는데, 이는 상표법(2016. 2. 29. 법률 14033호로 개정되기 전의 , 이하 같다) 50조에 따른 지정서비스표권자의 독점배타권을 침해하는 행위일 뿐만 아니라, 국내에 널리 국내에 널리 원고의 영업 표시인 사건 등록서비스표권과 혼동을 초래하는 등의 행위로서 부정경쟁방지 영업비밀호보법(이하부정경쟁방지법이라 한다) 2 1 소정의 부정경쟁행위이다.
2) 따라서 피고는 상표법 65 1 2 또는 부정경쟁방지법 4 1 2항에 따라 침해행위를 중지하여야 하고, 침해조성물들은 폐기되어야 한다.
3) 또한 피고는 사건 화해권고결정 다음날인 2012. 8. 18.부터 2017. 2. 28.경까지 4 이상 사건 등록서비스표권 침해를 계속하고 있으므로, 상표법 66조의 2 또는 부정경쟁방지법 5조에 따라 사건 등록서비스표권 침해로 인한 손해배상으로서 손해의 일부인 50,000,000 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

. 피고
1) 피고는 2012. 10. 9.부터 D 동업으로 사건 건물 1층에서 천안청솔학원을 운영하면서 사건 등록서비스표권을 사용하였지만 2014. 5. 27. 동업관계에서 탈퇴하였다. 이와 같이 피고가 동업관계에서 탈퇴한 이후 천안청솔학원은 D 단독으로 운영하고 있고, 피고는 2011. 12. 9.경부터 사건 변론종결일 현재까지 사건 건물 7층에서 개념완성 수학전문학원을 운영하고 있을 뿐이다.
2) 따라서 피고는 2012. 10. 9.부터 피고가 D과의 조합관계에서 탈퇴한 2014. 5. 27.까지의 기간에 대하여는 사건 등록서비스표권에 대한 침해책임은 인정하지만, 2012. 10. 9. 이전의 기간 피고가 동업관계에서 탈퇴한 다음날 이후부터는 사건 등록서비스표권에 대한 침해책임을 부담하지 않는다.
3) 원고가 청구하는 손해액은 과도하며, 공동상표권자인 원고가 침해로 인하여 입은 손해액은 6,500,000 정도에 불과하다.

4. 법원의 판단

. 침해행위의 존부
1) 피고의 천안청솔학원 표지 사용 여부
사건 건물의 7 실내에는개념완성수학전문학원이라고 표시된 입간판이 설치되어 있고, 유리로 출입문에는 이와 동일한 표지가 표시되어 있는 사실, 피고는 2011. 12. 9. ‘개념완성수학전문학원’이라는 상호로 사업자등록을 받았는데 사업장소재지는 사건 건물의 7층으로 되어 있는 사실, 그후 2012. 10. 9. 피고는 사업자등록을, 피고의 단독운영에서 D과의 공동운영으로, 상호를 기존의개념완성수학전문학원에서청솔학원으로, 사업장 소재지를 사건 건물 1층으로 변경한 사실, 그후 D 2013. 4. 5. 천안청솔학원이라는 상호로 사업자등록을 새로이 받았는데, K D 공동사업자로 되어 있는 사실, 피고는 2011. 12. 6. 충남 천안교육지원청교육장으로부터 사건 건물 7층에서개념완성수학전문학원이라는 명칭의 학원을 설립·운영한다는 내용의 학원설립·운영의 등록을 받은 사실, 2012. 9. 5.자로 작성된 사건 건물 1층에 관한 임대차계약서에는 임차인이 피고와 D으로 되어 있었는데, 2014. 3. 7.자로 작성된 사건 건물 1층에 관한 임대차계약서에는 임차인이 D 단독으로 되어 있는 사실, D 2014. 8. 6. 충남 천안교육지원청교육장으로부터청솔학원이라는 명칭으로 사건 건물 1층에서 학원을 설립·운영한다는 내용의 학원설립·운영의 등록을 받은 사실이 인정되기는 한다.

그러나 다음 사정을 종합하면, 피고는 사건 화해권고결정일 이후에도 계속하여 사건 건물에서 수학학원 등을 운영하면서청솔학원 표지를 사용하였다고 봄이 타당하고다.

2) 사건 등록서비스표권 침해 여부
앞서 인정한 바와 같이 피고의 실사용 표장 왼쪽의 그림 부분은 사건 2서비스표의 표장과 실질적으로 동일하고, 오른쪽의 문자 부분은 사건 1서비스표의 표장과 실질적으로 동일함을 있으므로, 사건 1, 2 서비스표의 표장을 모두 포함하고 있는 실사용 표장은 사건 1, 2 서비스표와 표장면에서 동일 또는 유사하다고 것이다.

또한 피고는 표장을 수학입시학원 등을 운영하면서 사용하였는데, 이는 사건 등록서비스표권의 지정서비스업 입시학원경영업 해당한다. 따라서, 피고는 사건 화해권고결정일 후로도 계속하여 실사용 표장을 입시학원경영업에 사용함으로써 사건 등록서비스표권을 침해하였다고 것이다.

. 침해금지 침해조성물 폐기의 범위
1) 침해금지의 범위
사건 화해권고결정 확정일 이후로도 피고는 계속 사건 서비스표를 사용한 사실이 인정될 , 피고가 사용을 중단하였음을 인정할 증거가 없으므로, 피고는 사건 화해권고결정 확정일 후부터 사건 변론 종결일까지 사건 등록서비스표권을 침해하였다고 봄이 타당하고, 피고는 앞으로도 침해할 우려가 있다고 판단된다.

따라서 피고는 원고가 구하는 바에 따라, 별지2 목록 1 내지 3 5 기재 실사용 표장들 이러한 실사용 표장을 구성하고 있는 별지1 목록 1 . 기재 표장( 사건 1 서비스표의 표장), 같은 목록 2 . 기재 표장( 사건 2서비스표 표장) 사건 등록서비스표권의 지정서비스업 입시학원경영업’에 사용하여서는 아니 되고, 표장들을 인터넷 홈페이지, 인터넷 카페, 인터넷 블로그, ·외부 간판, 표찰, 인쇄물, 카탈로그, 광고선전물, 명함에 표시하여서는 아니될 의무가 있다.

2) 침해조성물 폐기의 범위
상표권자가 침해금지청구를 때에는 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거나 밖에 필요한 조치를 청구할 있는바( 상표법 65 2), 피고는 원고가 구하는 바에 따라, 인터넷 웹페이지, 인터넷 카페, 인터넷 블로그에서 인정의 표장(별지 1 목록 1 . 기재 표장, 같은 목록 2 . 기재 표장 별지2 목록 1 내지 3, 5 기재 표장) 삭제하고, 천안청솔학원(B 소재) 보관 또는 전시되어 있는 표장이 표시된 ·외부간판, 표찰, 인쇄물, 카탈로그, 광고선전물, 명함을 폐기할 의무가 있다.

. 손해배상의 범위
1) 손해배상의무의 발생
상표권의 존재 내용은 상표공보 또는 상표등록원부 등에 의하여 공시되어 일반 공중도 통상의 주의를 기울이면 이를 있고, 업으로서 상표를 사용하는 사업자에게 해당 사업 분야에서 상표권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 부당하다고 없으며, 또한 타인의 특허권, 실용신안권, 디자인권을 침해한 자는 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되는데도(특허법 130, 실용신안법 30, 디자인보호법 65 1 본문) 상표권을 침해한 자에 대하여만 이와 달리 보아야 합리적인 이유가 없으므로, 타인의 상표권을 침해한 자는 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다(대법원 2013. 7. 25. 선고 201321666 판결 참조).

앞서 인정한 사실관계를 법리에 비추어 살펴보면, 피고는 원고의 동의 없이 사건 등록서비스표를 임의로 사용하여 입시학원영업 등을 영위하는 원고의 사건 등록서비스표권을 침해하였으므로 상표법 66조의 2 따라 원고에게 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다고 것이다.

2) 손해배상의 범위
) 원고 주장의 요지
상표권자는 상표법 67 3항에 따라 통상 받을 있는 금액에 상당하는 액을 손해의 액으로 하여 손해배상을 청구할 있다. 그런데 원고와 경쟁관계에 있는 소외 메가스터디교육 주식회사가 서비스표의 사용을 허락하는 대가로 연간 200,000,000원을 지급받고 있고, D 사건 서비스표의 사용을 허락해주고 대가로 연간 평균 60,000,000원을 지급받은 점을 고려하여 보면, 원고는 사건 화해권고결정 확정일 다음날인 2012. 8. 18.부터 원고가 구하는 2017. 2. 28.까지 적어도 240,000,000(= 60,000,000 × 4) 초과하는 손해를 입었다고 것이다. 다만 피고는 원고에게, 원고가 피고의 침해기간 등을 고려하여 명시적 일부 청구로서 구하는 손해배상금 50,000,000원을 지급할 의무가 있다.

) 판단
(1) 상표법 67 3, 66조의2 의하면, 서비스표권 침해에 따른 손해배상을 청구하는 경우 등록서비스표의 사용에 대하여 통상 받을 있는 금액에 상당하는 액을 서비스표권자가 받은 손해의 액으로 하여 손해배상을 청구할 있다. 또한 상표법 67 5항은 서비스표권 침해행위에 관한 소송에서 손해가 발생한 것은 인정되나 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 상표법 67 1 내지 4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 있도록 규정하고 있다. 그리고 공유인 서비스표권의 침해로 인한 손해배상청구는 서비스표권의 공유자가 단독으로 지분에 따라 청구할 있다고 봄이 타당하다(저작권법 129 참조).

(2) D 2010. 12. 29. 인천청솔학원을 운영하는 J에게 사건 등록서비스표권의 사용을 허락하는 대가로 N으로부터 100,000,000원을 지급받은 외에 매년 60,000,000원씩을 지급받기로 약정한 사실을 인정할 있으나, 뒤에서 보는 바와 같이 D 사건 등록서비스표권의 사용을 허락하는 대가로 그보다 적은 금액을 지급받은 경우도 있고, 인천청솔학원과 피고가 운영한 학원의 규모를 대비할 있는 객관적 근거가 없는 점에 비추어 , 원고가 제출한 증거만으로는 사건 서비스표권을 사용하는 대가로 권리자인 원고가 통상 받을 있는 금액이 최소 50,000,000원에 이른다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 원고가 주장하는 바와 같이 상표법 67 3항에 의하여 원고의 손해액을 구체적으로 산정하거나 추정하기는 어렵다.

(3) 다만, 앞서 사정과 아울러 사건 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생한 사실은 넉넉히 인정되나 손해액 산정을 위한 기초자료가 침해자인 피고에게 편중되어 있고, 사건 등록서비스표의 사용이 피고가 운영하는 수학학원의 매출액 또는 이익 증가에 기여한 비율 손해액을 입증하기 위하여 필요한 나머지 사실을 증명하는 것도 극히 곤란하다고 것이므로, 상표법 67 5항에 따라 법원이 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정하기로 한다.

살피건대, 다음과 같은 사정, 2012. 5.분부터 2016. 5.분까지 피고가 학원운영수입으로 신고한 금액의 합계액이 2,853,784,554원에 이르는데, 합계액은 청솔학원 상호의 학원수입뿐만 아니라 피고가 다른 상호의 학원을 운영하면서 신고된 수입액도 합산된 것으로서, 금액에는 침해행위로 인한 수입액과 침해와 무관한 수입액이 섞여 있다고 보아야 것인데, 이를 구별할 합리적인 기준을 찾기 어려운 , 사건 화해권고결정 당시 피고는 D 다른 3인과 연대하여 원고에게 손해배상금으로 30,000,000원을 지급하기로 하였던 , D 2010. 12. 29. 인천청솔학원을 운영하는 J에게 사건 등록서비스표권의 사용을 허락하는 대가로 N으로부터 100,000,000원을 지급받은 외에 매년 60,000,000원씩을 지급받기로 약정한 , O D으로부터 사건 등록서비스표권에 관한 통상사용권을 설정받으면서 가입비 명목으로 40,000,000원을 D에게 지급한 , P D으로부터 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권을 설정받으면서 대가로 D에게 매월 8,000,000원을 지급하기로 약정하여 2010. 5.경부터 2010. 12.경까지 18,000,00000원을 지급하였고, 이에 원고가 서울중앙지방법원 2011가합9636호로 P 상대로 서비스표권침해금지 손해배상 등을 구하는 소를 제기하여 원고와 P 사이에 P 원고에게 50,000,000원을 지급하기로 하는 내용의 조정이 이루어진 , Q D으로부터 사건 등록서비스표에 대한 통상사용권을 기한을 정하지 않고 설정받으면서 대가로 D에게 100,000,000원을 지급한 , 서비스표권의 공유에도 상표법의 다른 규정이나 본질에 반하지 아니하는 범위 내에서는 민법상의 공유의 규정이 적용될 있는 것이고(대법원 2004. 12. 9. 선고 2002567 판결 참조), 민법상 공유의 규정에 의하면 공유자의 지분은 균등한 것으로 추정되므로(민법 262 2), 사건 등록서비스표에 관한 원고의 지분도 특별한 사정이 없는 이상 1/2 것인 점과 아울러 피고가 사건 1서비스표 2서비스표의 표장을 사용하여 수학학원을 운영한 기간, 태양, 피고가 신고한 매출액 변론과정에 나타난 제반 사정을 고려하면, 사건 등록서비스표권에 대한 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해액은 원고가 구하는 2012. 8. 18.부터 2017. 2. 28.까지(4 195) 합계 136,027,397[= 60,000,000 × 공유지분 1/2 × (4+195/365) = 120,000,000 + 16,027,397. 원미만 버림]이라고 평가함이 타당하다.

따라서, 피고는 원고가 구하는 바에 따라 손해액 일부인 50,000,000 이에 대한 사건 소장 부본 송달 다음날인 2016. 2. 6.부터 갚는 날까지 소송촉진 등에 관한 특례법에 정해진 15% 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.


정회목 변호사



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