[상표분쟁 등록무효] 선사용서비스표가 등록서비스표의 등록결정당시 일반수요자나 거래자들에게 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려져 있어 등록서비스표가 무효라고 본 판결

특허법원 2014. 6. 26. 선고 2014허928 판결

1. 판결의 요지

맛집으로 여러 차례 언론에 소개되고 약 4년 3개월 동안 매출액이 증가해온 음식점이 사용해온 선사용서비스표와 유사한 등록서비스표에 대해, 선사용서비스표가 등록서비스표의 등록결정당시 일반수요자나 거래자들에게 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려져 있어 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하여 무효라고 판단한 사안입니다.

2. 사실관계

가. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: 제196706호/ 2009. 3. 24./ 2010. 4. 26./ 2010. 5. 4.

2) 구성: 

3) 지정서비스업: 서비스업 구분 제43류의 간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식유흥주점업, 한식점업, 항공기기내식제공업, 휴게실업

4) 서비스표권자: 원고들

나. 선사용서비스표

1) 구성: 

2) 사용상품: 한식점업

3) 사용자: 피고

3. 당사자들의 주장

가. 원고들의 주장

선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정 또는 출원 당시 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 정도로 알려져 있지 않았으므로, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호의 등록무효 사유에 해당하지 않고, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 피고의 주장

선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정 또는 출원 당시 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 정도로 알려져 있었고, 선사용서비스표와 이 사건 등록서비스표는 표장 및 사용(지정)서비스업이 유사하여 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있을 뿐만 아니라, 나아가 원고가 위와 같은 선사용서비스표에 화체된 영업상의 신용이나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 출원하여 등록한 것이므로, 이 사건 등록서비스표는 선사용서비스표와 의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제11호 또는 제12호의 등록무효사유에 해당하고, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부

가. 판단 기준

등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 후단에서 정하고 있는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일․유사한 상표가 그 사용상품과 동일․유사한 상품에 사용되고 있거나 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일․유사하고 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일․유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인․혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다(대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결, 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조). 그리고 이러한 법리는 상표법 제2조 제3항에 의하여 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 선사용서비스표의 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려져 있었는지 여부

1) 인정사실

다음 각 사실이 인정될 수 있다.

가) 피고는 2006. 1. 20.경 제주시 노형동에서 선사용서비스표를 사용하여 돼지고기를 전문으로 하는 ‘한식점’을 개업하여 현재까지 운영하고 있고, 2010. 3. 2.경에는 서울 마포구 합정동에 체인점도 생겼는데, 제주 본점의 매출액이 2006년에는 약 9천 9백만 원, 2007년에는 약 2억 4천 4백만 원, 2008년에는 약 6억 2천 9백만 원, 2009년에는 약 12억 2천 8백만 원, 2010년 전반기에는 약 7억 2천 7백만 원에 이르렀다.

나) 선사용서비스표가 사용되는 피고의 한식점은 2009. 3. 9. KBS 2TV '1박 2일' 프로그램을 통해서 1박 2일 출연진들이 게임을 하면서 식사를 하는 맛 집으로, 2010. 3. 26. KBS 2TV ‘VJ특공대' 프로그램을 통해서 생 근고기를 전문으로 하는 맛 집으로 각 방영되었다.

다) 선사용서비스표가 사용되는 피고의 한식점은 2008. 11. 4. 잡지 ‘코시론’에는 근고기를 잘하는 맛 집으로, 2009. 6. 2. 잡지 'YETECH'에는 연예인들과 각종 인사들이 제주도에 오면 꼭 찾는 유명한 근고기 전문점으로, 2009. 6. 15. ‘관광경제신문’에는 정재계 인사들이 찾고 ‘1박 2일’ 프로그램 촬영팀이 회포를 풀어 화제가 된 맛 집으로서 각 보도되었다.

라) 선사용서비스표가 사용되는 피고의 한식점은 2009. 12. 24.경에 네이버 블로그 ‘해피닥’에, 2010. 3. 26.경에 네이버 카페 ‘ggmatzip’에 인기 있는 맛 집으로 소개되는 등 인터넷 블로그 및 카페 등을 통해서도 소개되었고, 포털사이트 다음(Daum)의 지식서비스에서는 2009년 4월, 5월 및 8월에 걸쳐 제주도에 여행가면 들려야 하는 유명한 맛 집으로 추천되기도 하였다.

2) 판단

위에서 본 바와 같이 피고가 2006. 1.경부터 2010. 4.경까지 약 4년 3개월 동안 선사용서비스표를 한식점에 사용하면서 적지 않은 매출액을 올려왔을 뿐만 아니라 매출액이 매년 약 2배씩 성장하는 등 급등하는 추세에 있었던 점, 방송·잡지·신문 및 인터넷 등을 통하여 유명한 맛 집으로 여러 차례 소개되고, 특히 ‘1박 2일’과 같이 시청률이 높은 TV프로그램을 통해서 소개되어 화제가 되었던 점 등을 종합하면, 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시에는 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 할 것이다.

3) 원고들의 주장에 대한 판단

원고들은, 선사용서비스표의 사용기간이 4년 정도에 불과하고, 매출액도 전체 외식업의 매출 규모에 비하면 크지 않으며, TV에 방영된 것은 단 두 차례에 지나지 않을 뿐만 아니라 그 외 광고나 홍보 내역도 미미하므로, 선사용서비스표가 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려지지는 않았다고 주장한다.

살피건대, ① 선사용서비스표가 사용되는 한식점업의 매출규모가 동종 업계에서 차지하는 비중이 크다고 할 수는 없으나, 매출액이 매년 급등하는 추세에 있었던 점, ② 선사용서비스표가 사용되는 한식점업의 TV 방영 횟수가 2차례에 불과하나, TV 방송의 특성상 파급력이 클 뿐만 아니라, 모두 인기 있는 프로그램으로서 특히 그 중 ‘1박 2일’은 시청률이 높아 그 전파효과가 상당히 큰 점, ③ 인터넷을 통하여 소개된 횟수도 많지는 않으나 그 소개 내용이 선사용서비스표가 사용되는 한식점업이 이미 유명하고 인기 있는 맛 집이라는 점, ④ 이상과 같은 선사용서비스표의 4년여의 기간 동안의 매출 규모의 변화, TV·잡지 등에서의 방송·보도 내용 등에 비추어 보면 그 사용기간이 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려지기에 부족하다고 볼 수 없는 점 등에 비추어 보면, 원고들의 위 주장과 같은 사정들에도 불구하고 앞서 본 바와 같이 선사용서비스표는 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 특정인의 서비스표로 인식될 정도로 알려져 있었다고 봄이 상당하다. 따라서 원고들의 위 주장은 이유 없다.

다. 선사용서비스표와 이 사건 등록서비스표의 유사 여부

1) 표장의 동일·유사 여부

가) 선사용서비스표 ‘’ 중 왼쪽 돼지형상과 오른쪽의 붉은 원 및 꼬리는 그 사용서비스업인 한식점에서 판매하는 돼지고기를 형상화한 도형이거나 돼지고기의 판매방식 또는 상태를 나타내는 것으로 식별력이 없거나 미약하고, 가운데 ‘돈사돈’ 글자 부분은 그 사용서비스업인 한식업과 별다른 관련이 없는 조어이므로, 선사용서비스표는 독립하여 자타 상품의 식별기능을 할 수 있는 ‘돈사돈’ 글자 부분만으로 약칭되거나 관념될 수 있다.

나) 선사용서비스표와 이 사건 등록서비스표는 외관은 도형의 유무, 글자체, 글자수 등에서 차이가 있어 유사하지는 않고, 관념은 조어로서 대비하기에 적절하지 않으나, 호칭은 모두 ‘돈사돈’으로 동일하여 동일·유사한 서비스업에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자들로 하여금 서비스의 출처에 관하여 오인·혼동하게 할 염려가 있으므로, 표장이 전체적으로 유사하다고 할 것이다.

2) 사용(지정)서비스업의 동일·유사 여부

선사용서비스표의 사용서비스업인 ‘한식점업’은 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘한식점업’과 동일하고, 나머지 지정서비스업인 ‘간이식당업, 간이음식점업, 관광음식점업, 극장식주점업, 다방업, 레스토랑업, 무도유흥주점업, 바(bar)서비스업, 뷔페식당업, 서양음식점업, 셀프서비스식당업, 스낵바업, 식당체인업, 식품소개업, 음식조리대행업, 음식준비조달업, 일반유흥주점업, 일반음식점업, 일본음식점업, 제과점업, 주점업, 중국음식점업, 카페업, 카페테리아업, 칵테일라운지서비스업, 패스트푸드식당업, 한국식유흥주점업, 항공기기내식제공업, 휴게실업’과는 제공되는 서비스의 성질이나 내용, 제공수단이 동일하거나 비슷하므로 유사하다고 할 것이다.

라. 결론

따라서 이 사건 등록서비스표는 그 등록결정 당시 국내에서 특정인의 서비스표로 알려진 선사용서비스표와 표장 및 지정(사용)서비스업이 유사하여 그 지정서비스업에 사용될 경우에 선사용서비스표의 사용자에 의하여 사용되는 것으로 오인·혼동을 불러일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이므로, 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 봄이 타당하다.

정회목 변호사