[특허분쟁 손해액산정] 피고들이 생산한 피고 실시제품은 제3특허의 청구항 제1항을 직접 또는 간접침해하므로 피고들에게 손해배상의무가 있다고 본 사례에서 손해액 산정 방식

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결

[사실관계 및 침해 여부에 대한 사항은 앞글 참조] 
https://2yourlawyer.blogspot.com/2019/04/3-1_16.html

1. 손해배상청구권의 발생

(가) 살피건대, 피고 D가 단독으로, 피고 C, H가 공동으로 위 라.1)항 기재 ① 내지 ⑤ 제품을 생산함으로써 제3특허의 청구항 제1항을 직접 또는 간접으로 침해하였음은 앞서 본 바와 같고, 특허법 제130조에 따라 위 피고들의 과실은 추정되므로, 피고 D는 특허법 제128조에 따라 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있고, 피고 C은 피고 D의 대표이사이자 피고 H와 공동불법행위자로서 피고 D, H와 공동으로 원고에게 손해를 배상할 책임이 있으며, 피고 H는 피고 C과 공동불법행위자로서 피고 C과 공동으로 원고에게 손해를 배상할 책임이 있다.

이에 대하여 피고 D, C, H는 이 스타터 등을 유방 확대 시술 등에 사용하였을 뿐 이 사건 시술에 사용하지 않았으므로 고의‧과실이 인정되지 않는다는 취지로 주장하나, 이를 인정할 증거가 없고, 오히려 앞서 든 증거에 의하면 피고 C이 원고와 O 병원 사이의 원고 제품 수출 거래에 관여한 사실, 피고 C이 피고 H에게 제작을 의뢰한 이 사건 카테터, 봉합사 등이 무허가로 제조되어 수출된 사실이 인정되고, 이에 비추어 보면 위 피고들이 원고의 특허를 침해한 데에 고의나 과실이 있음을 인정할 수 있다.

(나) 다만, 피고 E에 대하여는 이 사건 카테터의 생산으로 인한 간접침해가 인정됨으로써 특허법 제130조에 따라 침해행위에 대하여 과실이 추정되기는 하나, 위 인정사실에 비추어 보면, 피고 E은 침해여부가 문제가 된 제3특허 청구항 제1항을 전부 실시한 것이 아니라 그 중 일부 구성요소만을 실시함으로 인하여 간접침해가 인정된 것이고, 관련 의료기기 제작을 전문으로 하는 업체로서 단순히 피고 H의 요구에 따라 제작한 것으로 보이며, 이러한 주문제작이 관련 업계에서 일반적인 것으로 보일 뿐만 아니라, 피고 E이 원고의 특허를 알고 있었다거나 문제된 이 사건 카테터 등을 피고 H 이외에 달리 일반적으로 판매하였다고 볼 자료도 없으므로, 위 추정은 번복되어 피고 E에게 특허 침해에 대한 고의나 과실이 존재한다고 할 수 없다. 따라서 원고의 피고 E에 대한 손해배상청구는 받아들이지 아니한다.

2. 손해액의 산정

가. 특허법 제128조 제2항 또는 제4항의 적용 가부

(1) 침해 수량의 산정

피고 E은 피고 C, H, D에게 페이스 업 캐뉼러(100㎖/45㎖), 스타터 합계 33,000개를 납품한 사실, 그 중 피고 D는 일본 O 병원에 아래 표 기재와 같이 페이스업 캐뉼러 및 스타터를 판매한 사실, AF는 이 사건 허브를 제작하여 피고 C, H, D에게 납품하였는데, 피고 D, C은 아래 표 기재와 같이 이 사건 허브를 싱가포르 Z에 보낸 사실을 인정할 수 있는바, 피고 E, 소외 AF가 위 피고들에게 납품한 개별 수량을 확정할 수 있는 자료가 없으므로, 그 범위 내에서 O 병원에 수출하거나 싱가포르 Z에 보낸 수량을 기준으로 산정한다.

(2) 단위수량당 이익액

원고 제품의 단위수량당 이익액을 아래 표 기재와 같이 인정할 수 있다.

(3) 판단

(가) 원고는 먼저 특허법 제128조 제2항에 따라 손해액을 산정하여야 한다고 주장하므로 살피건대, 특허법 제128조 제2항은 침해자의 물건 양도수량에 특허권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 특허권자가 입은 손해액으로 할 수 있다고 규정하고 있는바, 앞서 본 바와 같이 원고 제품 중 Youngs Pointer 100 및 Youngs Pointer 50은 이 사건 카테터에, Youngs Stater는 이 사건 푸시로드 및 천공수단에 각 대응되는 제품이므로 그 단위수량당 이익액을 파악할 수 있지만, 원고 제품 중 Youngs Thread(L) 및 Youngs Thread(S)는 ‘봉합사 + 지지체 + 허브’가 결합된 제품이므로, 이를 이 사건 허브에 대응되는 제품으로 볼 수 없어 그 단위수량당 이익액을 그대로 적용할 수 없고, 달리 원고 제품 중 허브의 단위 수량당 이익액을 인정할만한 아무런 증거가 없으며, 또한, 원고 제품 중 카테터에 허브를 조합한 제품 또는 여기에 추가하여 푸시로드 또는 천공수단을 조합한 제품의 단위수량당 이익액을 인정할만한 증거도 없다.

(나) 따라서 이 사건에 관하여 특허법 제128조 제2항을 적용할 수 없고, 또한, 특허법 제128조 제4항을 적용하기 위한 ‘침해자가 특허침해로 인하여 얻은 이익액’을 산정할 수 있는 어떠한 자료도 제출된 바 없으므로, 이 사건에 관하여 특허법 제128조 제4항도 적용할 수 없다.

다만, 원고가 제3특허의 청구항 제1항 침해로 인해 손해를 입었음은 위 인정사실과 경험칙에 비추어 명백하고 사안의 성질상 구체적인 손해의 액수를 증명하는 것이 어려운 경우라고 봄이 상당하므로, 특허법 제128조 제7항에 따라 손해배상액을 산정하기로 한다.

나. 특허법 제128조 제7항에 의한 산정

(1) 피고 실시제품 중 ① 이 사건 카테터, ② 이 사건 카테터 및 허브의 조합 제품, ③ 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 푸시로드의 조합 제품, ④ 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 천공수단의 조합 제품, ⑤ 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 푸시로드 및 천공수단의 조합 제품이 특허 침해제품이다.

(가) 이 사건 카테터는 페이스 업 캐뉼러 100㎖ 제품 및 페이스 업 캐뉼러 45㎖ 제품으로 구분된다. 페이스 업 캐뉼러 100㎖ 제품은 원고의 Youngs Pointer 100 제품에 대응되는데, 그 판매수량이 8,000개이고, 원고의 Youngs Pointer 100 제품의 단위수량당 이익액이 18,960원이므로, 이로 인한 손해액은 151,680,000원(= 8,000개 × 18,960원)이 된다. 또한, 페이스 업 캐뉼러 45㎖ 제품은 원고의 Youngs Pointer 50 제품에 대응되는데, 그 판매수량이 6,500개이고, 원고의 Youngs Pointer 50 제품의 단위수량당 이익액이 11,404원이므로, 이로 인한 손해액은 74,126,000원(= 6,500개 × 11,404원)이 된다. 따라서 이 사건 카테터로 인한 손해액은 총 225,806,000원(= 151,680,000원 + 74,126,000원)이다.

(나) 이 사건 카테터 및 허브 조합 제품의 판매수량은 이 사건 카테터의 판매수량 14,500개와 이 사건 허브의 판매수량 131,900개 중에서 수치가 적은 이 사건 카테터의 판매수량과 같다고 봄이 상당하므로, 이 사건 허브의 판매수량 중 위 침해품의 수량에 포함되는 것은 14,500개이다. 갑 제80호증의 기재에 의하면 원고의 Youngs Thread(L)의 재료비 중 허브가 차지하는 비율은 약 0.25%(≒ 200,412원/ 80,412,114원 × 100)이고, Youngs Thread(L)의 단위수량당 이익액은 101,166원이므로, Youngs Thread(L) 중 허브가 차지하는 단위수량당 이익액은 약 253원(= 101,166원 × 0.25%)이 된다. 또한 원고의 Youngs Thread(S)의 재료비 중 허브가 차지하는 비율은 약 0.28%(≒ 144,324원/ 50,253,224원 × 100)이고, Youngs Thread(S)의 단위수량당 이익액은 75,254원이므로, Youngs Thread(S) 중 허브가 차지하는 단위수량당 이익액은 약210원(= 75,254원 × 0.28%)이 된다. 원고의 Youngs Thread(L)은 Youngs Pointer 100 제품과 함께 사용되고, Youngs Thread(S)은 Youngs Pointer 50 제품과 함께 사용되는 것이라고 보면, 이 사건 카테터 및 허브 조합 제품 중 이 사건 허브로 인한 손해액은 약 3,389,000원(= 8,000개 × 253원 + 6,500개 × 210원)으로 산정할 수 있다.

(다) 피고 실시제품 중 이 사건 푸시로드와 천공수단이 각각 판매되었다고 볼 만한 자료가 없으므로, 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 푸시로드 및 천공수단이 전부 조합된 제품의 판매수량과 그로 인한 손해액을 산정하되, 이 사건 카테터 및 허브의 조합 제품 판매수량 14,500개와 이 사건 푸시로드 및 천공수단의 판매수량 6,500개 중에서 수치가 적은 이 사건 푸시로드 및 천공수단의 판매수량과 같다고 봄이 상당하다. 이 사건 푸시로드 및 천공수단은 원고의 Youngs Starter 제품에 대응되는데, 그 판매수량이 6,500개이고, 원고의 Youngs Starter 제품의 단위수량당 이익액이 6,248원이므로, 이로 인한 손해액은 40,612,000원(= 6,500개 × 6,248원)이 된다.

(2) 이상 살핀 바에 의하면, 특허법 제128조 제7항을 적용하여 피고 D, C, H가 제3특허를 침해함에 따른 손해액은 269,807,000원(= 225,806,000원 + 3,389,000원 + 40,612,000원)으로 정함이 상당하다.

3) 종합

따라서 피고 D, C, H는 공동하여 원고에게 269,807,000원 및 이에 대하여 ① 피고 D는 특허침해일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 이 사건 소장 부본 최후 송달 다음날임이 기록상 명백한 2014. 11. 28.부터, ② 피고 C은 특허침해일 및 2018. 6. 12.자 청구취지 및 별지목록 변경신청서 부본 송달일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2018. 6. 15.부터, ③ 피고 H는 특허침해일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 위 금원 중 50,000,000원에 대하여는 이 사건 병합된 소장 부본 송달 다음날임이 기록상 명백한 2015. 9. 24.부터, 위 금원 중 150,000,000원에 대하여는 2017. 8. 29.자 청구취지 및 별지목록 변경신청서 부본 송달 다음날임이 기록상 명백한 2017. 9. 5.부터, 나머지 69,807,000원에 대하여는 2018. 6. 12.자 청구취지 및 별지목록 변경신청서 부본 송달일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2018. 6. 15.부터 각 위 피고들이 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 상당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2019. 2. 19.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

정회목 변호사