[상표분쟁 권리범위확인] 확인대상표장은 상표로서 사용된 것으로 볼 수 없다고 한 판결

특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허6603 판결

1. 판결의 개요

확인대상표장에 표시된 세줄의 홈 형상은 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 수요자가 상품의 출처 표시로 인식하여 상표로서 기능한다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

①피고는 세줄의 홈이 형성된 배선용 보호덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았고, 원고 측 또한 등록상표의 출원 이전에 세줄의 홈을 형성한 배선덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았으므로, 보호덕트에 형성된 세줄의 홈 형상이 디자인적으로 기능하는 것은 명백하여 보인다.

② 등록상표는 입체상표로서 판상조각에 반원 형상으로 세 개의 줄이 음각으로 형성되어 세 개의 가로로 길쭉한 홈이 형성되어 있는 외관을 가지고 있고, 언어적으로 ‘세줄의 홈’, ‘세줄홈’ 등으로 호칭, 관념될 수는 있어도, 일상적으로 흔히 접할 수 있는 세줄의 형상이 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보기 어렵고, 지정상품인 배선함, 배전함 등과의 관련성도 크지 아니하므로, 등록상표의 세줄의 홈 형상은 그 출처표시 기능이 강하다고 보기는 어렵다. 원고도 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트에 ‘U.T.POLE’, ‘LITE-WAY’와 같은 다른 문자 상표를 함께 사용하고 있고, 일반 수요자나 거래자도 원고의 상품의 상품표지를 주로 식별력이 있는 ‘U.T.POLE’, ‘LITE-WAY’로 인식할 것으로 보인다.

③ 배선덕트에 표시된 세줄의 홈 형상은 등록상표의 출원일인 2004. 1. 6. 이전에 이미 원고 측이 아닌 A주식회사가 2001. 9. 12. 출원한 ‘배선용 보호닥트’에 관한 디자인에도 형성되어 있었고, 특히 원고 측은 1998. 5. 25. 최초로 세줄의 홈 형상이 표시된 전선보호관 등 배선기구와 관련된 디자인을 출원한 것으로 보이는데, 주식회사 B가 1996. 1. 25. 출원한 ‘칸막이 배선 개폐문’의 정면부의 상단 및 하단에 등록상표의 세줄의 홈 형상과 외관이 유사한 세줄의 홈 형상이 각각 형성되어 있으며, 칸막이 배선 개폐문은 배선을 보호하는 기구라는 점에서 보호덕트 등과 용도가 동일하여 유사한 상품에 해당한다. 결국 세줄의 홈 형상은 등록상표의 지정상품인 배선함 등 및 확인대상표장의 사용상품인 보호덕트와 동일·유사한 상품과 관련하여 원고 측이 세줄 홈 형상을 사용하거나 등록상표를 출원하기 이전부터 디자인의 한 요소로 채택되어 왔다.

④ 원고가 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트를 2000년경부터 판매하여 왔고, 각종 매체를 통하여 세줄의 홈 형상을 강조하면서 광고하여 온 사실은 인정되나, 원고의 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트의 매출액이나 시장점유율 등을 알 수 있는 자료가 없는 이상 그러한 사정만으로 세줄의 홈 형상이 원고의 상표로서 주지, 저명하다고 보기 부족하다.

2. 사실관계

가. 이 사건 소송의 경과

1) 원고는 2017. 5. 11. 피고를 상대로 특허심판원에 피고가 배선덕트에 사용하는 ‘’와 같은 표장(이하 ’보정 전 확인대상표장‘이라 한다)이 원고가 상표권자인 아래 나.항 기재 상표(이하 ’이 사건 등록상표‘라 한다)의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다(2017당1455호).

2) 위 심판절차에서 피고가 보정 전 확인대상표장을 자신이 사용하는 상표가 아니라고 주장하자 원고는 확인대상표장을 아래 다.항 기재 ‘’와 같은 표장(이하 ’이 사건 확인대상표장‘이라 한다)으로 보정하였다.

3) 특허심판원은 2018. 7. 20. “피고가 심판절차에서 위와 같이 확인대상표장을 실제로 사용하는 표장으로 보정한 것은 요지변경이 아니므로 적법하지만, 이 사건 확인 대상표장은 배선덕트의 디자인으로만 사용된 것일 뿐 상품의 출처표시 또는 식별표지로 사용된 것은 아니라고 봄이 상당하다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 내용의 심결을 하였다(이하 ’이 사건 심결‘이라 한다).

나. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일 : 상표등록 제610399호/2004. 1. 6./2005. 3. 4./2015. 3. 3.

2) 구 성 :   (입체상표)

3) 지정상품 : 상품류 구분 제9류의 배선함, 배전함, 분기함, 전선용 접속기, 전선용 커넥터, 전선관, 종단함, 소켓, 전기콘센트 덮개

4) 권리자 : 김경미가 2005. 3. 4. 등록받은 이후, 2006. 11. 3. 양도를 원인으로 원고에게 권리의 전부이전 등록이 마쳐졌다.

다. 이 사건 확인대상표장

1) 구 성 : 

2) 사용상품 : 배선덕트

3) 사용자 : 피고

3. 확인대상표장이 특정되었는지 여부

상표권의 권리범위확인심판에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상표장은 그 표장의 구성과 그 표장이 사용된 상품을 등록상표와 대비할 수 있을 정도로 특정하면 충분하고, 나아가 확인대상표장의 구체적 사용 실태나 확인대상표장을 부착하여 사용하는 상품의 형태까지 특정하여야 하는 것은 아니다(대법원 2014. 3. 20. 선고 2011후3698 전원합의체 판결 참조).

앞서 본 기초사실에 의하면, 원고는 확인대상표장을 보정 전 확인대상표장 ‘’으로 특정하여 심판을 청구하였으나, 피고가 보정 전 확인대상표장을 자신이 사용하는 상표가 아니라고 주장하여, 확인대상표장을 피고의 배선덕트 상품 ‘’에 표시된 세줄의 홈 형상으로 특정할 의사로 이 사건 확인대상표장 ‘’과 같이 피고의 배선덕트 상품 중 원고가 표장으로 주장하는 세줄의 홈형상 부분만을 실선으로 도시하고, 원고가 표장이 아니라고 주장하는 피고의 배선덕트 상품의 다른 형상 부분은 점선으로 표현하는 것으로 정정하여 확인대상표장을 특정하였음을 알 수 있다. 그러므로 이 사건 확인대상표장의 점선 부분은 원고가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 표장이 아닌 확인대상표장이 표시된 상품의 전체적인 형태에 지나지 않고, 원고가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 확인을 구하는 이 사건 확인대상표장은 실선으로 표시한 세개의 홈 부분으로 특정되어, 이 사건 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 뿐만 아니라, 다른 구체적인 표장의 사용형태와도 충분히 구분될 수 있으므로, 이 사건 확인대상표장은 특정되었다고 봄이 상당하다.

4. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지 여부

가. 확인대상표장의 사용이 상표적 사용에 해당하는지 여부

1) 관련 법리

상표권의 권리범위확인심판 사건에서 확인을 구하는 표장이 등록상표의 권리범위에 속한다고 하려면 상표로 사용할 것이 전제되어야 할 것이고(대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2295 판결 등 참조), 타인의 등록상표와 유사한 표장을 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처 표시를 위한 것이 아니라 순전히 디자인적으로만 사용되는 등으로 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2004. 10. 28. 선고 2003후2027 판결 참조). 확인대상표장이 상표로서 사용되고 있는지의 여부를 판단하기 위해서는, 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양, 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 그 표시된 표장이 상품의 식별표지로서 사용되고 있는지 여부를 종합하여 판단하여야 한다(대법원 2013. 1. 24. 선고 2011다18802 판결 참조).

나아가 적극적 권리범위확인 사건에서 확인대상표장이 상표의 본질적인 기능인 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것인지 여부는 확인대상표장이 등록상표의 권리 범위에 속한다고 주장하는 상표권자가 이를 증명할 책임을 부담한다.

2) 인정사실

증거 각 기재 및 영상에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다.

가) 피고는 2017. 11. 10. 세줄의 홈이 표시된 아래와 같은 ‘배선용 보호덕트’에 관한 디자인을 출원하여, 그 무렵부터 세줄의 홈을 형성한 배선덕트를 판매하고 있고, 피고가 출원한 아래의 디자인은 2018. 4. 16. 각 등록되었다.

나) 원고는 2000년경부터 배선덕트 등의 몸체와 뚜껑에 이 사건 등록상표와 같이 세줄의 홈을 표시하여 대우중공업 군산공장 등 다수의 시공현장에 납품하여 왔고, 건축사무소 등이 작성한 조명기구 설계도에 표시된 원고의 제품의 도면에는 세줄의 홈이 형성되어 있고, 이 부분이 ‘세줄홈’이라 표시되어 있다.

다) 원고는 자신이 판매하는 배선덕트 상품을 2000년경부터 전기신문 등의 신문매체에, 2010년경부터 전기설비와 같은 월간지 등에 각 광고하여 왔고, 이러한 광고에서 원고의 상품에 형성된 세줄의 홈을 강조하였다.

라) 원고는 2000년부터 상표명이 ‘U.T.POLE’인 원고의 배선덕트 상품의 카탈로그를 발행하여 배포하였고, 2006년부터는 상표명이 ‘LITE-WAY’인 원고의 배선덕트 상품의 카탈로그도 발행하여 배포하고 있으며, 2006년부터 국제우수전기제품전시회 등의 전시회, 2005년부터 한국조명‧전기설비학회 등의 학회, 워크숍에 참여하여 원고의 배선덕트 상품을 홍보하였고 카탈로그 및 전시회 등에서 광고된 원고의 배선덕트 상품에는 세줄의 홈이 형성되어 있다.

마) 이 사건 등록상표의 종전 상표권자이자 원고 사내이사인 김경미는 1998년부터 전선보호관, 배선덕트 등에 관한 디자인을 출원하여 왔는데 김경미가 출원하여 등록받은 디자인의 도면에 표시된 제품에는 세줄의 홈이 형성되어 있고, 등록의장공보의 의장의 설명에는 ‘외관의 모양을 위하여 세 개의 홈으로 줄모양을 표시함’이라 기재하여 세줄의 홈이 디자인의 모양임을 강조하고 있으며, 1999년부터 배선덕트 등에 관한 특허도 출원하였는데 명세서에 첨부된 도면에 표시된 배선덕트에도 세줄의 홈이 형성되어 있다.

바) 다존전기주식회사가 2001. 9. 12. 출원하여 2002. 12. 2. 제313804호로 등록받은 ‘배선용 보호닥트’에 관한 디자인에는 아래와 같이 세줄의 홈 형상이 형성되어 있고, 등록의장공보의 의장 창작 내용의 요점에는 “덮개에는 3개의 요홈을 횡으로 길게 형성하여 전체적으로 안정감과 곡선미가 창출되도록 한 것을 창작내용의 요점으로 함.”이라 기재하여 세줄의 홈 형상을 디자인의 창작의 요점으로 강조하고 있다. 주식회사 미모아가 1996. 1. 25. 출원하여 1998. 4. 8. 제218805호로 등록받은 ‘칸막이 배선 개폐문’에 관한 디자인에는 정면부에 세줄의 홈이 상단과 하단에 각 형성되어 있다.

3) 구체적 판단

위 인정사실에다가 앞서 본 증거 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 다음과 같은 사정을 더하여 보면, 이 사건 확인대상표장에 표시된 세줄의 홈 형상은 거래사회에서 채용할 수 있는 범위 내에서 이를 변형한 형태에 불과하거나 또는 당해 상품 유형에 일반적으로 잘 알려진 장식적 형태를 단순히 도입하여 이루어진 형상으로서 그 상품의 장식 또는 외장으로만 인식되는 데에 그칠 뿐, 수요자가 상품의 출처 표시로 인식하여 상표로서 기능한다고 보기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.

가) 피고는 세줄의 홈이 형성된 배선용 보호덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았고, 원고 측 또한 이 사건 등록상표의 출원 이전에 세줄의 홈을 형성한 배선덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받았으므로, 보호덕트에 형성된 세줄의 홈 형상이 디자인적으로 기능하는 것은 명백하여 보인다.

나) 이 사건 등록상표 ‘’는 입체상표로서 판상조각에 반원 형상으로 세 개의 줄이 음각으로 형성되어 세 개의 가로로 길쭉한 홈이 형성되어 있는 외관을 가지고 있고, 언어적으로 ‘세줄의 홈’, ‘세줄홈’ 등으로 호칭, 관념될 수는 있어도, 일상적으로 흔히 접할 수 있는 세줄의 형상이 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분으로 보기 어렵고, 지정상품인 배선함, 배전함 등과의 관련성도 크지 아니하므로, 이 사건 등록상표의 세줄의 홈 형상은 그 출처표시 기능이 강하다고 보기는 어렵다. 원고도 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트에 ‘U.T.POLE’, ‘LITE-WAY’와 같은 다른 문자 상표를 함께 사용하고 있고, 일반 수요자나 거래자도 원고의 상품의 상품표지를 주로 식별력이 있는 ‘U.T.POLE’, ‘LITE-WAY’로 인식할 것으로 보인다.

다) 배선덕트에 표시된 세줄의 홈 형상은 이 사건 등록상표의 출원일인 2004. 1. 6. 이전에 이미 원고 측이 아닌 다존전기주식회사가 2001. 9. 12. 출원한 ‘배선용 보호닥트’에 관한 디자인에도 형성되어 있었고, 특히 원고 측은 1998. 5. 25. 최초로 세줄의 홈 형상이 표시된 전선보호관 등 배선기구와 관련된 디자인을 출원한 것으로 보이는데, 주식회사 미모아가 1996. 1. 25. 출원한 ‘칸막이 배선 개폐문’의 정면부의 상단 및 하단에 이 사건 등록상표의 세줄의 홈 형상과 외관이 유사한 세줄의 홈 형상이 각각 형성되어 있으며, 칸막이 배선 개폐문은 배선을 보호하는 기구라는 점에서 보호덕트 등과 용도가 동일하여 유사한 상품에 해당한다. 결국 세줄의 홈 형상은 이 사건 등록상표의 지정상품인 배선함 등 및 이 사건 확인대상표장의 사용상품인 보호덕트와 동일·유사한 상품과 관련하여 원고 측이 세줄 홈 형상을 사용하거나 이 사건 등록상표를 출원하기 이전부터 디자인의 한 요소로 채택되어 왔다.

라) 원고가 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트를 2000년경부터 판매하여 왔고, 각종 매체를 통하여 세줄의 홈 형상을 강조하면서 광고하여 온 사실은 인정되나, 원고의 세줄의 홈 형상이 형성된 배선덕트의 매출액이나 시장점유율 등을 알 수 있는 자료가 없는 이상 그러한 사정만으로 세줄의 홈 형상이 원고의 상표로서 주지, 저명하다고 보기 부족하다.

마) 이 사건 등록상표의 출원 이전에 이미 세줄의 홈 형상이 표시된 배선기구 등과 관련된 디자인이 출원·등록되었던 점, 피고도 세줄의 홈 형상이 표시된 배선용 보호덕트에 관한 디자인을 출원하여 등록받은 점 등에 비추어 보면 피고의 세줄의 홈 형상의 사용의도는 배선덕트의 좌측면과 우측면부에 세줄의 홈 형상을 가로로 길게 형성하여 수요자들에게 심미감을 주기 위한 것으로 보인다.

나. 소결

따라서 원고가 제출한 증거들만으로 이 사건 확인대상표장이 피고가 판매하는 보호덕트의 출처표시기능까지 갖는다고 보기 어려우므로, 이 사건 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다.

정회목