[특허분쟁 침해금지인정] 피고들이 생산한 피고 실시제품은 제3특허의 청구항 제1항을 직접 또는 간접침해하므로 피고들에게 손해배상의무가 있다고 본 판결

특허법원 2019. 2. 19. 선고 2018나1220 판결

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니어서, 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로, 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것이 되고, 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결여된 나머지 구성요소를 갖춘 경우라고 하더라도 양 주체 모두의 행위가 당해 특허발명에 대한 침해로 인정되지 아니한다. 그러나 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배‧관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배‧관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.

피고 A은 위 피고 실시제품의 제작을 피고 B에게 의뢰하였고, 피고 B로부터 위 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 피고 C 또는 그 직원들, 형제들의 개인 명의를 이용하여 ★★병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 ◈◈를 경유하여 ★★병원에 수출하는 방법으로 납품하였음을 알 수 있는바, 피고 A은 피고 실시제품의 생산에 관여함으로써 피고 C의 대표자로서 뿐만 아니라 그 범위를 넘어서 개인적인 지위에서도 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 봄이 상당하다. 또한, 피고 B는 당초 의료용 실 제조업체인 주식회사 ◇◇를 운영하던 자임에도 피고 A과 함께 피고 실시제품을 납품할 목적으로 자신의 배우자를 대표로 하여 새로운 업체(♣♣)를 설립하였고, 위 각 제품의 생산을 위하여 여러 생산업자들을 물색하여 그 제작을 의뢰하였으며, 그들로부터 제품을 납품받아 피고 C에 ♣♣ 명의로 납품하였음을 알 수 있는바, 피고 B는 피고 A과 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 할 것이다. 따라서 피고 A, B는 원고의 제3특허를 침해하였는지 여부를 판단함에 있어 각각 하나의 주체로 봄이 타당하다.

1. 사실관계

가. J의 안면 리프팅 시술방법 개발

1) 안면 리프팅 시술이란 안면 부위에 늘어지거나 주름진 피부를 당겨주어 탄력 있는 피부를 만들고 주름을 제거하기 위한 목적의 시술방법이다.

2) 종래에는 봉합사가 피부에 삽입되는 부분과 실이 피부로부터 빠져 나오는 부분에 각각 천공홀(구멍)을 형성하고, 경직성을 가진 봉합사를 입구로부터 밀어 넣어 출구로 나오도록 통과시킨 후 봉합사가 빠지지 않도록 매듭을 지은 다음, 매듭 부위를 다시 봉합하거나 피부의 일부를 절개하여 덮어주는 방법으로 시술되었는데, 이로 인하여 피부에 다수의 천공홀을 형성하거나 피부를 절개하는 과정에서 많은 시간이 소요되고 상당한 수준의 마취도 요구되는 등 다수의 문제점이 존재하였다.

3) J는 이러한 문제점을 해결하기 위하여 아래와 같은 새로운 안면 리프팅 시술방법(이하 ‘이 사건 시술’이라 한다)을 개발하였고, 이로써 종래 약 5시간의 시술 및 15일 정도의 회복기간이 필요하던 것에 반하여 약 30분 만에 시술이 완료되고 바로 일상생활이 가능하게 되었다.

4) J는 이 사건 시술을 위하여 아래 나.항 기재와 같은 각 특허를 출원하여 등록받았고, 2011. 12. 7. 의료용품, 의료용 기구 도소매업 등을 목적으로 하는 법인인 원고(변경전 상호는 주식회사 K)를 설립한 후 원고의 이사로 취임하였다.

나. 원고의 특허발명

1) 이 사건 제3특허발명(이하 ‘제3특허’라 한다)

가) 발명의 명칭: 의료용 실 삽입 장치 및 이를 구비한 의료용 실 삽입 시술 키트

나) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 9. 24./ 2013. 11. 1./ 제1326763호

다) 특허권자: 원고(2014. 4. 8. J로부터 이전등록)

라) 청구범위

【청구항 1】의료용 실이 삽입될 경로를 형성하는 중공의 가요성 도관을 구비하는 관부재와, 상기 관부재의 도관 내부에 삽입되어 상기 관부재보다 큰 강성(stiffness)을 가지는 지지로드를 포함하는 지지부재를 구비하는 삽입경로 형성수단과 상기 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후에 상기 관부재의 체결부에 연결되어 상기 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 의료용 실 공급수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 의료용 실 삽입장치.

다. 원고의 제품 생산․판매 및 중단

1) 원고는 위와 같이 J로부터 양도받은 이 사건 각 특허를 기초로 이 사건 시술에 사용되는 'Youngs Lift'라는 제품(이하 ‘원고 제품’이라 한다)을 생산‧판매하고 있다.

2) 원고 제품은 아래 사진과 같이 봉합사와 봉합사 지지체(Cone, 콘), 허브(Hub)로 이루어진 ‘Youngs Thread’와 지지부재(Guiding Wire)와 관부재(Tube)로 이루어진 ’Youngs Pointer‘, 천공수단(Puncture)과 푸시바(Push bar)로 이루어진 ‘Youngs Starter’로 구성되어 있다.

3) 원고는 의료기기 중개상인 피고 C을 통하여 2012. 8.경부터 일본국에 있는 의료법인사단 L[대표자 이사장 M, 이사 N]가 운영하는 소외 O 병원(이하 의료법인사단과 함께 통틀어 ‘O 병원’이라 한다)에 원고 제품을 수출하였고, 그 과정에서 이 사건 시술에 관하여 교육하여 주었으며, O 병원은 ‘유메노 리프트, 세계최초, 특허획득, 절개없음’이라고 광고하면서 원고 제품을 이용하여 이 사건 시술을 하였다.

4) O 병원은 2013. 5.경 원고에게 원고 제품에 대한 가격인하를 요구하였는데, 원고와 협의가 이루어지지 않자 2013. 11.경부터 원고와의 거래를 중단하였다.

2. 제3특허 침해에 대한 법원의 판단

가. 피고들의 제품 생산

1) 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

가) 피고 D, C, H는 2013. 10.경 O 병원으로부터 캐뉼러, 스타터 등의 납품주문을 받고 이를 함께 제작하여 O 병원에 납품하기로 하였다.

나) 피고 H는 2013. 11.경 피고 C과 거래할 목적으로 자신의 배우자인 S을 대표로 하여 T를 설립하였다. 그 무렵 피고 C은 피고 H에게 실에 가시를 내어 납품해달라고 주문하였고, 피고 H는 소외 주식회사 U(이하 ‘U’라 한다)로부터 녹는 의료용 실을 구입하여 직접 미늘(가시)을 만든 다음 T 명의로 피고 D에 납품하였다. 이와 같이 생산된 봉합사의 형상은 별지1 목록 제4항의 참고사진과 같다.

다) 피고 C은 피고 H에게 PC HUB(이하 ‘허브’라고 한다)의 샘플을 보여주며 납품을 주문하였고, 피고 H는 세운프라스틱의 대표인 AF에게 샘플을 보여주면서 끝부분을 길게 만들어 달라거나 AF가 만든 허브를 보고 허브의 크기를 줄여달라는 등의 요구를 하여 제작‧납품받아 이를 T 명의로 피고 D에 납품하였다. 이와 같이 생산된 허브의 형상은 별지1 목록 제5항의 참고사진 중 좌측 사진과 같다.

라) 또한, 피고 C은 피고 H에게 카테터 100㎖와 45㎖의 두 종류 및 스타터 240㎜와 punch를 제작하여 납품해달라고 주문하였고, 피고 H는 피고 E에 그 제작을 하도급 주어 납품받은 제품을 T 명의로 피고 D에 납품하였다. 이와 같이 생산된 카테터의 형상은 별지1 목록 제1항의 참고사진과 같고, 스타터 240㎜와 punch의 각 형상은 별지1 목록 제2항 및 제3항의 각 참고사진과 같다.

마) 한편, 피고 H는 플라스틱 사출성형 업체인 V의 대표 W을 찾아가 “  ”와 같은 형상의 봉합사 지지체(W은 이를 제조한 금형에 “꼬깔”이라고 표시하였고, 피고 H는 수사기관에서 이를 “작은 고깔”이라고 호칭하고 PC HUB를 “고깔”이라고 호칭하였으며, “CON”과 “PC HUB”가 구별되는 것이라고 진술하였다. 또한, 피고 H는 CON이 성형수술할 때 인체에 삽입되는 실을 고정하기 위하여 사용되는 것이라고 진술하였고, 실을 개발하기 위해 주문한 것이라고 진술하였다)를 종이에 그려 보이면서 이를 제조할 수 있는 금형 및 샘플의 제작을 의뢰하였고, W은 주문받은 금형 및 샘플의 제작을 완료한 후 이를 이용하여 봉합사 지지체를 생산하여 납품하였다. 이와 같이 생산된 봉합사 지지체의 형상은 별지1 목록 제6항의 참고사진 중 우측 사진과 같다.

바) 피고 D, C, H는 2013. 10.경부터 2014. 2.경까지 피고 D 또는 피고 C의 형제인 R(상호: X8), 위 업체는 피고 C이 실질적으로 운영)을 통하여 위 2) 내지 5)항 기재 제품을 O 병원(이하 N가 대표인 일본국 법인 Y 포함)에 납품하였는데, 그 중 페이스 업캐뉼러(100㎖/45㎖, Face Up Cannular) 제품과 스타터[Starter (Wire&Punch)] 제품은 O 병원에 직접 수출하였고, 허브, 봉합사, 콘(봉합사 지지체)은 싱가포르에 있는 소외 Z[대표이사 AA, N가 1인 주주]를 경유하여 O 병원에 수출하는 방법으로 납품하였다.

사) 피고 D가 위와 같이 싱가포르를 경유하는 과정에서 허브, 봉합사, 콘 중 일부 제품은 정식 수출절차를 거치지 아니하고 피고 C이 휴대하고 싱가포르에 직접 가서 건네주었고, 특히 크기가 매우 작은 콘은 피고 D의 직원인 AB, AC, 또는 피고 C의 동생인 Q의 개인 이름으로 특송화물(FEDEX)로 보내는 방법을 통하여 Z에 보내졌다.

2) 위 인정사실에 의하면, 피고들이 국내에서 생산한 제품은 위 1).나) 내지 마)항 기재 각 제품, 즉 별지1 목록 제1, 2, 3, 4항 기재 제품, 별지1 목록 제5항의 참고사진 중 좌측 사진과 같은 형상의 제품 및 별지1 목록 제6항의 참고사진 중 우측 사진과 같은 형상의 제품이라고 할 것이다.

3) 한편 원고는, 피고들이 국내에서 별지1 목록 제6항의 참고사진 중 좌측 사진과 같은 형상의 제품(원뿔형 봉합사 지지체)도 생산하였다는 취지로 주장한다.

살피건대, AD을 비롯한 서울세관 특수조사과 소속 공무원들이 2014. 2.경 ~ 3.경 피고 D, C, H의 사무실을 압수수색한 결과 원뿔형 봉합사 지지체 4개를 발견하여 이를 압수하였고, 피고 C의 수첩에 아래 [그림]과 같이 원뿔형 봉합사 지지체로 보이는 물건이 그려져 있는 사실을 인정할 수 있으나, 이러한 사실만으로는 피고들이 국내에서 업으로 원뿔형 봉합사 지지체를 생산하였다는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 위 사실을 인정할 증거가 없다(나아가 위 증거들 및 그에 의하여 인정되는 사실 즉, AD 등이 피고 C, H의 사무실을 압수수색한 결과 원뿔형 봉합사 지지체와 봉합사가 연결된 형태의 제품 3개를 발견하였다는 사실만으로는 피고들이 국내에서 봉합사 지지체와 봉합사를 연결한 제품을 업으로 생산하였다는 사실을 인정하기에 부족하고, 달리 피고들이 별지1 목록 제5항의 참고사진 중 우측 사진과 같은 형상의 제품을 생산하였다는 사실을 인정할 증거가 없다). 따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

나. 침해주체의 특정

1) 특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니어서, 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않으므로(대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결 등 참조), 원칙적으로 단일 주체가 모든 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 특허발명을 실시하여야 그 특허발명에 관한 특허권을 침해한 것이 되고, 단일 주체가 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 갖추지 아니한 경우에는 다른 주체가 결여된 나머지 구성요소를 갖춘 경우라고 하더라도 양 주체 모두의 행위가 당해 특허발명에 대한 침해로 인정되지 아니한다. 그러나 복수의 주체가 단일한 특허발명의 일부 구성요소를 각각 분담하여 실시하는 경우라고 하더라도 복수의 주체가 각각 다른 주체의 실시행위를 인식하고 이를 이용할 의사, 즉 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 공동으로 특허발명을 실시할 의사를 가지고, 전체 구성요소의 전부 또는 일부를 함께 또는 서로 나누어서 유기적인 관계에서 특허발명의 전체 구성요소를 실시하는 경우에 해당한다면, 이들 복수 주체를 전체적으로 하나의 주체로 보아 복수 주체가 실시한 구성요소 전부를 기준으로 당해 특허발명을 침해하였는지 여부를 판단하여야 할 것이고, 복수 주체 중 어느 한 단일 주체가 다른 주체의 실시를 지배‧관리하고 그 다른 주체의 실시로 인하여 영업상의 이익을 얻는 경우에는 다른 주체의 실시를 지배‧관리하면서 영업상 이익을 얻는 어느 한 단일 주체가 단독으로 특허침해를 한 것으로 봄이 타당하다.

2) 피고 C은 위 가.1).의 나) 내지 마)항 기재 각 제품의 제작을 피고 H에게 의뢰하였고, 피고 H로부터 위 각 제품을 납품받아 자신의 지배하에 있는 피고 D 또는 그 직원들, 형제들의 개인 명의를 이용하여 O 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 Z를 경유하여 O 병원에 수출하는 방법으로 납품하였음을 알 수 있는바, 피고 C은 위 가.1).의 나) 내지 마)항 기재 각 제품의 생산에 관여함으로써 피고 D의 대표자로서 뿐만 아니라 그 범위를 넘어서 개인적인 지위에서도 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 봄이 상당하다.

또한, 피고 H는 당초 의료용 실 제조업체인 주식회사 스킨라이프를 운영하던 자임에도 피고 C과 함께 위 가.1).의 나) 내지 마)항 기재 각 제품을 납품할 목적으로 자신의 배우자를 대표로 하여 새로운 업체(T)를 설립하였고, 위 각 제품의 생산을 위하여 여러 생산업자들을 물색하여 그 제작을 의뢰하였으며(피고 H는 자신의 본래 업체와 관련시키고 싶지 않다는 이유로 피고 E에 생산을 의뢰한 페이스 업 캐뉼러와 스타터[Starter(Wire&Punch)]에 피고 C, 피고 D, 피고 H가 운영하는 주식회사 스킨라이프 또는 T도 아닌 “WOOIL MEDI”라는 불상의 상호를 그 제조자로 표시하도록 요구한 사실이 인정된다), 그들로부터 제품을 납품받아 피고 D에 T명의로 납품하였음을 알 수 있는바, 피고 H는 피고 C과 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 위 각 제품의 생산에 관여하였다고 할 것이다.

한편, 피고 D는 피고 E, H 등이 제작한 위 가.1).의 나) 내지 마)항 기재 각 제품을 납품받아 그 명의로 O 병원에 직접 납품하거나 싱가포르의 Z를 경유하여 O 병원에 수출하는 방법으로 납품하였는바, 피고 C이 피고 D의 대표이사로서 위와 같이 위 각 제품의 생산에 관여함으로써 위 각 제품의 제작을 지배‧관리하고 이를 수출함으로써 영업상 이익을 얻었으므로, 피고 D는 위 각 제품을 단독으로 생산한 것으로 봄이 타당하다.

그렇다면, 피고 D는 단독으로, 피고 C, H는 공동으로 가.1).의 나) 내지 마)항 기재 각 제품을 생산함으로써 위 각 제품이 원고의 제3특허를 침해하였는지 여부를 판단함에 있어 각각 하나의 주체로 봄이 타당하다(이하 위와 같이 생산된 각 제품을 통틀어 ‘피고 실시제품’이라 한다).

3) 한편, 피고 E은 당초에도 의료기기 중 카테터(catheter) 종류를 제작․판매하는 전문업체로서 피고 H가 요구하는 사양에 따라 별지1 목록 제1항, 제2항, 제3항 기재 제품인 카테터(페이스 업 캐뉼러)와 스타터[Starter (Wire&Punch)]를 주문받아 제작․판매하였을 뿐인바, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고 E이 나머지 피고들과 공모하거나 위 제품을 제외한 다른 제품의 생산에 관여하였다고 인정하기 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다. 따라서 피고 E은 나머지 피고들과 피고 실시제품을 공동으로 생산한 하나의 주체라고 할 수 없고, 다만 피고 E이 직접 생산한 카테터(페이스 업 캐뉼러)와 스타터[Starter (Wire&Punch)]가 제3특허를 간접침해하는지 문제될 뿐이므로, 이에 관하여 아래에서 살펴본다.

다. 피고 실시제품의 제3특허 침해 여부

1) 제3특허의 청구항 제1항의 침해 여부

가) 구성요소별 대비

나) 구성요소별 분석

(1) 삽입경로 형성수단

(가) 제3특허의 청구항 제1항의 구성요소인 ‘삽입경로 형성수단’은 중공의 가요성 도관을 구비하며 체결부를 갖는 관부재와 관부재의 도관 내부에 삽입되는, 관부재보다 큰 강성을 가지는 지지로드를 갖는 지지부재로 이루어져 있고, 의료용 실이 삽입되는 경로를 형성하는 기능을 하는 것이다.

(나) 피고 실시제품 중 카테터(이하 ‘이 사건 카테터’라 한다)의 경우 중공의 가요성 도관을 구비하며 체결부를 갖는 관부재와, 관부재의 도관 내부에 삽입되는, 관부재보다 강성이 큰 재료로 만들어진 지지로드를 갖는 지지부재로 구성되어 있는 사실을 인정할 수 있고, 이는 의료용 실이 삽입되는 경로를 형성하는 데 사용될 수 있으므로, 이 사건 카테터는 위 ‘삽입경로 형성수단’과 동일하다.

(다) 일반적으로 카테터는 의료용 소재를 이용하여 압출 성형하여 만든 얇은 관으로 체강 또는 관상기관 내의 약물 주입, 내용액 배출, 전극 삽입을 위한 통로를 확보하기 위한 용도 등으로 인체에 삽입되는 의료용 기구로, 앞서 본 바와 같이 제3특허의 청구항 제1항의 구성요소인 ‘삽입경로 형성수단’은 중공의 가요성 도관을 구비하며 체결부를 갖는 관부재와 관부재의 도관 내부에 삽입되는, 관부재보다 큰 강성을 가지는 지지로드를 갖는 지지부재로 이루어져 있는 데에 특징이 있다.

그런데, 피고 E은 1992년경 카테터 제조품목허가를 받은 이래 각종 카테터류 제품을 제조하여 판매하고 있는 업체로, 국내 병의원, 의료용품 공급업체, 제약회사 및 의료기기 제조사 등으로부터 주문을 받아 카테터를 생산하는 등 혈관내 튜브 카테터를 비롯한 다양한 용도의 카테터를 전문적으로 제조하여 온 사실, 피고 E은 2013. 11.경 피고 H로부터 주문을 받아 이 사건 카테터를 제작하였는데, 이는 피고 E이 그 동안 생산해왔던 카테터류와 다른 종류의 품목이었고, 그전까지 그와 동일한 물품을 생산한 바 없었던 사실, 피고 E은 관할관청으로부터 의료기기 제조허가를 받지 않고 이 사건 카테터를 생산한 사실, 피고 E의 직원인 AE은 수사기관에서 봉합사를 삽입하는 용도로 쓰이는 카테터를 생산하는 업체가 있는지 알지 못한다고 진술한 사실을 인정할 수 있고, 위 인정사실에 가요성 도관을 갖는 관부재, 관부재보다 강성이 큰 재질의 지지로드를 갖는 지지부재 및 관부재에 다른 부품을 연결하기 위한 관부재의 체결부를 모두 구비하고 있는 카테터를 찾아보기 어려운 점을 더하여 보면, 이 사건 카테터는 위 ‘삽입경로 형성수단’과 같은 용도로 쓰일 목적으로 그 용도에 맞는 형태로 제작된 것이라고 봄이 타당하다.

(2) 의료용 실 공급수단

(가) 제3특허의 청구항 제1항의 구성요소인 ‘의료용 실 공급수단’은 관부재의 체결부에 연결되는 것으로, 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 기능을 하는 것이다.

살피건대, 특허권의 권리범위는 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없는바(대법원 2006. 6. 9. 선고 2004후509 판결 참조), 제3특허의 청구항 제1항의 문언 기재 및 아래 명세서([0061]) 기재를 종합하면, 제3특허의 청구항 제1항의 구성요소인 의료용 실 공급수단은 삽입경로 형성수단에서 지지부재가 제거된 후 관부재의 체결부에 연결됨으로써 관부재를 통하여 의료용 실을 조직 내로 공급하는 기능을 하는 것임을 명확히 알 수 있고, 이에 더하여 중공의 실 공급관, 의료용 실 보유부, 의료용 실 또는 의료용 실 지지체까지 구비하여야 의료용 실 공급수단이 관부재의 체결부에 연결되어 관부재를 통하여 의료용 실을 조직 내로 공급하는 기능을 할 수 있다고 단정할 수 없으므로, 위 의료용 실 공급수단이 중공의 실 공급관 등을 구비하고 있는 것이라고 제한하여 해석될 수 없다(아래 명세서에 기재된 중공의 실 공급관 등은 제3특허의 청구항 제5항, 제6항 등에 추가된 구성요소에 해당한다).

(나) 피고 실시제품 중 허브(이하 ‘이 사건 허브’라 한다)는 한쪽 말단이 관부재에 구비된 체결부와 연결될 수 있도록 개방되어 형성되어 있고, 다른쪽 말단도 개방되어 있도록 형성된 사실을 인정할 수 있고, 그러한 형태로 인하여 한쪽 말단이 관부재의 체결부에 연결됨으로써 관부재를 통하여 의료용 실을 조직 내로 공급하는 용도로 사용될 수 있으므로, 이 사건 허브는 ‘의료용 실 공급수단’과 동일하다.

다) 침해 태양

(1) 특허법 제2조 제3호의 가목에 의하면 물건 발명의 실시란 그 물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 의미하는데, 여기서 말하는 생산이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 개별 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 전체 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하는 개념으로서 공업적 생산에 한하지 아니하고 가공‧조립 등의 행위도 포함한다(대법원 2015. 7. 23. 선고 2014다42110 판결 등). 한편, 복수의 개별 물건을 구성요소로 하는 물건 발명의 경우 그 구성요소인 개별 물건을 모두 만들어낸 것만으로 바로 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 할 수는 없지만, 그 발명에서 이들 개별 물건이 추가적으로 가공, 조립 또는 결합되는 것까지 기술 구성으로 하고 있지는 아니하고, 또한 이들 개별 물건이 단일 주체의 지배‧관리 아래에서 일체로 처분될 수 있기 때문에 사회적‧경제적 측면에서 보았을 때 추가적인 생산과정 없이도 그 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단되는 경우에는 그 물건 발명의 대상인 전체 물건을 생산하였다고 봄이 타당하다.

(2) 이 사건 카테터 및 허브

살피건대, 앞서 본 바와 같이 제3특허의 청구항 제1항은 삽입경로 형성수단과 의료용 실 공급수단을 구성요소로 하는데, 이들 각 구성요소는 각각 존재하여 서로 연결될 수 있는 것이면 충분하고, 위 각 구성요소를 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요가 있다고 할 수 없는바, 이 사건 카테터와 허브는 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요 없이 일체로 처분될 수 있는 물건에 해당하고, 피고 C, H는 공동의 의사 아래 유기적으로 분담하여 이 사건 카테터와 허브의 생산에 관여하였으며, 피고 D는 이를 양수하여 그 지배‧관리 아래에서 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요 없이 일체로 처분할 수 있는 상태에서 위 발명의 기술 구성이 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 것과 마찬가지의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다고 판단된다.

따라서 피고 D, C, H가 이 사건 카테터 및 허브를 생산하고 수출 형태로 양도한 것은 제3특허의 청구항 제1항을 직접 침해한다.

(3) 이 사건 카테터 및 허브에 푸시수단 또는 천공수단 추가

앞서 본 바와 같이 제3특허의 청구항 제1항의 구성요소인 삽입경로 형성수단과 의료용 실 공급수단은 각각 존재하여 서로 연결될 수 있는 것이면 충분하고, 위 각 구성요소를 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요가 있다고 할 수 없다.

살피건대, 뒤에서 보는 바와 같이 피고 실시제품 중 푸시로드(이하 ‘이 사건 푸시로드’라 한다)는 관부재의 도관 내에서 슬라이드 가능하도록 가늘고 긴 바 형태로 형성되어 있어 관부재의 도관을 통해 의료용 실을 밀어주는 것이 가능하므로, 위 푸시로드는 제3특허의 청구항 제14항에 추가된 구성요소인 ‘푸시수단’과 동일하고, 피고 실시제품 중 천공수단(이하 ‘이 사건 천공수단’이라 한다)은 금속재료로 끝이 날카롭게 형성되어 있어 생체 조직에 천공홀을 만들 수 있으므로, 위 천공수단은 제3특허의 청구항 제15항에 추가된 구성요소인 ‘천공수단’과 동일한바, 이 사건 푸시로드 또는 천공수단과 이 사건 카테터 및 허브는 각각 존재하여 함께 또는 연결되어 사용될 수 있는 것이면 충분하고, 이 사건 카테터 및 허브에 이 사건 푸시로드 또는 천공수단을 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요가 있다고 할 수 없으므로, 이 사건 푸시로드 또는 천공수단은 이 사건 카테터와 허브에 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요 없이 그와 일체로 처분될 수 있는 물건에 해당한다고 봄이 타당하다.

따라서 피고 D, C, H가 이 사건 카테터 및 허브에 이 사건 푸시로드를 추가하거나, 이 사건 천공수단을 추가하거나 또는 이 사건 푸시로드 및 천공수단을 모두 추가하여 생산한 것은 제3특허의 청구항 제1항을 직접 침해한다.

(4) 이 사건 카테터 및 허브에 봉합사 또는 봉합사 지지체 추가

(가) 앞서 본 바와 같이 제3특허의 청구항 제1항의 구성요소인 삽입경로 형성수단과 의료용 실 공급수단은 각각 존재하여 서로 연결될 수 있는 것이면 충분하고, 위 각 구성요소를 추가적으로 가공 또는 조립하거나 결합할 필요가 있다고 할 수 없다.

(나) 그런데, 앞서 본 바와 같은 제3특허의 명세서([0062]~[0064]) 기재와 아래 명세서 기재에 의하면, 제3특허의 의료용 실 삽입장치는 의료용 실 공급수단이 관부재의 체결부에 연결되어 관부재를 통하여 의료용 실을 공급하는 것인데, 삽입될 의료용 실은 의료용 실 공급수단의 내측에 구비되고 의료용 실에는 의료용 실 지지체가 형성되는 것임을 알 수 있다.

이에 의하면, 제3특허의 청구항 제1항의 구성요소인 삽입경로 형성수단과 의료용 실 공급수단에 의료용 실이나 의료용 실 지지체를 추가하기 위해서는 의료용 실에 의료용 실 지지체를 형성하거나 의료용 실 공급수단의 내측에 의료용 실을 배치하는 등 추가적으로 가공하거나 조립할 필요가 있다고 할 것이다.

(다) 살피건대, 피고 실시제품 중 봉합사(이하 ‘이 사건 봉합사’라 한다)와 봉합사 지지체(이하 ‘이 사건 봉합사 지지체’라 한다)는 이 사건 허브와 조립되지 않은 채 각각 싱가포르로 수출된 사실을 인정할 수 있는바, 이 사건 봉합사와 봉합사 지지체는 추가적으로 가공되거나 조립되지 않고 그 자체만으로 곧바로 사용될 수는 없고, 추가적인 가공이나 조립을 거쳐야만 이 사건 카테터 및 허브와 일체로 처분될 수 있는 물건에 해당한다고 봄이 타당하다.

따라서 피고 D, C, H가 이 사건 카테터 및 허브 또는 여기에 이 사건 푸시로드나 천공수단이 추가된 제품에 이 사건 봉합사를 추가하거나, 이 사건 봉합사 지지체를 추가하거나 또는 이를 모두 추가하여 생산한 것은 제3특허의 청구항 제1항을 직접 침해한다고 할 수 없다.

라) 간접 침해 여부

(1) 특허법 제127조 제1호는 이른바 간접침해에 관하여 ‘특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산․양도․대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해하는 행위로 본다’고 규정하고 있는바, 여기서 말하는 ‘생산’이란 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다. 나아가 특허 물건의 생산‘에만’ 사용하는 물건에 해당되기 위하여는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 할 것이고, 이와 달리 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해의 성립을 부정할 만한 다른 용도가 있다고 할 수 없다(대법원 2009. 9. 10. 선고 2007후3356 판결 등 참조).

(2) 이 사건 카테터

이 사건 카테터가 제3특허의 청구항 제1항의 ‘삽입경로 형성수단’과 같은 용도로 쓰일 목적으로 그 용도에 맞는 형태로 제작된 것임은 앞서 본 바와 같고, 제3특허의 청구항 제1항 발명 물건의 생산에 사용되는 이외에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도는 없다고 보이므로, 이 사건 카테터는 제3특허의 청구항 제1항 발명 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 봄이 타당하고, 피고들 제출 주장 및 증거만으로 위 인정을 뒤집고 이 사건 카테터가 의료분야에서 범용적으로 사용되는 것이라고 보기에 부족하다.

따라서 피고 D, C, H가 피고 E을 통하여 이 사건 카테터를 생산한 행위와 피고 E이 이 사건 카테터를 생산한 행위는 제3특허의 청구항 제1항을 간접 침해한다.

(3) 이 사건 허브

이 사건 허브가 제3특허의 청구항 제1항 발명 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하는지 살피건대, 이 사건 허브가 이 사건 카테터와 연결될 수 있는 형태로 제조되어 사용될 수 있음은 앞서 본 바와 같으나, 한편, 을 제54호증의 1 내지 5의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 허브가 통상적인 표준 규격에 맞게 제작되어 시중에서 판매되는 다양한 카테터들에 장착되어 사용될 수 있는 일반적인 제품인 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 허브가 제3특허의 청구항 제1항 발명 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당한다고 할 수 없다.

따라서 피고 D, C, H가 이 사건 허브를 생산한 행위는 제3특허의 청구항 제1항을 간접 침해하지 아니한다.

라. 생산 등 금지청구 및 폐기청구에 관한 판단

1) 이상 살핀 바를 종합하면, 피고 D, C, H가 생산한 ① 이 사건 카테터, ② 이 사건 카테터 및 허브의 조합 제품, ③ 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 푸시로드의 조합 제품, ④ 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 천공수단의 조합 제품, ⑤ 이 사건 카테터 및 허브와 이 사건 푸시로드 및 천공수단의 조합 제품은 제3특허의 청구항 제1항을 직접 또는 간접 침해하고, 피고 E이 생산한 이 사건 카테터는 제3특허의 청구항 제1항을 간접 침해한다.

2) 따라서 피고 D, C, H는 별지4 목록 기재 각 제품을 각 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 양도나 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 피고 D는 회사 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장 또는 창고에 보관 중인 별지4 목록 기재 각 제품의 완제품 및 반제품과 별지4 목록 기재 각 제품의 생산에만 사용되는 설비 일체를 각 폐기할 의무가 있으며, 피고 E은 이 사건 카테터를 생산, 사용, 양도, 대여, 수입하거나 양도나 대여를 위한 청약 또는 전시를 하여서는 아니 되고, 회사 본점, 지점, 사무소, 영업소, 공장 또는 창고에 보관 중인 이 사건 카테터의 완제품 및 반제품과 그 생산에만 사용되는 설비 일체를 각 폐기할 의무가 있다.

[손해배상액 산정 부분은 다음 글에] 
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정회목 변호사