[상표분쟁 등록취소] 등록서비스표는 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 상표권자에 의하여 지정서비스업에 사용되었다고 본 판결

특허법원 2019. 2. 22. 선고 2018허4003 판결

1. 판결의 개요

원고는 ♣♣♣로부터 원료육 등을 구매하여 각 가맹점의 발주에 따라 이를 공급하고 있다. 원고의 각 가맹점은 치킨배달 호프전문점으로 산업용, 업무용을 위하여 가공육을 다량으로 구입하는 수요자이므로 산업 및 상업사용자에 해당한다. 따라서 원고가 ♣♣♣로부터 원료육 등을 구매하여 별다른 변형 없이 원고의 가맹점들에 공급하는 행위는 앞서 살펴 본 도매업에 해당한다. 그 밖에 원고는 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률(이하 ‘가맹사업법’이라 한다)상의 ‘가맹본부’로서 동일한 상호 및 상표․서비스표를 이용하는 가맹점들을 통하여 전국에 동일한 서비스를 제공하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 원료육 등 가맹점 사업에 필요한 상품을 제조업체 등으로부터 일괄 구매한 후 각 가맹점의 주문에 따라 그 대금을 받고 판매하고 있는 점, 원고는 가맹본부로서 가맹점 사업에 필요한 상품을 가맹점 이외에 제3자에게 판매할 수 없고, 가맹점도 가맹본부인 원고 이외에 제3자로부터 상품이나 용역을 구매할 수 없도록 제한이 있는 점 등을 덧붙여 고려하면, 원고는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업’에 종사하고 있다고 봄이 타당하다.

원고는 2008. 12. 16.경부터 현재까지 POS 시스템을 사용하고 있으며 원고의 가맹점들은 실사용표장 1 ‘’이 표시된 POS 단말기를 통해 원고에게 원료육 등 가맹점 사업에 필요한 상품을 주문해왔다. 이에 비추어 보면, 원고는 2008. 12.경부터 현재까지 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나인 가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업에 관하여 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건인 POS 단말기에 실사용표장 1을 표시하는 방법으로 실사용표장 1을 사용하였다고 봄이 타당하다.

이에 대하여 피고는 원고가 실사용표장 1을 프랜차이즈업에 사용하였을 뿐 가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업 등에 대하여 사용한 것으로 볼 수 없다고 주장한다. 원고는 가맹점들에게 원고의 상호․상표․서비스표의 사용을 허락하고 가맹점 사업에 필요한 원료육, 소스 등 상품을 계속적으로 공급하며 가맹점들에 대해 경영 및 영업활동에 대한 교육을 하고 가맹점들로부터 가입비, 교육비 등 가맹금을 지급받고 있어 원고의 영업활동은 가맹사업법상 가맹사업에 해당한다고 할 것이다. 그러나 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있을 뿐만 아니라 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단해야 하는 점을 종합해 보면, 가맹본부인 원고가 가맹점 사업에 필요한 상품을 가맹점에 공급하는 것이 가맹사업계약에 의한 것이라고 하더라도 앞서 본 바와 같이 원고가 가맹사업의 목적 달성을 위해 일괄적으로 위 상품을 구매한 후 가맹점들의 주문에 따라 그 대금을 지급받고 이를 공급하는 행위는 가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업을 영위한 것에 해당된다.

2. 사실관계

가. 이 사건 등록서비스표

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2008. 4. 30./ 2009. 11. 9./ 제191466호

2) 구성: 

3) 지정서비스업: [별지]와 같다.

4) 서비스표권자: 원고

나. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2016. 3. 2. 특허심판원 2016당533호로 원고를 상대로 “이 사건 등록서비스표는 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정서비스업에 대하여 국내에서 정당한 이유 없이 사용되지 아니하였으므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.”라고 주장하면서 서비스표 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 3. 20. “원고는 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업에 대하여 심판청구일인 2016. 3. 2. 전 3년 이내에 국내에서 지정서비스업 중 어느 하나에 대하여 사용하였음을 증명하지 못하고 있을 뿐만 아니라 사용하지 아니한 것에 대한 정당한 이유 역시 증명하지 못하였으므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제73조 제1항 제3호 및 같은 조 제3항의 규정에 따라 그 등록이 취소되어야 한다.”라는 이유로 피고의 위 취소심판청구를 받아들이는 심결(이하 ‘이 사건 심결’이라고 한다)을 하였다.

다. 인정사실

1) 원고(변경전 상호는 주식회사 K)는 1995. 9. 1.경 계육 도,소매업을 영위할 목적으로 설립된 후 1998. 12. 12.경 상품 연쇄화산업(체인산업) 등을, 1999. 11. 4. 외식사업(식당업) 등을 목적사업으로 추가하였다.

2) 원고는 1995. 9. 1.부터 현재까지 ‘L’라는 브랜드로 치킨배달 호프전문점 가맹사업을 운영하고 있으며 2016년 말 가맹점 및 직영점은 총 1,512개점에 이른다. 원고는 가맹점들에게 아래 표와 같이 원고의 상호․상표․서비스표를 사용하도록 하고 있다. 원고는 상표권 보호, 상품 또는 용역의 동일성 유지 및 가맹점 전체의 이미지 통일을 유지하기 위해 가맹점들이 원고가 제공하는 상품․용역만을 구매하도록 제한하고 있으며, 가맹계약서상 영업방침을 두고 이에 대한 가맹점 교육 및 감독을 실시하고 있다. 원고의 가맹점은 원고에게 가입비, 교육비, 보증금 및 광고비 등을 지급하고 있다.

3) 원고는 ㈜M로부터 원료육 등을 구입하여 각 가맹점의 주문이 있는 경우에 이를 공급하고 있다. 또한 원고는 2014. 8.경부터 N으로부터 오일여과기를, 2014. 9.경부터 후라이어기를 구입하여 각 가맹점의 주문이 있는 경우에 이를 공급하고 있다. 원고는 이 외에도 가공된 닭고기 관련 소스 및 치킨무 등 물품을 원고의 가맹점에 공급하고 있다.

4) ㈜O는 2013. 6. 28. 원고와 물류용역계약을 체결하여 원고 또는 원고의 공급자로부터 인수한 물품을 지정된 창고에 보관하면서 이를 각 가맹점에 배송하고 있다.

5) 원고는 2008. 12. 16. ㈜P와 가맹점의 매장에서 발생하는 업무에 대한 정보시스템 서비스 제공을 목적으로 구축된 소프트웨어인 원고 전용 판매시점관리시스템 (G-POS 시스템 서비스)을 제공받기로 하는 계약을 체결하였다. 위 계약에 따라 원고는 2008. 12. 16.경부터 가맹점들에게 위 G-POS 시스템 서비스를 이용하기 위한 POS 단말기를 설치하도록 하였고, 위 POS 단말기에는 아래와 같이 실사용표장 1을 표시한 POS 화면 디자인이 표시되고 있다.

6) 원고의 가맹점들은 각 가맹점에 설치된 POS 단말기를 통해 가맹점 사업에 필요한 원료육이나 기타 물품을 가맹본부인 원고에게 주문하여 공급받아왔고, 원고의 가맹점들이 원고에게 주문을 발주하는 경우에는 위 POS 단말기를 통하여서만 주문할 수 있다.

3. 법원의 판단

가. 이 사건 등록서비스표가 지정서비스업 중 ‘가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도소매업, 동력기계 도소매업, 세척기계 도매업’에 사용된 적이 있는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제73조 제1항 제3호는 ‘상표권자, 전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우’ 심판에 의하여 그 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있고, 이는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용되는데, 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다.

이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 등 참조).

불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 목적이 있으므로, 구 상표법 제73조 제1항 제3호, 제4항에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’ 여부 판단에서는 상표권자 또는 사용권자가 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 터 잡아 등록상표를 사용한 것으로 볼 수 있는지가 문제될 뿐 일반 수요자나 거래자가 이를 상품의 출처표시로서 인식할 수 있는지는 등록상표의 사용 여부 판단을 좌우할 사유가 되지 못한다(대법원 2013. 2. 28. 선고 2012후3206 판결 등 참조).

구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 규정하는 불사용으로 인한 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단하여야 한다(대법원 2007. 6. 14. 선고 2005후1905 판결 등 참조).

2) 원고가 ‘도매업’에 종사하고 있는지 여부

가) 도매업이란 재판매를 위하거나 산업용, 업무용을 위하여 다량으로 구입하는 수요자에게 물품을 판매하는 것을 말하며(대법원 1983. 11. 22. 선고 82누342 판결 등 참조), 한국표준산업분류에 의하면 도매업은 구입한 새로운 상품 또는 중고품을 변형하지 않고 소매업자, 산업 및 상업사용자, 단체, 기관 및 전문사용자 또는 다른 도매업자에게 재판매하는 산업활동을 의미한다고 되어 있다.

나) 위 인정 사실에 의하면, 원고는 ㈜M로부터 원료육 등을 구매하여 각 가맹점의 발주에 따라 이를 공급하고 있음을 알 수 있다. 원고의 각 가맹점은 치킨배달 호프 전문점으로 산업용, 업무용을 위하여 가공육을 다량으로 구입하는 수요자이므로 산업 및 상업사용자에 해당한다. 따라서 원고가 ㈜M로부터 원료육 등을 구매하여 별다른 변형 없이 원고의 가맹점들에 공급하는 행위는 앞서 살펴 본 도매업에 해당한다(원료육 이외에 가공된 닭고기 관련 소스 및 치킨무 등도 원고가 다른 업체로부터 구매하여 가맹점들에게 공급하고 있음은 앞서 본 바와 같다).

그 밖에 원고는 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률(이하 ‘가맹사업법’이라 한다)상의 ‘가맹본부’로서 동일한 상호 및 상표․서비스표를 이용하는 가맹점들을 통하여 전국에 동일한 서비스를 제공하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위하여 원료육 등 가맹점 사업에 필요한 상품을 제조업체 등으로부터 일괄 구매한 후 각 가맹점의 주문에 따라 그 대금을 받고 판매하고 있는 점, 원고는 가맹본부로서 가맹점 사업에 필요한 상품을 가맹점 이외에 제3자에게 판매할 수 없고, 가맹점도 가맹본부인 원고 이외에 제3자로부터 상품이나 용역을 구매할 수 없도록 제한이 있는 점 등을 덧붙여 고려하면, 원고는 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업’에 종사하고 있다고 봄이 타당하다.

2) 실사용표장 1의 사용인지 여부

위 인정사실에 의하면, 원고는 2008. 12. 16.경부터 현재까지 POS 시스템을 사용하고 있으며 원고의 가맹점들은 실사용표장 1이 표시된 POS 단말기를 통해 원고에게 원료육 등 가맹점 사업에 필요한 상품을 주문해왔다.

이에 비추어 보면, 원고는 2008. 12.경부터 현재까지 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업 중 하나인 가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업에 관하여 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건인 POS 단말기에 실사용표장 1을 표시하는 방법으로 실사용표장 1을 사용하였다고 봄이 타당하다.

3) 피고의 주장에 대한 판단

가) 피고는 원고가 실사용표장 1을 프랜차이즈업에 사용하였을 뿐 이 사건 등록 서비스표의 지정서비스업인 가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업 등에 대하여 사용한 것으로 볼 수 없다고 주장한다.

앞서 살핀 바와 같이 원고는 가맹점들에게 원고의 상호․상표․서비스표의 사용을 허락하고 가맹점 사업에 필요한 원료육, 소스 등 상품을 계속적으로 공급하며 가맹점들에 대해 경영 및 영업활동에 대한 교육을 하고 가맹점들로부터 가입비, 교육비 등 가맹금을 지급받고 있어 원고의 영업활동은 가맹사업법상 가맹사업에 해당한다고 할 것이다.

그러나 앞서 본 바와 같이 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도는 등록상표의 사용을 촉진하는 한편 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데에 그 목적이 있을 뿐만 아니라 등록취소심판 사건에서 지정서비스업은 그 서비스의 목적, 성질은 물론 구체적 거래실정 등 거래사회의 통념에 따라 해석·판단해야 하는 점을 종합해 보면, 가맹본부인 원고가 가맹점 사업에 필요한 상품을 가맹점에 공급하는 것이 가맹사업계약에 의한 것이라고 하더라도 앞서 본 바와 같이 원고가 가맹사업의 목적 달성을 위해 일괄적으로 위 상품을 구매한 후 가맹점들의 주문에 따라 그 대금을 지급받고 이를 공급하는 행위는 이 사건 지정서비스업인 가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업을 영위한 것에 해당된다고 할 것이다. 따라서 피고의 위 주장은 받아들이지 않는다.

나) 또한 피고는, 원고의 가맹점은 원고로부터만 상품을 공급받을 수 있고, 원고와 원고의 가맹점은 가맹사업법에 따라 상호 노력해야 하는 특수한 관계이므로 원고는 자신의 서비스업을 타인의 서비스업과 식별하기 위하여 이 사건 등록서비스표를 사용한 것이라 할 수 없다고 주장한다.

그러나 앞서 본 불사용으로 인한 상표등록취소심판제도의 취지 등에 비추어 보면, 상표권자 등이 자타상품의 식별표지로서 사용하려는 의사에 기하여 등록상표를 사용한 것이라면 상표권자 등이 기타 거래자들과 경쟁관계에 있는지 여부와 관계없이 등록상표를 사용한 것으로 보아야 한다. 앞서 살핀 바와 같이 원고는 가공한 식육/육류내장품/육류가공식품 도매업에 관하여 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 POS 단말기 화면 왼쪽 상단에 실사용표장 1을 표시하였으므로 자타상품의 식별표지로서 이 사건 등록서비스표를 사용하였다고 봄이 타당하다. 따라서 이러한 점을 다투는 피고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

나. 실사용표장 1이 이 사건 등록서비스표와 동일성이 있는지 여부

1) 관련 법리

구 상표법 제73조 제3항 본문은 위 규정에 해당하는 것을 사유로 하여 등록상표에 대한 등록취소심판이 청구된 경우, 피청구인은 그 청구에 관계되는 지정상품 중 하나 이상에 대하여 당해 상표를 그 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였음을 증명하거나, 사용하지 아니한 데 대한 정당한 이유를 증명하지 아니하는 한 당해 등록상표 중 취소심판청구와 관계되는 지정상품에 대한 상표등록의 취소를 면할 수 없도록 규정하고 있으며, 위와 같은 등록상표의 정당한 사용의 점 등은 피청구인이 이를 증명하여야 하고, ‘등록상표를 사용’한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않으나, ‘동일한 상표’에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이며, 이는 서비스표의 경우에도 마찬가지이다. 또한 영문자와 이를 단순히 음역한 한글이 결합된 등록상표에서, 그 영문 단어 자체의 의미로부터 인식되는 관념 외에 그 결합으로 말미암아 새로운 관념이 생겨나지 않고, 영문자 부분과 한글 음역 부분 중 어느 한 부분이 생략된 채 사용된다고 하더라도 일반 수요자나 거래자에게 통상적으로 등록상표 그 자체와 동일하게 호칭될 것으로 보이는 한, 그 등록상표 중에서 영문자 부분 또는 한글 음역 부분만으로 구성된 상표를 사용하는 것은 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 사용하는 것에 해당하며, 이를 두고 등록상표 취소사유인 등록상표를 사용하지 않은 것이라고 볼 수 없다(대법원 2013. 9. 26. 선고 2012후2463 전원합의체 판결 등 참조).

나아가 등록상표가 반드시 독자적으로만 사용되어야 할 이유는 없으므로 상표권자 등이 등록상표에 다른 문자나 도형 부분 등을 결합하여 상표로 사용한 경우라 하더라도 등록상표가 상표로서의 동일성과 독립성을 유지하고 있는 한 이를 들어 등록상표의 사용이 아니라고 할 수 없다(대법원 2012. 12. 26. 선고 2012후2685 판결 등 참조).

2) 차이점

실사용표장 1()은 이 사건 등록서비스표인 “” 중 우리말 부분인 “제너시스” 부분을 생략하고 그 상단에 “Global Franchise Group”이라는 문자 부분 및 “”과 같은 도형 부분을 추가하였다.

3) 차이점에 대한 검토

가) 실사용표장 1에 부가된 문자 및 도형 부분은 이 사건 등록서비스표 부분 보다 글자 크기가 작고, 그 상단에 위치하여 있고 색상에 차이가 있어 외관상 확연히 구분되므로 일체불가분적으로 결합되어 있다고 보기 어렵다. 나아가 ‘Global Franchise Group’은 ‘세계적인 프랜차이즈 그룹’을 뜻하는 것으로 가맹사업을 영위하고 있는 원고 영업의 성질을 나타내는 부기적인 표현에 불과하여 식별력이 미약하다. 이와 같이 이 사건 등록서비스표 부분과 나머지 부분들이 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니므로 실사용표장 1은 이 사건 등록서비스표 부분만으로 분리 인식될 수 있다. 결국 실사용표장 1은 이 사건 등록서비스표인 ‘GENESIS’에 문자 부분 및 도형 부분이 결합되어 있지만, 이 사건 등록서비스표 부분은 문자 부분 및 도형 부분과 구별되어 그 동일성과 독립성을 유지한 채 사용되고 있다고 보아야 한다.

나) 실사용표장 1은 이 사건 등록서비스표 중 우리말 ‘제너시스’ 부분을 생략하였다. 그러나 우리나라의 현재 영어 보급수준을 고려하면, 이 사건 등록서비스표의 상단 영문 부분과 하단 한글 음역 부분은 모두 일반 수요자나 거래자에게 ‘기원, 발생’ 이라는 의미로 관념될 뿐 그 결합으로 인하여 새로운 관념이 생겨나지는 아니한다. 또한 영문자 부분 ‘GENESIS’는 ‘K’ 혹은 ‘제네시스’로 호칭되므로 그 한글 음역 부분의 병기가 없어도 동일하게 호칭될 것으로 보인다. 이 사건 등록서비스표 중 상단의 영문자 부분만으로 구성된 실사용표장 1은 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록서비스표 그 자체와 동일한 호칭과 관념을 일으킨다. 따라서 실사용표장 1의 사용은 거래통념상 이 사건 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표 사용에 해당한다고 봄이 타당하다.

4) 검토결과의 정리

이상의 점을 종합하면, 실사용표장 1이 일반 수요자나 거래자에게 이 사건 등록서비스와 구별되는 별개의 독립된 표장으로 인식된다고 볼 수 없고, 실사용표장 1의 사용은 거래사회의 통념상 이 사건 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 서비스표의 사용에 해당한다.

정회목 변호사