[특허침해분쟁 영업양도] 피고가 원고와 체결된 계약을 특허권을 포함한 영업양도로 보아 피고 앞으로 특허이전등록을 마치지 않았더라도 피고의 특허발명의 실시가 특허침해를 구성하지 않는다고 본 판결

특허법원 2019. 3. 15. 선고 2018나1558 판결

1. 판결의 요지

원고는 2013. 12. 20. 피고와 “ADST의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서”를 체결하였다. 위 계약의 성격에 관하여 피고는 영업양도계약이라 주장하나, 원고는 영업위탁계약, 한시적 영업양도계약, 영업임대차계약 등이라 주장한다. 그러나 다음과 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 계약은 원고가 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 원고의 영업을 그 동일성을 유지하면서 일체로 피고에게 이전하는 영업양도계약이라고 봄이 타당하다.

먼저 계약서는 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 영업재산 등 물적 조직을 동일성을 유지하면서 일체로 양도하는 것을 계약내용으로 한다는 점을 그 문언으로 보여주고 있는데, 자세한 내용은 다음과 같다.

(가) 계약서의 명칭이 ‘원고의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서’이다. 또한 계약서 서문에 ‘원고는 회사의 모든 권리를 피고에 양도하면서 그에 따르는 유무형 자산의 권리, 의무의 이관절차 및 책임 등을 다음과 같이 계약한다.’라고, 제1조에 ‘피고는 원고의 모든 영업권, 상표권, 특허 등의 모든 권리를 그대로 승계한다. 권리를 취득함과 동시에 이것을 유지 관리하기 위한 본 계약서의 내용과 같은 제반 행위도 같이 이관된다.’라고 각 정하고 있다. 이처럼 계약서는 개개의 영업재산이 아니라 영업재산 일체를 동일성을 유지하면서 양도한다는 점을 명확한 문언으로 보여준다.

(나) 더욱이 계약서 제8조는 ‘피고는 원고의 권리를 인수하면서 책임과 의무도 같이 인수하여 책임을 가지고 실행하도록 한다.’라고 정하고 있다. 이처럼 피고가 원고의 일체 채무까지 인수하기로 하는 내용은 앞서 본 것처럼 영업재산 일체를 동일성을 유지하면서 양도하는 것을 계약내용으로 삼았다는 점을 더욱 강하게 뒷받침한다.

(다) 또한 계약서는 양수대금에 관하여도 영업재산 등 물적 조직을 동일성을 유지하면서 일체로 양도한다는 점을 전제로 하여 정하고 있다.

(라) 한편 계약서 제7조는 ‘재고, 자산의 금액은 별도의 확인서를 통해서 피고가 확인하여 최대 3년 이내에 지급하도록 한다.’라고 정하고 있고, 또 같은 조에는 위 확인에 따른 금액이 ‘최종 3억 3천만 원’이라고 기재되어 있다. 그런데 여기서도 개개의 재고자산이 아니라 재고자산 일체에 대하여 대금을 정하고 있음은 앞서 본 계약서 제2, 4, 6조와 마찬가지이고, 위와 같은 계약서 제7조의 문언 내용까지 보태어 볼 때, 계약서는 체결 당시 별도의 실사에 의한 금액확정이 비교적 용이한 재고자산에 관하여는 그 실사에 따른 확정금액을 대금으로 하되, 그 금액확정이 비교적 용이하지 아니한 나머지 영업재산에 관하여는 추후 당기 순이익에 비례하여 산정되는 금액을 대금으로 정한 것으로 볼 수 있다.

피고가 원고와 이 사건 계약을 체결함으로써 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함하여 그 특허권 실시의 기초가 되는 영업재산을 일체로 양수하였고, 그 대금을 원고에 모두 지급하였으므로, 피고가 비록 특허권이전등록을 마치지 아니하였다고 하더라도 이 사건 계약의 효력으로서 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 실시할 권리가 생긴 것으로 보아야 한다.

2. 사실관계

가. 원고(이하 ‘원고회사’라 한다)는 2012년경까지 특허번호 제1095917호(렌즈 변위유닛을 갖는 레이저 웰더), 제1095920호(하부척 모듈의 교체가 용이한 레이저 웰더), 제1095918호(웰딩 포인트 변경을 위한 피용접물의 변위 기능을 갖는 레이저 웰더), 제1168576호(척킹 구조가 개선된 홀딩유닛을 갖는 레이저 웰더), 제1118470호(피용접물에 대한 비변위 척킹 구조형 홀딩유닛을 갖는 레이저 웰더) 등 5개의 특허발명(이하 ‘이 사건 특허발명들’이라 한다)에 관하여 그 등록을 마친 특허권자이다.

나. 원고회사 대표자 A과 원고회사 직원 B, C, D(이하 3인을 ‘B 등’이라 한다)은 2013. 12. 10. ADST의 권리의무 양수양도 합의 내용이 담긴 계약서로 합의하였다(이하 ‘사전계약’이라 한다).

다. B 등은 2013. 12. 20.경 원고회사에서 퇴사하고 피고(이하 ‘피고회사’라 한다)를 설립하였다. 원고회사(대표자 A)와 피고회사(대표자 B)는 2013. 12. 27. ADST의 권리 및 책임, 의무의 양수양도를 합의하는 내용이 담긴 계약서로 합의하였다(이하 ‘이 사건 계약’이라 한다).

라. 피고회사는 이 사건 계약 이후 원고회사의 대표자 A에게, 사전계약서 제2조에 따른 대금으로 2014년 당기 순이익의 50%에 해당하는 1,494,288,391원을, 2015년 당기순이익의 40%(구두합의에 따라 상향된 비율)에 해당하는 1,188,180,000원을, 2016년 당기 순이익의 20%에 해당하는 1,930,007,267원을 각 지급하였고, 이 사건 특허발명들을 실시한 별지 제품목록 기재 각 제품을 제조, 판매하여 왔다.

3. 법원의 판단

가. 이 사건 계약의 성격

원고회사는 위와 같이 이 사건 계약의 성격에 관하여 영업위탁, 한시적 영업양도 또는 한시적 영업위탁, 영업임대차 등에 해당한다며 선택적 주장을 하고 있고, 이에 대하여 피고회사는 이 사건 계약이 영업양도로서 어떠한 기한의 정함이 없다고 다투고 있으므로, 이 사건 계약의 성격을 어떻게 볼 것인가가 선결되어야 할 쟁점이다.

1) 관련 법리

처분문서는 그 성립의 진정함이 인정되는 이상 법원은 그 기재 내용을 부인할 만한 분명하고도 수긍할 수 있는 반증이 없는 한 그 처분문서에 기재되어 있는 문언대로의 의사표시의 존재 및 내용을 인정하여야 하고, 당사자 사이에 계약의 해석을 둘러싸고 이견이 있어 처분문서에 나타난 당사자의 의사해석이 문제되는 경우에는 문언의 내용, 그와 같은 약정이 이루어진 동기와 경위, 약정에 의하여 달성하려는 목적, 당사자의 진정한 의사 등을 종합적으로 고찰하여 논리와 경험칙에 따라 합리적으로 해석하여야 하고, 의사표시 해석에 있어서 당사자의 진정한 의사를 알 수 없다면, 의사표시의 요소가 되는 것은 표시행위로부터 추단되는 효과의사 즉, 표시상의 효과의사이고 표의자가 가지고 있던 내심적 효과의사가 아니므로, 당사자의 내심의 의사보다는 외부로 표시된 행위에 의하여 추단된 의사를 가지고 해석함이 상당하다(대법원 2002. 6. 28. 선고 2002다23482 판결 등 참조).

2) 판단

상법상의 영업양도는 일정한 영업목적에 의하여 조직화된 업체, 즉 인적․물적 조직을 그 동일성은 유지하면서 일체로서 이전하는 것을 의미하고, 영업양도가 이루어졌는가의 여부는 단지 어떠한 영업재산이 어느 정도로 이전되어 있는가에 의하여 결정되어야 하는 것이 아니고 거기에 종래의 영업조직이 유지되어 그 조직이 전부 또는 중요한 일부로서 기능할 수 있는가에 의하여 결정되어야 하므로, 영업재산의 일부를 유보한 채 영업시설을 양도했어도 그 양도한 부분만으로도 종래의 조직이 유지되어 있다고 사회관념상 인정되면 그것을 영업의 양도라 볼 수 있다(대법원 2009. 1. 15. 선고 2007다17123, 17130 판결 등 참조).

앞서 1)항에서 본 처분문서의 해석에 관한 법리와 위와 같은 영업양도의 판단기준에 관한 법리를 기초로, 앞서 본 사실관계와 인정사실에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들을 종합하여 볼 때, 이 사건 계약은 원고회사가 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 원고회사의 영업을 그 동일성을 유지하면서 일체로 피고회사에게 이전하는 영업양도계약이라고 봄이 타당하다.

가) 계약서 문언

이 사건 계약은 그 계약서 문언에 의할 때 사전계약서상의 A 및 B 등을 원고회사와 피고회사로 일괄 변경함으로써, 사전계약상의 A의 지위와 B 등의 지위를 원고회사와 피고회사가 각각 그대로 승계하는 내용임이 분명하므로, 사전계약서의 문언까지 전체적으로 고려한 합리적인 해석을 통하여 이 사건 계약서의 문언 내용을 살피기로 한다.

(1) 먼저 계약서는 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 영업재산 등 물적조직을 동일성을 유지하면서 일체로 양도하는 것을 계약내용으로 한다는 점을 그 문언으로 보여주고 있는데, 자세한 내용은 다음과 같다.

(가) 계약서의 명칭이 ‘원고회사(ADST)의 권리 및 책임, 의무의 양수양도 합의계약서’이다. 또한 계약서 서문에 ‘원고회사(A)는 회사의 모든 권리(영업 및 기타 계약서 내용)를 피고회사에 양도하면서 그에 따르는 유무형 자산의 권리, 의무의 이관절차 및 책임 등을 다음과 같이 계약한다.’라고, 제1조에 ‘피고회사는 원고회사의 모든 영업권, 상표권, 특허 등의 모든 권리를 그대로 승계한다. 권리를 취득함과 동시에 이것을 유지 관리하기 위한 본 계약서의 내용과 같은 제반 행위(유지비용 등)도 같이 이관된다.’라고 각 정하고 있다. 이처럼 계약서는 개개의 영업재산이 아니라 영업재산 일체를 동일성을 유지하면서 양도한다는 점을 명확한 문언으로 보여준다.

(나) 더욱이 계약서 제8조는 ‘피고회사는 원고회사의 권리를 인수하면서 책임과 의무도 같이 인수하여 책임을 가지고 실행하도록 한다.’라고, 제1조 단서에서 ‘피고회사는 권리를 취득함과 동시에 이것을 유지 관리하기 위한 본 계약서의 내용과 같은 제반 행위(유지비용 등)도 같이 이관되며 그 권리가 유지 발전되도록 해야 할 책임과 의무를 가진다.’라고 각 정하고 있다. 이처럼 피고회사가 원고회사의 일체 채무까지 인수하기로 하는 내용은 앞서 본 것처럼 영업재산 일체를 동일성을 유지하면서 양도하는 것을 계약내용으로 삼았다는 점을 더욱 강하게 뒷받침한다.

(다) 또한 계약서는 양수대금에 관하여도 영업재산 등 물적 조직을 동일성을 유지하면서 일체로 양도한다는 점을 전제로 하여 정하고 있다. 즉 ① 계약서 제2조 및 제4조는 양수대금을 3년에 걸쳐 당기 순이익에 비례하여 지급하는 것으로 정하고 있는데, 이는 위와 같은 당기 순이익에 비례하는 금액을 영업재산 일체에 대한 평가액으로 보아 구체적인 양수대금의 산정에 갈음하기로 한 것으로 보인다. 이처럼 계약서는 개개의 영업재산이 아니라 영업재산 일체에 대하여 양수대금을 정하고 있는 것이다. ② 이러한 점은 계약서 제4조에서 피고회사가 위 3년 동안 연간 당기 순이익으로 최소 2억 원을 달성하기 위하여 최선의 노력을 다하도록 정하고 있는 점, 제6조에서 피고회사가 ‘계약서 내용대로 권리를 이전받는 데에 따른 보상금’으로 원고회사에게 양수대금을 지급한다는 내용으로써 양수대금이 권리 일체에 대한 대가임을 정하고 있는 점, 같은 조에서 양수대금은 ‘매년 최소 1억 원 이상, 3년간 총액 4억 원 이상’이어야 한다는 내용으로써 양수대금의 상한을 정함이 없이 추후 당기 순이익에 비례하여 산정되는 금액을 대금액수로 한다는 점을 정하고 있는 점 등에 비추어 보더라도 더욱 그러하다.

(라) 한편 계약서 제7조는 ‘재고, 자산의 금액은 별도의 확인서를 통해서 피고회사가 확인하여 최대 3년 이내에 지급하도록 한다.’라고 정하고 있고[B은 사전계약 당일 A과 사이에, 원고회사의 2013년 말 기준 재고자산의 실사금액 335,611,097원 중 일부 삭감한 330,000,000원을 대금으로 정하여 원고회사의 재고자산을 인수하기로 한다는 내용이 담긴 확인서(매매계약서)를 작성하였다], 또 같은 조에는 위 확인(실사)에 따른 금액이 ‘최종 3억 3천만 원’이라고 기재되어 있다[같은 조 제2항은 ‘피고회사가 원고회사의 재고자산을 이전 받으면서 그 보증금으로 1억을 2014년 3월까지 원고회사에 담보로 제공하되, 재고자산 대금이 지급되면 원고회사가 이를 반환한다.’라고 정하고 있다].

그런데 여기서도 개개의 재고자산이 아니라 재고자산 일체에 대하여 대금을 정하고 있음은 앞서 본 계약서 제2, 4, 6조와 마찬가지이고, 위와 같은 계약서 제7조의 문언 내용까지 보태어 볼 때, 계약서는 체결 당시 별도의 실사에 의한 금액확정이 비교적 용이한 재고자산에 관하여는 그 실사(확인)에 따른 확정금액을 대금으로 하되, 그 금액확정이 비교적 용이하지 아니한 나머지 영업재산에 관하여는 추후 당기 순이익에 비례하여 산정되는 금액을 대금으로 정한 것으로 볼 수 있다.

(2) 그리고 계약서는 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 영업재산 뿐만 아니라 인적 조직까지 동일성을 유지하면서 일체로 양도하는 것을 계약내용으로 한다는 점을 그 문언으로 보여주고 있는데, 계약서 제16조에서 ‘피고회사는 원고회사의 종업원을 최소 6개월 고용 승계하여 유지되도록 한다.’고 정하고 있는 점이 그것이다[앞서 본 것처럼 원고회사의 2014년경 온라인 채용정보 사이트 게재 글에는 ‘대표자 A, 사원수 1명’이라고 하여 A 외에 다른 사원이 남아 있지 않다는 취지의 기재가 있다].

(3) 무엇보다도 계약서는 B 등이 만드는 신(新)회사 즉 피고회사가 원고회사의 모든 권리를 그대로 승계한다는 점을 여러 조항에서 분명하게 표시하고 있다. 이처럼 계약서는 원고회사의 경영관계에서만 변동을 가져오는 것이 아니라 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함한 영업재산 등 물적 조직과 인적 조직을 동일성을 유지하면서 일체로 양도함으로써 원고회사의 영업에 관한 소유권 자체를 이전하는 것을 계약내용으로 한다는 점을 그 문언으로 보여주고 있다. [계약서 제4조에서 피고회사가 ‘연간 당기 순이익 최소 2억을 달성하지 못할 경우’에, 제6조에서 피고회사가 ‘재무제표의 제공 등을 이행하지 않을 경우’에, 원고회사가 ‘계약을 파기하여 원래대로 복귀할 수 있는 권한을 가진다.’라는 취지로 정하고 있기는 하나, 이것들은 계약해제권 약정에 관한 추가 문언으로 볼 수 있을 뿐이고, 앞서 살펴본 것처럼 계약서에 원고회사의 영업에 관한 소유권을 피고회사에 이전한다는 영업양도의 채권계약이 그 문언 내용이 되고 있다는 판단에 장애가 되지 않는다.]

(4) 한편 계약서 제11조는 ‘피고회사가 영업장소로 원고회사의 이 사건 건물을 그대로 사용하되, 그 대가로 보증금과 월차임을 원고회사에 지급하기로 한다.’라고, 제9조는 ‘피고회사가 이 사건 건물의 관리에 관한 책임과 의무를 인수하여 대행 처리한다.’라고 정하여, 이 사건 건물을 임대의 대상으로 정하고 있을 뿐 양도의 대상에서는 제외하고 있다. 그러나 계약서가 위와 같이 영업재산의 일부인 이 사건 건물을 유보한 채 영업시설을 양도하기로 정하였다고 하더라도, 사회관념상 영업장소의 소유 또는 임차 여부에 따라 영업의 일체성에 변동이 생긴다고 보기 어려운 점에 비추어 볼 때, 위와 같은 사정은 계약서 전체 문언이 원고회사가 그 영업을 동일성을 유지하는 일체로 피고회사에게 이전하는 영업양도계약을 그 내용으로 한다는 판단에 장애가 될 수 없다.

3) 원고회사의 구체적 주장에 대한 판단

아래에서 살펴보는 바와 같은 이유로 원고회사의 위 주장은 모두 받아들이지 아니한다.

(1) 피고회사가 이 사건 소송에 이르기까지 이 사건 특허발명들에 관한 특허권이전등록을 청구한 바가 없다는 사정이 이 사건 계약을 영업양도계약으로 보는 데에 장애가 될 수 없다. 더욱이 피고회사로서는 계약서 제2조에 따라 2016년도 당기 순이익에 기초한 대금의 지급까지 완료되기 전에는 특허권이전등록을 청구하기 어려운 처지에 있었다고 보이고, 원고회사가 2016. 12.경부터 피고회사에게 피고회사의 의무위반 및 이 사건 계약의 종료를 주장하여 온 사실, 원고회사가 2017. 4.경 피고회사를 상대로 특허권침해금지가처분을 신청한 사실, 원고회사 대표자 A이 2017. 5.경 B 등을 특허법위반, 사기 등 혐의로 고소한 사실 등이 인정되는데, 사정이 이러하다면 피고회사가 2017. 7.경 이 사건 소송이 제기될 때까지 이 사건 특허발명들에 관한 특허권이전등록을 청구하지 못한 데에는 상당한 이유가 있다고 보인다.

(2) 앞서 살펴본 것처럼 원고회사의 당기 순이익이 2011년도 3,194,812,744원, 2012년도 2,951,570,777원에 이르다가, 이 사건 계약이 체결될 무렵인 2013년도에는 전년도와 대비하여 절반 이하인 1,311,912,427원으로 대폭 감소하였던 사정에 비추어 볼 때, 원고회사가 제시하는 순손익가치산정보고서의 기재만으로는 이 사건 계약 당시 원고회사 영업의 가치가 약 200억 원에 달한다는 원고회사의 주장사실을 그대로 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다[원고회사가 주장하는 위 200억 원은 2011년부터 2013년까지 3년의 당기 순이익에 가중치를 주어 계산한 것으로서, 이를 원고회사의 영업 가치가 정확히 반영된 금액이라고 보기도 어렵다].

(3) B이 2016. 12. 29. A에게 ‘3년이 지나 특허비용을 내라는 거라면 내겠다.’라는 취지로 말한 사실이 인정되기는 한다. 그러나 같은 증거에 의하면 B이 같은 날 A에게 ‘양도 이후 돈을 다 받았다.’라는 등으로 이 사건 계약이 영업양도계약에 해당하며 그 대금을 전부 지급하였다는 취지의 언급을 위 ‘특허비용’에 관한 언급에 앞서 하였던 사실이 또한 인정된다. 그렇다면 B이 당시 ‘특허비용’에 관해 언급한 것은 앞서 본 바와 같이 2016. 12.경부터 원고회사가 피고회사의 의무위반 및 이 사건 계약의 종료를 주장하여 온 상황에서 쌍방 간의 분쟁을 원만히 해결하자는 의향을 내비친 정도로 볼 수 있을 뿐이고, 이와 달리 이 사건 계약이 한시적 영업양도계약 등에 해당한다는 점을 스스로 인정하는 취지의 것이었다고 보이지 아니한다.

(4) 요컨대 이 사건 계약이 영업위탁계약 또는 영업임대차계약이거나 기한을 정한 한시적 영업양도계약 또는 한시적 영업위탁계약이라는 원고회사의 주장은 모두 받아들이기 어렵고, 이는 다음의 점들에서 보더라도 더욱 그러하다.

(가) 영업위탁의 경우 영업상의 권리의무가 위탁자에게 귀속되고 수탁자는 경영권행사의 주체로서 이를 대리하며, 위탁자가 수탁자에게 일정한 보수를 지급하는 것이 일반적이다. 그리고 영업임대차의 경우 영업활동에 의한 권리의무가 임차인에게 귀속되고, 임대인이 임차인으로부터 일정한 차임을 지급받는 것이 일반적이다. 양자의 경우는 모두 영업경영의 주체가 수탁자 또는 임차인으로 변동되는 것이기는 하나 영업소유의 주체는 여전히 위탁자 또는 임대인이라는 점에서 공통된다.

(나) 그런데 이 사건 계약은 위와 같은 영업위탁 또는 영업임대차의 성격과는 배치되는 내용이다. 즉 ① 앞서 본 것처럼 계약서는 장차 영업활동에 의하여 발생하는 권리가 아니라 원고회사의 기존의 모든 권리를 B 등이 만드는 신(新)회사 즉 피고회사가 그대로 양수한다는 점을 여러 조항에서 분명하게 표시하고 있다. ② 계약서에는 원고회사가 피고회사에게 일정한 보수를 지급한다는 취지의 어떠한 약정도 없고, 피고회

사가 원고회사에게 일정한 차임을 지급한다는 취지의 어떠한 약정도 없으며, 오로지 ‘권리 인수 대금’(제2조), ‘영업 이전에 따른 대금’(제6조) 또는 ‘재고자산 인수 금액’(제7조)의 지급에 관한 약정만이 있을 뿐이다. ③ 계약서 제2조에서 정한 ‘권리 인수 대금’이 영업임대차의 차임에 해당한다고 보는 것은, 그 액수를 2014년, 2015년, 2016년 각 당기 순이익의 50%, 30%, 20%로 순차 줄여나가는 내용으로 약정한 합리적인 이유를 설명하기 어렵게 한다. ④ 만약 이 사건 계약이 영업위탁계약 또는 영업임대차계약이었다면, A(원고회사)으로서는 B 등과 체결한 사전계약만으로 그 계약 목적을 충분히 달성할 수도 있었을 것임에도, 정작 사전계약은 B 등이 피고회사(신회사)를 설립할 것을 전제로 한 것이었을 뿐만 아니라, 그 직후에 원․피고회사의 법인 간에 이 사건 계약의 본 계약이 체결되었다. ⑤ 계약서 제15조에서 ‘계약기간’이 연장될 수 있음을 정하면서도 그 연장된 기간에 관한 차임에 대해서는 아무런 규정도 발견되지 아니하고, 또한 계약서에는 영업임대차 종료 후의 원상회복에 관하여 아무런 규정도 없다. ⑥ 계약서 제6조는 ‘원고회사와의 합의가 있는 경우 피고회사는 본 계약으로 이전받은 모든 권리를 타인에게 양도하거나 매매할 수 있다.’는 취지로 정하고 있는데, 이는 영업위탁 또는 영업임대차의 경우에 양도대상이 되는 ‘영업활동에 의하여 발생하는 권리’를 넘어서 ‘영업재산 및 영업권 등 원고회사의 영업 자체’가 일체로 피고회사에 이전되었음을 전제로 한다.

(다) 이 사건 계약이 기한을 정한 한시적 영업양도 또는 한시적 영업위탁에 해당한다는 원고회사의 주장은, 2016. 12. 31.의 기한이 만료되면 자동으로 원고회사에 영업이 다시 양도되는 것으로 약정하였다는 취지의 것으로 보이기는 하나, 위와 같은 취지의 원고회사 주장도 계약서 문언에 크게 어긋나는 것이다. 즉 ① 원고회사 주장의 위 기한과 관련이 있는 것으로 보이는 계약서 제2조의 ‘2016년’, 제6조의 ‘3년간’, 제7조의 ‘최대 3년’, 제10조 제1항의 ‘최소 3년간’ 또는 제15조의 ‘2016. 12. 31.’ 등의 문언들이 모두 이 사건 계약이 영업양도계약임을 전제로 하여 그 효과로서 발생하는 피고회사의 대금지급의무에 관하여 약정한 내용들로 볼 수 있을 뿐이라는 점은 앞서 살펴본 것과 같고, 이와 달리 위 문언들이 영업 재양도 약정을 의미한다고 볼 수는 없다. ② 계약서 제15조에 따라 위 ‘2016. 12. 31.’이라는 기간이 더 연장되는 경우에 그 위탁대가 또는 양도대금을 어떻게 산정할 것인지에 관하여 계약서는 아무런 규정을 두고있지 않다. ③ 계약서 제6조 등에서 피고회사의 대금지급의무 이행이 제대로 되지 아니할 경우 원고회사가 계약을 파기함으로써 영업이 ‘원상복귀’ 할 수 있다는 취지로 정하고 있지만, 이 사건 계약이 원고회사 주장의 위 기한이 만료된 이후에 영업이 원상회복 되는지에 관하여는 계약서에 아무런 규정이 없다[설사 원고회사 대표자 A이 이 사건 계약을 체결하면서 위와 같이 영업을 다시 양도받는 것을 염두에 두었다고 하더라도, 이는 A의 내심의 의사에 불과할 뿐이고, 원․피고회사 간에 같은 내용으로 의사의 합치가 있었다고 볼 수는 없는 것이다].

(5) 사정이 위와 같다면, 이 사건 계약의 종료 또는 해지에 관한 원고회사의 주장, 즉 이 사건 계약이 영업위탁으로서 해지되었다거나, 한시적 영업양도 또는 한시적 영업위탁으로서 기간만료로 종료하였다거나, 영업임대차로서 기간만료로 종료하거나 해지되었다는 주장도 모두 받아들일 수 없는 것이다.

나. 주위적 청구에 대한 판단

1) 특허권 침해 주장 부분

가) 원고회사가 이 사건 특허발명들의 특허권자이고, 피고회사가 특허권이전등록을 마치지 않은 상태에서 이 사건 특허발명들을 실시한 별지 제품목록 기재 각 제품을 제조, 판매하여 온 점은 앞서 본 것과 같다. 그렇다면 위 각 제품이 이 사건 특허발명들의 특허권 권리범위에 속한다는 점에 대하여 피고회사가 다투지 않는 이 사건에서, 특별한 사정이 없는 한 피고회사가 각 제품을 생산함으로써 원고회사의 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 침해하였다고 볼 수도 있다.

나) 무릇 미등기건물을 양도받아 점유 중에 있는 자는 비록 등기부상의 소유권취득에 관한 등기를 하지 못하고 있다 하더라도 그 권리의 범위 내에서는 점유 중인 건물에 대하여 법률상 또는 사실상 처분을 할 수 있는 지위에 있고(대법원 1989. 2. 14. 선고 87다카3073 판결 등 참조), 또한 토지의 매수인이 아직 소유권이전등기를 마치지 아니하였다 하여도 매매계약의 이행으로 그 토지를 인도받은 때에는 매매계약의 효력으로서 이를 점유․사용할 권리가 생기게 된 것으로 보아야 하며(대법원 1988. 4. 25. 선고 87다카1682 판결 등 참조), 이와 같이 일반적으로 사실상 소유 또는 실질적 소유라는 개념은 매매 등 소유권 취득의 원인이 되는 법률요건이 성립되어 소유권 취득의 실질적 요건은 모두 갖추고 있으나 그 형식적 요건인 자기 명의의 등기를 갖추고 있지 아니한 경우를 의미한다(대법원 2000. 10. 13. 선고 98다55659 판결 참조).

다) 위와 같은 법리를 비추어 이 사건에 돌이켜 보건대, 피고회사가 원고회사와 이 사건 계약을 체결함으로써 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 포함하여 그 특허권 실시의 기초가 되는 영업재산을 일체로 양수하였고, 그 대금을 원고회사에 모두 지급한 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 피고회사가 비록 특허권이전등록을 마치지 아니하였다고 하더라도 이 사건 계약의 효력으로서 이 사건 특허발명들에 관한 특허권을 실시할 권리가 생긴 것으로 보아야 한다. 이를 지적하는 피고회사의 항변은 이유 있고, 이와 다른 전제에서 피고회사에 대하여 특허권 침해행위의 금지와 침해조성물의 폐기 및 특허권침해에 따른 손해배상금의 지급 또는 같은 금액 상당 부당이득금의 반환을 구하는 원고회사의 주위적 주장부분은 손해배상금 또는 부당이득금의 액수 등에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 받아들일 수 없다.

2) 미지급 위탁대가 주장 부분

가) 피고회사의 2016년도 미지급 위탁대가가 2억 3,800만 원 상당 존재한다는 원고회사의 주장은 이 사건 계약이 영업위탁계약에 해당한다는 것을 전제로 하는데, 이 사건 계약이 영업위탁계약이 아니라 영업양도계약에 해당한다는 점은 앞서 살펴본 바와 같다. 또한 피고회사가 계약서 제2조에 따라 2016년 당기 순이익의 20%에 해당하는 1,930,007,267원을 지급한 점은 앞서 본 바와 같은데, 원고회사의 위 주장을 계약서 제2조에 따른 양도대금으로서 위 1,930,007,267원 외에 2억 3,800만 원 상당이 더 존재한다는 취지로 선해하더라도, 그러한 취지의 원고회사 주장사실을 인정할 만한 증거도 없다.

나) 따라서 피고회사의 2016년도 미지급 위탁대가의 추가지급을 구하는 원고회사의 주위적 주장부분도 받아들일 수 없다.

다. 예비적 청구에 대한 판단

피고회사에 대하여 2016년도 미지급 위탁대가 또는 차임과 2017년도 위탁대가 또는 차임의 지급을 구하는 원고회사의 주장은, 이 사건 계약이 영업위탁계약 또는 영업임대차계약에 해당한다는 것을 전제로 하는데, 이 사건 계약이 영업위탁계약 또는 영업임대차계약이 아니라 영업양도계약에 해당한다는 점은 앞서 살펴본 바와 같다. 또한 피고회사가 2016년 당기 순이익의 20%에 해당하는 1,930,007,267원을 지급한 점은 앞서 본 바와 같은데, 2016년도 미지급 위탁대가 또는 차임의 추가지급을 구하는 원고회사의 주장부분을 계약서 제2조에 따른 양도대금으로서 위 1,930,007,267원 외에 더 존재한다는 취지로 선해하더라도, 그러한 취지의 원고회사 주장사실을 인정할 만한 증거도 없다. 따라서 원고회사의 예비적 주장도 받아들일 수 없다.

정회목 변호사