[특허분쟁] 공유자의 공유특허 분할청구권 인정

대법원 2014. 8. 20. 선고 2013다41578 판결

기존에는 기업과 대학이 특허권을 공유하는 경우 기업이 공유자로서 자유롭게 실시하지만 그 수익을 다른 공유자 대학에 분배할 의무는 없으므로 실제 대학에서 별다른 수익을 얻지 못하는 경우가 많습니다. 그런데 위 대법원 판결에 의하면 공유자 대학에서는 해당 공유 특허권 매각을 통한 이익실현을 시도할 수 있다는 것입니다. 대학, 공공연구기관 등 NPE 입장에서는 공유 특허권의 수익방안이 될 가능성이 있습니다. 위 대법원 판결에 따르면 특허법 특칙에도 불구하고, 공유자는 계약 등 특별한 사정이 없는 한 언제라도 공유 특허권에 대한 공유물분할청구를 할 수 있고 그 분할방법으로 공유특허권을 경매 등을 통해 매각하여 그 대금을 지분에 따라 분할할 수 있게 되었습니다.

문제는 산학협력연구 등을 통해 개발한 기술을 상용화하여 제품을 발매하는 중에 공유자인 대학이 특허로 얻은 수익의 배분을 요구하면서 공유특허의 분할을 청구할 수 있게 된 것입니다. 

만약, 그 분야 기술후발 주자인 경쟁회사가 해당 특허를 매입하기를 희망한다면 공유특허 분할청구권의 행사방법인 경매에 참여하여 특허를 양수할 수 있습니다. 공유자 기업으로서는 특허를 상실할 위기에 처하므로 대학의 수익배분 요구에 따라 적절한 대가를 지급하거나 아니면 경매에 참여하여 공유특허를 낙찰받는 방법으로 단독 양수해야 합니다. 회사는 어떤 방식으로든 공유지분을 대가를 지불하고 매수해야 하는 상황을 맞게 되고, 대학 등 NPE 공유자는 종국적으로 특허지분 매각등을 통한 수익창출이 가능합니다.

위 판결에서 민법상 공유물분할청구권 행사는 특허법의 공유특허에 관한 특별규정에 위반되지 않는다고 명확하게 판결하여, 공유자는 계약상 제한이 없는 한 언제든지 공유특허의 분할을 청구할 수 있습니다. 기업의 특허실무 측면에서 보면, 공유자 사이 공유물 분할을 제한하는 계약이 매우 중요한 의미를 갖게 되었습니다. 민법 제268조(공유물의 분할청구)에서는 "① 공유자는 공유물의 분할을 청구할 수 있다. 그러나 5년 내의 기간으로 분할하지 아니할 것을 약정할 수 있다. ② 전항의 계약을 갱신한 때에는 그 기간은 갱신한 날로부터 5년을 넘지 못한다."라고 하여 약정에 의한 공유물 분할제한은 5년이라는 기간 제한이 있습니다.

특허청은 특허법 제99조 제5항을 신설하여 "특허권이 공유인 경우에는 계약으로 정한 기간까지 분할하지 아니할 것을 특별히 약정할 수 있다"하여 민법상 5년의 기간 제한에 적용예외 규정을 특허법에 도입하려고 합니다. 그러나 기존 존재하는 공유특허는 언제든지 공유자로부터 공유물분할청구가 들어올 가능성이 있으므로 기업으로서는 상당한 위험에 직면한 것입니다.

정회목 변호사