미국 CMU (Carnegie Mellon Univ.) v. Marvell 특허침해소송은 2009. 3. 시작되어, 2014. 5. 7. $1.535 billion(약 1조7천억원)의 손해배상 1심 판결, Marvell의 항소로 CAFC에서 2015. 8. 4. 미국내 수입 판매분에 대해서만 우선 $278 million (약 3천억원)의 손해배상 인정 + 해외판매 부분에 대한 1심 판결 파기 및 추가 심리를 위해 사건을 1심법원에 환송되었습니다. 환송심에서 2016년 초에 Marvell이 특허권자 CMU에게 $750 million(약 9천억원)의 손해배상액을 지불하기로 합의함으로써 장기간에 걸친 치열한 특허침해소송이 종결되었습니다.
대학보유 특허권 행사로 최종 약 9천억원이라는 거액의 수익을 거둔 특허소송의 경위를 살펴보고 실무적 시사점을 검토해 보았습니다. 우리나라 대학의 산학협력단, 교수, 대학원생들이 출원한 특허발명에 대한 라이선스 또는 침해에 대한 법적 대응을 하기 위한참고자료가 될 것입니다.
1. CMU의 연구결과 특허출원과 라이선스 시도
CMU의 Moura 교수와 박사과정 학생 Kavcic는 1995년부터 1998년까지 자기 기록장치에서 고밀도와 미디어 노이즈 문제를 해결하는 방법을 연구 개발하였습니다. CMU는1997. 5.경 가출원(provisional patent application), 1998. 4. 3. 본출원, 2001. 3. 13. CMU의 '839 특허로 등록되었습니다.
Moura와 Kavcic는 2001. 4. 13. '839 특허에 관심을 가질 후보 회사의 목록을 정리하였습니다. 하드디스크 회사가 아닌 칩제조사가 타겟이고 Integrated Circuits, Marvel, TI, Lucent, Infineon, EMC, 기타 칩 메이커 등이 대상이 되었습니다. 참고로, 위 목록에 Marvell의 부사장 Nersi Nazari도 포함되어 있었습니다.
그러나 당시 실제로는 IBM, Seagate의 하드디스크 제조사에게만 '839 특허를 채용하도록요청하였고, '839 특허의 기술은 기존의 국부 최적화와는 달리 전역 최적화의 기법을제공한다고 이점을 설명하는 제안서를 발송하였습니다.
2. Marvell의 Kavcic의 기법을 채택한 기술개발과 채널칩 생산
마벨의 개발자 Burd는 2001. 3. 16.경 Kavcic 모델을 시뮬레이터 개발에 차용하였고, 2001. 3. 23.경에는 시뮬레이터가 동작하고 있고 디버깅 중이었습니다. Burd는 2001. 12. 28.경 Kavcic 모델을 기반으로 미디어 잡음 검출기를 개발하였고, 2002. 1. 3.경 Nersi Nazari와 Toai Doan에게 kavcicPP.pdf 파일을 이메일로 발송하였습니다. 첨부문서에는 kavcic 검출기 구조는 특허를 받았고 Kavcic 검출기 또한 특허를 받았다는 설명이있었습니다.
마벨은 2002. 1. 3.경 미디어 잡음 프로세서에 대한 특허를 가출원하였습니다. 가출원에는종래기술로 Kavcic의 방법을 언급하였고, Kavcic 검출기가 미디어 잡음이 존재하는환경에서 전통적인 비터비 검출기보다 상당히 우수한 성능을 보인다고 설명하였습니다. 다만 구현의 복잡도로 매력적이지는 않다고 비판하였습니다. CMU의 '180 특허는 2002. 8. 20. 등록되었습니다.
마벨은 2002. 8. 30. KavcicPP 방법을 채용한 첫 샘플칩을 도시바에 제공하였고, 2002. 10. 7. 후지츠, 2002. 10. 8. 웨스턴디지털에게 제공하였습니다. 마벨은 KaccicPP 기법을후에 MNP 또는 NLD 기법으로 명명되었습니다. NMP 기법을 채택한 샘플칩이 2003. 2. 12. 시게이트에 제공되었습니다.
3. 마벨의 침해 가능성을 알게 된 경과 및 CMU의 대응
발명자 Kavcic는 국제학회(IEEE International Magnetics Conference)에서 만난 엔지니어들로부터 산업계에서 신버전 칩을 개발하고 있다는 소식 듣고, 2003. 8. 5. 지도교수 Moura에게 아래와 같은 이메일로 전달하였습니다.
"Today I got two more independent confirmations about what the industry is building in their next generation chips. Direct quotes:
a) “They are now building chips to tackle media noise”
b) “Alek, the chip vendors are building chips EXACTLY as you said in your autoregressive noise paper”
I cannot tell you who told me because these people asked to remain anonymous. The companies who are building the chips are:
1) Hitachi (they may have inherited IBM’s patents and license agreements, and IBM supported DSSC throughout)
2) Agere (they were previously Lucent, and I am not sure if they supported DSSC)
3) Marvell (they definitely did not support DSSC)
4) ST Microelectronics (I am not sure if they are actually building signal dependent detectors, but we may have to check. However ST Microelectronics does not have a large market share anyhow)"
이에 대해 CMU에서는 해당 채널칩 회사들에게 특허존재를 알리고 라이선스 요청을하였습니다. CMU는 2003. 8.경 14개의 제안서를 보냈습니다. CMU 보유 특허존재를 명시적으로 알려 고의침해의 위험성을 인지시키는 전략이기도 합니다.
Marvell의 경우 Pantas Sutardja 부회장, Matthew Gloss 법률고문에게 보냈고, Toshiba, Western Digital, Fujitsu, Samsung, Hitachi, Maxtor, Agere, Infineon 등에도 '180과 '839 특허설명과 함께 라이선싱 요청하는 서신을 발송하였습니다.
4. 특허침해소송에 소극적이었던 CMU 대학당국 설득 및 소송개시
Moura와 Kavcic는 Marvell의 전 직원으로부터 회사의 검출기 소스코드에 kavcic.c 파일이 존재한다는 사실을 듣게 되었고 2004. 7.경 CMU에 Marvell에 대한 소송을 주장하였습니다. 그 후 2005. 8.경 Marvell의 '585 특허가 등록되었는데, 이에는 CMU의'180과 '839 특허와 Kavcic와 Moura의 논문이 선행기술로 기재되어 있었습니다. 그러나당시 Marvell이 '585 특허를 채널칩에 사용한다는 확실한 증거는 없었습니다.
CMU에서 소송에 적극적으로 나서지 않자 Kavcic와 Moura는 헤지펀드 Cerebellum Capital과 접촉하였고, 여기서 CMU의 TLO(Technology Transfer Office)에 CMU가 특허권행사에 관심이 없다면 발명자가 직접 특허침해소송을 제기할 수 있도록 CMU에서특허를 발명자에게 반환하여 달라고 요청하였습니다.
발명자들의 적극적인 요청과 행보로 CMU에서 결국 특허침해소송을 제기하였습니다. CMU가 주저한 것은 소송비용 때문일 것입니다. 참고로, Kavcic가 2008. 11. 14. 특허소송대리인을 만난 후 준비과정을 거처 2009. 3. 6. 소장을 제출하였는데, 소송개시 전준비과정에만 소요된 비용으로 약 35만달러(약 4억원)가 청구되었다고 합니다.
5. 시사점
대학과 발명자가 특허발명 라이선스 대상 회사목록을 만들고 실제 제안서를 보내는 등 기술이전을 위해 적극적으로 노력했습니다. 발명자들이 학회 및 산업계 정보교류 모임에서 연구개발 엔지니어들로부터 실제 특허발명이 활용되는지 여부를 적극적으로 탐지하고 확인한사실이 주목됩니다.
그 후 대학에서 침해가능성이 있는 회사에 정식으로 특허발명을 소개하고 라이선스를 요청하는 제안서를 발송하였습니다. 회사에 특허기술을 소개하는 효과도 있지만, 몰래 특허기술을 무단활용하는 특허침해를 시도한 경우 특허침해소송과 손해배상의 리스크를 상기시켜 자발적 라이선스를 유도하는 것입니다. 뿐만 아니라 이를 무시하고 침해하는 회사에 대해서 고의침해의 증거로 사용될 자료가 될 것입니다.
대학에서 소송비용 등 부담을 우려하여 소송제기에 미온적으로 대응하자 발명자들이 외부헤지펀드 회사까지 찾아가 해당 특허를 반환받아 적극적인 대응에 나설 태도를 보였습니다. 결국 대학에서 특허침해소송으로 적극적으로 나가도록 유도한 것입니다.
물론 미국과 우리나라는 특허침해사실 입증, 손해배상액 산정 등 특허권행사에 관한 사정이 크게 다릅니다. 그래도 대학 CMU에서 기업을 상대로 거액의 손해배상을 받는 쾌거를 거두게된 내용은 우리나라 대학에게도 참고할만한 대응방안과 절차라고 생각합니다.
정회목 변호사
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