[직무발명] 대학교수가 벤처로 이직한 경우 직무발명 소유권 분쟁사례

1. 사실관계

본 사안은 직무발명과 관련하여 2013년 미국 연방순회항소법원에서 나온 판결( Dawson v. Dawson CAFC 2013 판결 )로서, 발명자가 전직 이전 직장에서부터 발명을 시작하여 전직 이후에 발명을 완성한 경우 전직 이전의 사용자가 해당 발명에 관하여 권리를 가지는지 여부가 문제된 사안입니다.

사실관계를 살펴보면, 1997년 Dr. Dawson이 UCSF의 교수로 재직하던 중 WHO 관련 학회에서 Azithromycin이라는 약물을 결막염의 일종인 트라코마(trachoma) 치료를 목적으로 국소적으로 사용하는 방법에 관한 프리젠테이션을 하였습니다. 이와 관련하여 WHO report에 Dr. Dawson의 선행 리포트가 국소용 Azithomycin 개발의 가능성을 제시해 주었다는 점과 계속적으로 연구를 진행할 것을 추천한다는 내용이 게재되었습니다. 그러나, WHO document에는 Dr. Dawson의 연구와 관련하여 Azithromycin 연고 제제와 같이 Azithromycin의 낮은 용해도 문제가 있다는 점과 문제를 해결하기 위한 용매(vehicle) 선택에 관한 논의가 게재되었습니다.

이후, Dr. Dawson은 계속 UCSF에 재직하면서 InSite Vision Inc.의 직원과 협력하여 Azithromycin 안과용제제 개발을 진행하였고, 1998년 대학을 퇴직하고 Insite Vision와 함께 최종 의약품을 개발하였습니다. 1999년 Dr. Dawson이 개발한 안과용 Azithromycin에 관한 특허를 출원하자, 2007년 UCSF는 특허 등록을 막기 위하여 Dr. Dawson을 발명자로 특허를 출원하였습니다. 

본 사안에서는 Dr. Dawson은 안과용 Azithromycin을 UCSF 재직 시절부터 연구하기 시작하였지만 최종적으로 UCSF 퇴직 이후 안과용 Azithromycin 개발을 완료하였기 때문에 UCSF가 이에 대한 권리자인지 여부를 판단하기 위해서 발명의 완성 시점에 대한 판단이 쟁점이 되었습니다.   

2. 연방항소법원의 판단

본 판결에 따르면, 발명의 단계 가운데 발명의 착상이 완성되었다고 보기 위해서는, 발명자의 마음 속에 종국적이고 작동 가능한 발명에 대한 확정적이고 영구적인 발상이 형성되고, 이는 그 이후 실제로 적용될 수 있는 것이어야 하며, 기술 또는 기구의 완성을 위해 더 이상의 창조는 필요치 않고 구축하는 것만이 남은 상태로서, 통상의 기술자가 추가적인 실험을 거치지 아니하고도 발명을 전개시킬 수 있는 것을 의미합니다.

판례는 이러한 기준에 따라 판단해 보았을 때, WHO report에는 계속적으로 연구를 진행하여 다시 보고할 것을 추천함과 동시에 단지 사용 가능성이 있음을 언급하였을 뿐이고, Dr. Dawson이 출원한 발명의 청구항에는 용매(vehicle)의 종류와 농도가 구체적으로 기재되어 있는 반면 WHO 발표자료에는 이러한 내용이 기재되어 있지 아니하였으며,  UCSF는 재직 당시 이러한 조성에 대한 착상이 이미 완성되었음을 입증하지 못하였으므로, USCF 재직 시절에는 발명이 완성된 것으로 볼 수 없어 USCF는 Dr. Dawson의 발명에 대한 권리를 가지지 못한다고 판단하였습니다.   

3. 시사점

즉, 본 판례는 직무발명에 대한 사용자의 권리가 인정되기 위해서는 재직 당시 발명에 대한 착상이 완성되어야 한다는 점과, 착상이 완성되었는지 여부는 발명에 대한 발상이 종국적이고 확정적인지 여부로 판단해야 한다는 기준을 제시해 주고 있습니다.

정회목 변호사