[특허 직무발명 분쟁] 사용자가 직무발명의 완성을 통지 받고 승계하지 않은 경우 발명자가 제3자에게 이전하여 출원된 특허에 대하여 권리가 없다는 판결

특허법원 2013. 11. 7. 선고 2013허2231 등록무효(특)

1. 특허 분쟁에서 직무발명의 제3자 양도에 대해 사용자의 무효 주장

직무발명은 종업원, 임원 등이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자, 법인 등의 업무에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 의미합니다. 종업원등은 완성사실을 통지할 의무가 있고, 사업자등은 승계여부를 통지하여야 합니다. 사용자등이 승계하여 출원하면 그 발명자는 종업원등이 되고 권리자는 사용자등이 되는 것입니다.

사안에서는 A회사가 이 사건 등록특허에 대하여 C가 A회사의 종업원으로서 직무발명한 것으로서 A회사에게 그 권리가 승계된 것임에도 불구하고 C가 이를 B들에게 양도하거나 명의신탁하여 등록한 것으로 그 무효를 주장한 것입니다.

2. 법원의 판단

가. 자동승계 여부

발명진흥법 제13조 제1항은 직무발명 완성의 통지를 받은 사용자등은 4개월에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원등에게 문서로 알려야 한다고 규정하고 있으므로, A회사가 이 사건 발명의 승계 여부를 통지하지 않은 경우에는 그 권리를 취득할 수 없습니다.

당시 A회사의 직무발명보상 규정에서는 제3조 제1항에서 “회사의 직무발명과 관련한 모든 권리는 승계한다”고 명시되어 있어 자동 승계되는 것처럼 보일 수 있습니다만, 위 규정은 아래와 같은 규정도 함께 명시하고 있습니다.

제6조 제1항 자기가 맡은 직무와 관련된 발명을 한 종업원은 그 발명의 해당 부서(팀)장에게 지체 없이 신고하여야 한다.

제2항 해당 부서(팀)장은 제1항의 규정에 의한 신고를 받은 때에는 직무발명신고서에 그 발명의 기술내용 및 승계에 관한 의견을 첨부하여 특허관리부서장에게 제출하여야 한다.

제7조 제1항 특허관리부서장은 제6조에 의하여 신고된 발명에 대하여 다음 사항에 대한 검토를 실시하여야 하며 필요한 경우 관련부서의 협조를 요청할 수 있다.

제2항 특허관리부서장은 제1항의 검토사항을 사업본부장에게 보고하여야 한다.

제3항 사업본부장은 출원여부 및 회사 승계여부를 결정하여야 한다. 단, 연구심의위원회의 심의, 의결이 필요하다고 판단될 경우 연구심의위원회를 거쳐 결정한다. 연구심의위원회의 구성은 사업본부장이 정한다.

제8조 제7조의 심사에 의하여 특허를 받을 권리를 회사가 승계할 것을 결정한 때에는 특허관리부서장은 사업본부장의 승인 및 범무팀장의 협조를 얻어 즉시 회사 명의로 출원을 하여야 한다.

제10조 발명자는 회사가 제7조의 규정에 따라 특허를 받을 권리를 승계할 것을 결정한 때에는 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 그 권리를 지체 없이 회사에 양도하여야 한다.

위 규정을 종합해보면, 종업원이 직무발명을 완성한 경우, 종업원 à 부서장 à 특허관리부서장 à 사업본부장 순으로 신고 또는 보고를 하게 되고, 사업본부장은 회사가 발명에 관한 권리를 승계할지 여부를 결정하게 되며, 승계하기로 결정된 경우에 종업원은 특허를 받을 수 있는 권리의 양도증명서를 특허관리부서에 제출하여 권리를 회사에 양도하도록 되어 있다고 법원은 판단하였습니다. 따라서 법원은 C가 이 사건 발명을 완성한 즉시, 통보 유무를 불문하고 특허를 받을 수 있는 권리가 사용자인 A회사에 자동으로 귀속된다고 할 수 없다고 판단하였습니다.

나. 이중양도 여부

법원은 C가 이 사건 발명에 대하여 일본에서 입수한 사진과 간단한 설계도면을 스케치한 그림을 이용하여 설명하면서 A회사에게 특허출원을 제안하였고, A회사는 C와 소외 정영수에게 그 경제성 검토보고서를 작성하도록 하였으나 최종적으로 특허출원하기에는 부적절한 것으로 판단하여 C에게 이를 채택하지 않겠다고 통보한 사실을 인정하였습니다. 따라서 법원은 A회사가 이 사건 발명에 관한 권리를 승계하지 않겠다는 의사를 표명하였다고 보았고, 이중양도 주장은 근거가 없다고 판단하였습니다.

다. 소결

법원은 A회사의 무효 주장은 모두 이유가 없어 이 사건 특허는 유효하다고 판단하였습니다.

3. 사안의 정리 및 시사점

직무발명의 통지 및 승계, 그리고 출원 과정은 민법상의 부동산의 양도와 그 형태가 유사합니다. 따라서 위 사안에서는 사용자의 승계가 이루어지지 않아 이중양도에 해당하지 않는다고 판단되었지만, 종업원이 발명을 완성한 이후에 통지, 승계 또는 출원 전에 제3자에게 특허를 출원할 권리를 이전하여 제3자가 먼저 출원한 이중양도의 경우에는 관련 특허의 귀속 문제가 발생하게 됩니다.

민법상 부동산의 이중양도의 경우에도 매수자가 등기를 갖춘 선의의 제3자에게 대항할 수 없는 것과 같이 특허법에서도 제38조 제1항에서 “특허출원전에 있어서 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 그 승계인이 특허출원을 하지 아니하면 제3자에게 대항할 수 없다”라고 규정되어 있습니다. 이러한 법문에 따르면 사용자는 승계 통지를 하였더라도 해당 직무발명을 출원하지 않은 경우에는 제3자에게 대항할 수 없게 됩니다.

그런데, 제3자가 발명자의 이중양도 행위에 적극 가담하여 민법 제103조 사회질서에 반하는 행위에 해당하는 경우에는 이중양도 행위는 무효가 되는바, 이는 모인출원에 해당하여 사용자는 특허법 제34조 또는 제35조 요건에 따라 해당 출원 또는 특허를 막을 수 있고 동일한 특허를 출원할 수 있을 것입니다. 다만, 이와 같은 출원 요건은 만족시키기는 상당히 어렵기 때문에 사용자는 중요한 직무발명에 대해서는 승계 및 출원에 대하여 가능한 신속하게 업무를 처리하는 것이 필요할 것입니다.

정회목 변호사