[상표침해 분쟁] 등록상표가 주지상표와 동일·유사하거나 수요자를 기만할 염려가 있거나 부정한 목적으로 사용되었다고 볼 수 없다는 판결

특허법원 2018. 8. 31. 선고 2018허1912 판결

원고가 등록한 상표와 피고의 선사용사표들은 아래와 같습니다.

원고 등록상표	선사용상표 1	선사용상표 2	선사용상표 3

원고의 위 등록상표에 대하여 특허심판원이 무효라고 심결하였으나, 원고가 위 심결에 대하여 취소소송을 특허법원에 제기한 사건입니다. 판결 내용은 아래와 같습니다.

(1) 부정한 목적의 법리

상표법 제34조 제1항 제13호에 해당한다고 볼 수 있으려면 상표 출원인이 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용해야 한다.

(2) 선사용 상표와 등록상표의 사실 관계

등록상표의 출원일 당시(2013. 5. 15.) 선사용상표들은 동일하고 일관된 출처로 인식되고 있었다고 볼 수 없다. 선사용상표 1, 2는 2006년 사이텍시스템이 등록하여 이후 앤애스씨에 사용 권한을 부여한 바 있으나, 이후 머큐리움이 청구한 불사용 등록취소심판으로 2013년 그 등록이 취소되었다. 앤애스씨는 2012. 10. 경 피고에게 선사용상표의 사용 권한을 부여하여 피고는 선사용상표 부착 제품들을 수입·판매하였는데, 이에 대하여는 앤애스씨가 전용사용권자에 준하는 권리를 갖는다 하더라도 상표권자의 동의를 받아 통상사용권을 설정한 것이라는 정황을 인정할 만한 증거가 없다. 한편 선사용상표 3은 애니젯, 넥스미디어, 머큐리움 등에 의하여 사용된 정황이 있다.

종합하여 보면 출원일 무렵 컴퓨터 키보드나 마우스 제품의 시장점유율 분포, 사이텍시스템과의 관계에서 선사용상표들을 사용할 권한이 없는 자들이 상당 기간 선사용상표들을 사용해 왔고, 등록상표의 출원일 당시 선사용상표들이 동일하고 일관된 출처로 인식되고 있었다고 보기 어렵다. 선사용상표 사용 제품의 수입 및 매출액 등을 고려하면 더더욱 그러하다.

(3) 법원의 판단

등록상표와 선사용상표들은 전체적으로 볼 때 그 표장이 서로 유사하다고 보아야 하고 부정한 목적도 인정되지 않는다. 선사용상표 1, 2는 상표권자인 사이텍시스템 스스로 그 권리를 포기하여 아무런 대응을 하지 않은 것이 주된 원인이 되어 등록이 취소된 것이고, 에스제이컴플라자가 상표권자․전용사용권자 또는 통상사용권자에 의하여 선사용상표 1, 2가 사용되고 있음을 잘 알면서도 등록취소심판을 청구하고, 부정한 방법으로 그 등록이 취소되도록 하였다고 인정하기에 부족하다.

한편 선사용상표들이 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되지 않은 이상, 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 상표법 제34조 제1항 제9호의 주지 상표와 동일․유사한 상표로서 그 타인의 상품과 동일․유사한 상품에 사용하는 상표 또는 같은 항 제12호의 상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표의 어느 경우에도 해당하지 않는다.

따라서 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다고 볼 수 없다.

정회목 변호사