[특허침해 분쟁] 표준특허와 침해자의 손해배상범위

Ericsson v. D-Link Systems (CAFC 2014.  12. 4.) 판결 

1. 사건의 경위와 표준특허

표준특허 보유자 Ericsson이 2010년 D-Link를 상대로 자사의 802.11n 필수특허들에 대한 특허침해소송 제기하였고, 1심에서 Ericsson이 승소하여 합리적인 로열티 상당의 손해배상으로 제품당 $0.15이 인정되어 총액 약 US$10million의 손해배상 판결이 났습니다. 그러나 CAFC는 손해배상액 산정에 문제가 있다고 보아 1심판결을 파기 환송하였습니다.

특허권자 Ericsson은 침해된 특허가 802.11n (Wi-Fi) 표준에 필수적(SEP, Standard Essential Patents)이고, 모든 802.11n 호환 기기는 본건 특허를 침해한다고 주장하였습니다. 표준특허 보유자 Ericsson은 802.11n 표준기구인 IEEE에 대해서 RAND 조건의 라이선스 약정을 하였습니다.

2. SEP 기술내용 개요

미국특허 제6,424,625호 (“’625 특허”), 제6,466,568호 (“’568 특허”), 제6,772,215호 (“’215 특허”) 등에 대한 침해 여부가 다투어 졌습니다. '568 특허는 "Multi-Rate Radiocommunication Systems and Terminals"에 대한 것으로 네트워크에서 전송되는 패킷의 payload 타입에 따라 패킷의 우선순위를 정하는 기술에 대한 발명입니다. 네트워크의 대역폭을 초과하는 requests가 동시에 올 경우에 발생할 수 있는 전송 delay는 서비스 품질에 심각한 영향을 미칠 수 있는데, '568 특허는 payload의 타입(voice, video, data 등)에 따라 delay의 악영향이 큰 패킷을 먼저 처리하자는 발명입니다.

'215 특허는 "Method for Minimizing Feedback Responses in ARQ Protocols"에 대한 것으로 ARQ 프로토콜에서 패킷 유실 시에 수신 측에서 보내는 피드백 response를 동적으로 조절하여 낭비되는 대역폭 손실을 줄이는 기법입니다. 예를 들면, 100개 중에 1개의 패킷만이 유실되었다면 해당 패킷 번호만을 송신측에 보내면 됩니다만, 100개 중에서 50개의 패킷이 유실되었다면 bitmap 패턴으로 변경하여 보내는 것으로 변경하는 것입니다. '215 특허는 이를 구현하기 위하여 TIF(type identifier field)를 제안하였습니다.

'625 특허는 "Method and apparatus for discarding packets in a data network having automatic repeat request"에 대한 것으로 종래에는 패킷 유실을 추적하기 위하여 수신단에서 한정된 'reception window'를 가지고 해당 패킷을 모두 받아야 다음 윈도우 위치로 이동하게 됩니다. 그런데 특정 응용(telephony, video conferencing, and delay sensitive control Systems)에서는 0% 패킷 손실을 달성하기 위한 심각한 패킷 delay가 전혀 이득이 없을 수 있습니다. '625 특허는 송신단이 수신단으로 하여금 'reception window' 범위 밖의 패킷을 받을 수 있도록 조정할 수 있는 방법에 대한 발명으로써, 적절히 window을 이동하여 delay를 제거할 수 있고 손실된 패킷도 다시 받을 수 있게 됩니다.

본 사안에서 Ericsson은 위 특허들이 모두 IEEE 802.11n 표준의 SEP이라고 주장하였으며, RAND 조건으로 라이선스하기로 “grant a license under reasonable rates to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination”와 같이 약정하였다는 점이 인정되었습니다

3. 쟁점 및 CAFC 판단

D-Link는 1심법원이 배심원들에게 침해 대상 특허들이 RAND 조건의 실시인 점, 표준 중에 일부 특허인 점, 그리고 표준의 가치를 제거하고 특허 자체만의 실시인 점 등의 사항을 고려하여 실시료 상당의 손해액을 산정하도록 지침을 주어야 하나, 실제 Jury Instruction은 부적절하였다고 주장하였습니다. 이에 대하여 CAFC는 1심법원에서의 손해배상 산정에 대하여 침해대상 특허에 대한 합리적인 로열티 산정에 잘못이 있다고 보아 파기하고 CAFC의 설시에 따라 다시 재판하도록 환송하였습니다. 이에 따라 이루어질 환송 1심에서는 결과적으로 손해배상액이 감축될 것으로 보입니다.

CAFC는 배심 지침에서 실시료 상당 손해액 산정을 위해서 Georgia-Pacific 항목 15개 전부를 그대로 제시한 것은 잘못이라고 판단하면서, 법원이 사안에 실질적으로 적용 가능한 항목만을 제시하여야 한다고 보았습니다. 즉, Georgia-Pacific 항목 중에서 적어도 4, 5, 8, 9, 10번은 RAND 조건과 관련이 없거나 잘못된 기준을 제시한 것이라고 본 것입니다. 덧붙여 Ericsson이 "grant a license under reasonable rates to an unrestricted number of applicants on a worldwide basis with reasonable terms and conditions that are demonstrably free of unfair discrimination"할 것이라고 RAND 조건으로 라이선스할 것을 약정하였으므로, 1심법원이 배심지침에서 배심원들에게 단순히 "Ericsson’s obligation to license its technology on RAND terms"이라고만 알릴 것이 아니라 위와 같은 RAND terms의 내용을 구체적으로 설명해야 한다고 지적하였습니다.

또한 CAFC는 로열티 상당의 손해배상을 산정하기 위해서는 해당 특허가 표준으로 제정된 사유로 추가된 이익이 아니라, 개별 특허 자체로부터 발생된 가치만이 기준이 되어야 한다는 점을 배심원들에게 명백히 밝혀야 한다고 판단하였습니다.

참고로 사안에서 CAFC는 Ericsson의 특허기술이 노트북이나 라우터와 같은 제품에서 사용되는 것이 아니라 그 내부의 Wi-Fi 칩 수준에서 구현되는 것이므로 합리적인 라이선스 비용에 해당하는 손해배상액을 산정할 때에 그 기준이 되는 제품은 노트북 또는 라우터 등이 아니라 Wi-Fi 기능이 구현된 칩(smallest salable unit)이 되어야 할 것이라고 보았지만, D-Link가 이에 대한 적절한 주장을 소송과정에서 제기하지 않았던 사실을 확인하였습니다. 따라서 이에 대해서는 별도로 판단하지는 않았습니다.

결국 CAFC 판결에서 로열티 산정 시에 RAND 조건에 부합해야 하는 점, 해당 특허는 표준 전체 중에 일부인 점, 로열티 산정에는 표준의 가치가 빠진 특허 자체만의 가치를 기반으로 하여야 한다는 점 등에 대하여 배심원에게 손해배상액 산정에 관한 합리적 지침이 주어져야 하는데, 이를 위반한 1심법원 판결에 잘못이 있다고 판단한 것입니다.

4. 시시점

위 CAFC 판결은 표준특허에 대한 침해를 원인으로 손해배상 소송이 제기된 경우에 대응 지침이 될 수 있습니다. 즉, (1) 해당 특허가 전체 제품에서 어느 부분에 해당하는 지를 판단하여 가장 작은 부품 내지는 제품을 설정해야 하는 점,  (2) 해당 특허의 침해 부품(제품)에서의 비중을 판단하여 구체적인 공헌도에 따라 적절한 가치를 판단하여 한다는 점, (3) 해당 특허가 표준이라는 사실을 제외하고 특허 자체로 갖는 가치만이 손해산정에 포함되어야 하는 점 등에 대해서 구체적으로 다투어 볼 수 있을 것입니다.

정회목 변호사