[직무발명 분쟁] 종업원이 직무발명을 제3자 명의로 출원한 경우 채권자대위권 행사로 종업원의 지분을 이전 받을 수 있다는 판결

대법원은 2014. 11. 13. 직무발명의 완성 사실을 사용자에게 통지하지 아니한 채 발명자인 종업원이 그의 특허를 받을 수 있는 권리를 공동발명자인 제3자와 공모하여 위 제3자에게 양도하고 위 제3자가 단독으로 특허출원, 등록받도록 한 경우에 채권자대위권 행사의 행사로 사용자가 위 등록 특허권 중 종업원의 지분에 대하여 이전 받을 수 있다고 판시하였습니다. 그 내용은 아래와 같습니다.

1. 대법원 2014. 11. 13. 선고 2011다77313 판결의 법리

기존에 특허권의 이중 양도된 경우에 양도인이 양수인에 대하여 특허권에 대한 이전등록을 청구할 수 있다는 판결은 있었습니다만(대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결), 위 판결로써 대법원은 직무발명에 대하여도 같은 법리가 적용되고 사용자가 종업원의 이전등록청구권을 대위 청구할 수 있다고 명시하였습니다.

위 판결에서 대법원은 직무발명 사전승계 약정 등의 적용을 받는 종업원 등이 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 아니한 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자의 적극 가담 아래 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마친 경우에, 위 직무발명 완성사실을 알게 된 사용자 등으로서는 위 종업원 등에게 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 권리 승계의 의사를 문서로 알림으로써 위 종업원 등에 대하여 특허권이전등록청구권을 가지게 된다고 판시하였습니다. 그리고 위 이중양도는 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위로서 무효라고 할 것이므로, 사용자 등은 위 특허권이전등록청구권을 피보전채권으로 하여 종업원 등의 그 제3자에 대한 특허권이전등록청구권을 대위행사할 수 있다고 보았습니다.

2. 사실 관계의 개요

종업원 B가 원고 회사와 체결한 이 사건 발명약정은 직무발명 사전승계에 관한 약정의 범위 내에서 유효하다는 점, Q22 합금 발명 중 종업원 B가 기여 부분은 원고 회사와의 관계에서 종업원 B의 직무발명에 해당한다는 점, 그럼에도 불구하고 종업원 B는 위 합금 발명 완성사실을 원고 회사에 통지하지 아니한 채 위 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 B의 지분을 공동발명자 A에게 양도한 점 등이 인정되었습니다.

이어 대법원은 종업원 B, 공동발명자 A 사이의 위 종업원 B 지분의 이중양도는 공동발명자 A의 적극 가담 아래 이루어진 것으로서 민법 제103조에서 정한 반사회질서의 법률행위에 해당하여 무효라고 봄이 상당하나, 이 사건에서 사실심 변론종결시까지 발명진흥법에서 정한 바에 따라 Q22 합금 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리 중 종업원 B 지분을 원고 회사에 승계하기 위한 어떠한 절차도 이행된 바 없음을 확인하였습니다.

3. 사용자의 이전등록청구권에 대한 판단

대법원은 원고 회사가 종업원 B에게 Q22 합금 발명에 대한 권리 중 종업원 B 지분에 관하여 직무발명 사전승계 약정에 따른 승계 의사를 문서로 알리고, 위 발명에 대하여 공동발명자 A 앞으로 등록된 특허권 중 종업원 B 지분에 관하여 공동발명자 A를 상대로 종업원 B를 대위하여 종업원 B에게 이전등록할 것을 청구하고, 동시에 종업원 B를 상대로 원고 회사에게 순차 이전등록할 것을 청구할 수 있음은 별론으로 하고, 위 특허권에 관하여 직접 원고 회사에게 이전등록할 것을 청구할 수는 없다고 판단하였습니다.

4. 정리

특히 대법원은 위 판결에서 "발명진흥법 제12조 전문, 제13조 제1항, 제3항 전문, 발명진흥법 시행령 제7조가 종업원 등으로 하여금 사용자 등에게 직무발명 완성사실을 문서로 통지하도록 하고, 사용자 등이 위 통지를 받은 날부터 4개월 이내에 그 발명에 대한 권리의 승계 여부를 종업원 등에게 알리지 아니한 경우 그 승계를 포기한 것으로 간주되는 효과가 부여되는 점 등에 비추어 보면, 사용자 등이 종업원 등의 위 통지가 없음에도 다른 경위로 직무발명 완성사실을 알게 되어 직무발명 사전승계 약정 등에 따라 그 발명에 대한권리를 승계한다는 취지를 종업원 등에게 문서로 알린 경우에는 종업원 등의 직무발명완성사실 통지 없이도 같은 법 제13조 제2항에 따른 권리 승계의 효과가 발생한다고 보아야 한다"고 판시하였으므로 사용자가 인지한 시점에서 4개월 이내에는 승계여부를 통지하여야 승계가 인정되어 이전등록청구권도 발생하게 될 것입니다.

위 판결에서는 사용자가 종업원에 대하여 발명진흥법에 따른 승계절차를 밟지 않았기 때문에 이전등록을 청구할 수 없다고 판단한 것이지만, 앞으로 사용자는 종업원을 발명 사실을 인지한 시점에서 법이 정한 기간 내에 승계절차를 진행하여 이전등록청구권을 확보하여야 할 것입니다.

정회목 변호사