[영업비밀 특허침해 직무발명 분쟁] 영업비밀 또는 특허 침해소송의 대응으로써 직무발명보상금 청구소송

서울중앙지방법원 2014. 1. 17. 선고 2013가합13271 판결

1. 영업비밀 침해 소송의 반격으로써의 직무발명 보상금 소송의 제기

D는 B회사의 공장장으로 근무하다가 2007. 10. 31. 퇴사 후에 동종영업을 하는 E회사를 설립하였고, A는 2005. 10. 10. B회사에 입사하여 설계부서를 총괄하는 설계팀장으로 근무하다가 2007. 12. 24. 퇴사하고 바로 E회사에 입사하였습니다.

A는 B회사의 영업비밀인 코팅기계 설계도면을 볼래 반출한 후에 E회사에 입사하여 D와 함께 반출된 설계도면을 이용하여 코팅기계를 제작 판매하였다는 범죄사실로 기소되어 2011. 2. 11. 1심에서 영업비밀누설죄 및 업무상배임죄로 유죄가 선고된 후에 항소 및 상고가 모두 기각되어 확정되었고, 영업비밀 침해금지 및 손해배상 민사소송에서도 2012. 8. 23. 1심에서 일부인용되는 판결이 선고된 후에 항소 및 상고가 모두 기각되었습니다.

이에 대하여 A가 B회사와 그 대표이사 C를 상대로 이 사건 발명의 진정한 발명자는 A임에도 불구하고 B회사의 대표이사가 자신을 발명자 및 특허권자로 출원하여 A의 특허받을 권리를 침해한 불법행위에 대한 손해배상을 청구한 것입니다.

2. 법원의 판단

직무발명 사실이 인정되려면 A가 이 사건 발명의 완성에 실질적으로 기여하여 발명자로 인정되어야 합니다. A가 당시 B 회사의 설계팀장으로 관련 업무를 처리하였고 연구개발비용 자료의 연구권 인건비를 받은 사람으로 기재된 사실은 인정되지만 이러한 사정만으로 A가 이 사건 발명의 발명자임을 인정할 수는 없다고 보았습니다.

특히 법원은 B회사가 2008. 11.경 A에게 이 사건 발명의 특허권을 침해하지 말라는 통고서를 보냈고, 영업비밀 침해를 이유로 고소, 금지가처분, 손해배상 소송을 제가하였음에도 A가 한번도 B회사에 항의하거나 이 사건 발명의 발명자가 자신임을 주장한 사실이 없다는 사실을 주목하였습니다. A가 이에 대하여 침해가 인정된 영업비밀은 이 사건 발명을 포함하고 있지 않다고 주장하였으나 1건의 발명은 침해가 인정된 영업비밀에 포함된 것으로 보았던 것입니다.

또한 A는 소외 F회사가 이 사건 발명에 관한 연구비를 지원하여 A가 B회사의 직무담당자로서 이 사건 발명을 한 것이라고 주장하였습니다. 그러나 법원은 B회사와 F회사 간에 이 사건 발명에 대한 권리 귀속에 대한 논의가 있어야 하나 어떠한 논의도 있었던 것으로 보이지 않고, 연구 기간도 A가 입사하기 전의 기간으로 기재되어 있었고, A가 한 관련 형사사건 진술에서도 A 입사 후에 특별히 새로운 기술의 개발은 없었다고 진술하였다는 점을 인정하여 A가 발명자라는 A의 주장을 배척하였습니다.

3. 시사점

A는 B회사가 제기한 형사고소, 민사소송에서 특허발명 또는 영업비밀이 A가 발명한 직무발명에 해당한다는 항변을 전혀 하지 않고 있다가 이전 소송들이 마무리되는 시점에서 본 소송을 제기하였던 것으로 보입니다. 다만, 법원은 결국 이전 사건들의 경과에서 A가 보인 태도를 함께 고려하여 이 사건 특허의 발명자로 보지 않은 것으로 보입니다.

A는 B회사로부터 특허침해의 경고장을 받고 영업비밀 침해소송이 제기된 직후부터 체계적으로 방어 전략을 수립하여야 하였으며, 특히 이 사건 특허의 진정한 발명자라는 주장이 성립할 경우에 B회사로써는 상당한 위험이 발생하므로 합의가 성립할 가능성도 높았을 것으로 보입니다.

결국 이 사건은 영업비밀 침해 또는 특허침해 소송에서 해당 지적재산권의 진정한 발명자로서 직무발명임을 주장하려면 사건 초기부터 사건 전체를 조망할 수 있는 법률전문가와 함께 체계적인 대응을 준비하는 것이 필요하다는 사실을 보여주었다고 할 수 있습니다.

정회목 변호사