[직무발명 배임 분쟁] 종업원이 직무발명을 신고 없이 무단으로 제3자 명의로 특허 출원하는 경우의 책임

대전지방법원 2014. 6. 12. 선고 2011가합8564 판결

1. 배임죄 성립

종업원이 직무발명을 사용자에게 신고하고 무단으로 출원하면 형사상 책임을 지게 됩니다. 연구개발 이사가 외부 연구원과 협력연구로 개발, 완성한 기술을 회사에 알리지 않고 외부 연구원이 특허등록을 받도록 한 것이 발각된 사건에서 업무상 배임죄가 성립한다는 판결이 있습니다(대법원 2012. 11. 15. 선고 2012도6676 판결).

"직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 사용자에게 승계한다는 약정 또는 근무규정의 적용을 받는 종업원은 그 특허권의 취득에 협력해야 할 의무를 부담하고, 이것은 자기사무의 처리라는 측면과 아울러 상대방의 재산보전에 협력하는 타인 사무의 처리라는 성격을 동시에 갖는다. 따라서, 종업원 A 이사는 배임죄의 주체인 “타인의 사무를 처리하는 자”의 지위에 있다. 위와 같은 지위에 있는 종업원이 임무를 위반하여 직무발명을 완성하고도 그 사실을 사용자 등에게 알리지 않은 채 그 발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리를 제3자(B)에게 이중으로 양도하여 제3자가 특허권 등록까지 마치도록 하는 등으로 그 발명의 내용이 공개되도록 하였다면, 이는 사용자 등에게 손해를 가하는 행위로서 배임죄를 구성한다."

2. 손해배상 책임

배임죄의 유죄판결을 받으면 불법행위라는 점은 확정되었므로 해당 행위로 인한 손해배상 책임이 인정될 수 있습니다. 이 경우에 특별한 사정이 없다면 직무발명을 신고하지 않은 연구원이 손해배상 책임을 피하기는 쉽지 않습니다. 본 사건에서 법원은 발명자 연구원에 대해서는 2억원, 출원명의 회사에 대해서는 3억원의 손해배상 판결을 하였습니다. 직무발명을 신고하지 않고 외부자 명의로 출원한 사례에서 상당한 액수의 손해배상 판결이 난 것인데, 특히 해외출원 후 심사 및 등록을 포기한 부분이 손해배상 책임의 주요 이유가 되고 있습니다.

따라서 직원이 직무발명을 회사에 보고하지 않고 타인 명의로 특허 출원하였다면 배임죄의 책임을 물을 수 있고, 배임죄 판결을 받으면 특별한 사정이 없는 한 민사상 불법행위가 성립하여 손해배상책임도 발생합니다.

그리고 위 사건에서 특이한 부분은 종업원이 직무발명을 완성한 후 지체 없이 보고할 의무가 있지만 발명자주의 원칙상 승계 이전에는 아직 회사에게 그 발명에 관한 소유권이 이전된 것은 아니라고 보아, 회사의 영업비밀유출 책임을 인정되지 않았습니다.

정회목 변호사