[상표분쟁 등록무효] 등록상표 '김경철 도초섬초' 중의 ‘섬초’ 가 상표법 제90조 제1항 제2호(보통명칭), 제4호(관용표장)에 해당하지 않는다고 본 판결

특허법원 2018. 12. 6. 선고 2018허5013 등록무효 판결

1. 사실관계

가. 피고의 이 사건 등록상표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일: 상표등록 제1281817호/ 2016. 12. 5./ 2017. 9. 1.

2) 구성: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제31류의 신선한 시금치(도초섬에서 지배된 것)

나. 원고의 선등록상표

1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표등록 제336401호/1995. 1. 23./1996. 3. 29./2016. 3. 24.

2) 구성: 

3) 지정상품: 상품류 구분 제29류의 시금치, 봄동, 하루나, 달래, 냉이,

제31류의 시금치, 봄동, 하루나, 달래, 보리, 냉이

2. 법원의 판단

등록상표 중 ‘섬초’ 부분이 ‘겨울철 노지 시금치’를 지칭하는 보통명칭 또는 관용표장에 해당하는지 살펴본다.

일부 인터넷 포털 사이트에 게시된 신문기사나 블로그 게시물, 질의응답란 등에서 ‘섬초’가 시금치, 비금도 시금치, 신안군 시금치를 의미한다고 기재되어 있는 사실, 일부 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 지식백과 등에 ‘겨울 노지 시금치가 포항초, 섬초, 남해초 등의 지역 이름을 달고 있다’는 내용이 게시된 사실은 인정된다.

그러나, 일부 인터넷 사이트에서 비금도나 전라남도 신안군에서 재배된 시금치를 ‘섬초’로 부르고 있다고 하여 실제 거래계나 일반 소비자들이 ‘섬초’를 ‘겨울철 노지 시금치’의 보통명칭이나 관용표장으로 사용하고 있다고 단정하기는 어려운 점, 섬초 외에 포항초, 남해초 등도 ‘겨울 노지 시금치’의 의미로 사용되고 있는데 세 가지 다른 명칭이 하나의 뜻을 가지는 보통명칭이나 관용표장이 될 수 없는 점, 더욱이 인터넷 포털 사이트의 질의응답란은 작성자가 누구인지 불분명하고, 응답의 진위 여부도 알 수 없는 점, 인터넷 포털 사이트에서 제공하는 지식백과 역시 그 편찬과정과 검증이 확실하지 않아 게시된 내용을 그대로 믿기는 어려운 점 등에 비추어 보면, 위 인정 사실만으로는 실제 거래계에서 ‘섬초’를 ‘겨울철 노지 시금치’의 보통명칭이나 관용표장으로 사용하고 있다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

오히려 원고는 선등록상표의 상표권자로서 원고 조합원들이나 원고와 상표사용권 계약을 체결한 지역농업협동조합 조합원들이 재배한 시금치에 한하여 선등록상표를 사용할 수 있도록 하는 등 선등록상표의 보호를 위해 적절한 관리와 조치를 취하여 왔던 것으로 보이고, 이 사건 등록상표의 출원 당시 해당 상품의 동업자들이 이를 자유롭게 사용하게 되었다고 볼 수는 없다.

① 전라남도 신안군 비금도 주민들은 1980년대 후반부터 겨울철에 비금도의 노지에 시금치를 재배해 왔다. 원고가 1993년경 비금도의 시금치 재배 농가들과 위탁판매계약을 체결하여 판매를 시작하였고, 1995. 1. 23. 시금치 외 5종의 농작물을 지정상품으로 하여 이 사건 상표등록을 출원한 후 원고의 조합원이 생산하는 시금치 등에 위 상표를 사용하여 왔다.

② 중앙일보가 주최하고 산업통상자원부 등이 후원하는 2018년 국가브랜드대상에서 선등록상표는 농식품분야에서 대상을 수상했고, 신안군에서는 선등록상표의 명성을 유지하기 위한 사업계획을 준비하여 중소벤처기업부로부터 산업특구로 지정을 받았다.

③ 원고는 광주지방법원 목포지원 2011카합2호로 도초농업협동조합을 상대로 선등록상표의 사용금지 등을 구하는 가처분신청을 하여 2011. 2. 21. 일부 인용 결정을 받았다.

④ 원고는 전라남도 신안군에 속하는 여러 섬들에 있는 지역농업협동조합들이 설립한 조합공동사업법인에게 선등록상표의 사용권을 주고 매년 700만 원의 사용료를 지급받기로 하였고, 2016년과 2017년에 조합공동사업법인과 사이에 이를 반영하여 수익을 정산한 바 있다.

정회목 변호사