[상표분쟁 상표무효] 상표등록무효 사건에서 등록상표와 선등록상표가 서로 유사한 표장이라고 할 수 없다고 한 사례

특허법원 2018. 11. 2. 선고 2018허4843 판결

A가 커피(Coffee) 등을 지정상품으로 하고 “ ”로 구성된 등록상표의 상표권자 B를 상대로 등록상표가 “”, “”, “” 등 선등록상표⋅서비스표들과 표장 및 지정상품이 동일하거나 유사하여 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제7호에 해당한다고 주장하면서 등록무효심판을 청구한 사안이다.

등록상표와 선등록상표⋅서비스표들은 모두 ‘TOM’ 또는 ‘TOMS’라는 부분을 포함하고 있다는 공통점이 있기는 하나, 등록상표 출원일 이전에 커피 등과 동일⋅유사한 상품이나 서비스에 관하여 “TOM'S CABIN”, “Tom's ville”, “TOMCAT” 등 ‘TOM’ 또는 ‘TOM’S’를 포함하는 다수의 상표들이 출원공고 또는 등록되어 있었던 사정에 비추어, 등록상표 중에서 ‘TOM’ 또는 ‘TOMS’ 부분은 지정상품과의 관계에서 식별력이 미약하다고 보일 뿐만 아니라 이를 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지도 않아, 등록상표에서 ‘TOMS’ 부분은 상표등록출원 시나 등록결정 시를 기준으로 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없고,

‘ROASTING CO.’ 부분은 ‘(커피 등을) 볶는 회사’의 의미를 가지고 있어 지정상품인 ‘커피’ 등과 관련하여 상품의 ‘생산방법 또는 가공방법’ 등을 나타내는 기술적 표장과 ‘회사’를 나타내는 보통명칭으로서 식별력이 없거나 미약하여 요부가 될 수 없으므로, 선등록상표⋅서비스표들과 대비할 때 등록상표는 표장 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 할 것인데, 등록상표와 선등록상표⋅서비스표들은 비록 관념은 일부분이 서로 유사하더라도, 외관이 서로 확연히 구별되고 호칭도 출처의 혼동을 일으킬 염려가 있다고 볼 수 없어 등록상표는 선등록상표⋅서비스표들과 표장이 유사하다고 보기 어려우므로, 구 상표법 제7조 제1항 제7호에 해당하는 등록무효사유가 존재한다고 볼 수 없다고 한 판결입니다.

정회목 변호사