[특허분쟁 권리범위확인] 확인대상발명은 특허발명과 차이점을 파악할 수 있을 정도로 명확히 특정되어 있지 아니하다고 보아 실시자의 소극적 권리범위확인을 기각한 판결

특허법원 2018. 12. 20. 선고 2018허1554 권리범위확인 판결

1. 사실관계

가. 원고들의 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭: 셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는 방법

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2014. 3. 27. / 2015. 5. 12./ 제1521237호

3) 청구범위

【청구항 1】동전이나 신용카드를 인식하여 예비세척, 거품솔, 고압헹굼, 왁스, 폼건세차, 하부세차, 샤워세차를 위한 세차작업시간을 제공하고 이들 세차작업모드 중에서 하나의 세차작업모드 선택시 해당 세차모드를 진행하면서 주어진 작업시간 즉, 세차시간을 디스카운팅하는 셀프세차를 위한 세차시간 처리방법에 있어서, 상기 예비세척, 거품솔, 고압헹굼, 왁스, 폼건세차, 하부세차, 샤워세차에 대해 카운팅계수를 각기 다르게 설정하여 작업모드 선택에 따라 디스카운팅하는 속도를 달리 카운팅하는 설정단계; 및 상기 예비세척, 거품솔, 고압헹굼, 왁스, 폼건세차, 하부세차, 샤워세차 중에 하나의 세차모드 선택시 해당 세차모드를 진행하면서 셀프세차를 위해 주어진 작업시간 즉, 세차시간을 설정된 속도로 디스카운팅하는 세차시간 디스카운팅 처리단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는 방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

4) 발명의 개요

가) 기술분야: 이 사건 특허발명은 동전 및 카드를 인식하는 화폐인식기를 통해 인식된 금액에 따른 세차시간 동안 셀프세차 작업메뉴별 선택에 따라 세차시간을 차등화시킨 셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는 방법에 관한 것이다(식별번호 [1]).

나) 종래기술 및 문제점: 종래의 셀프세차는 작업메뉴가 예비세척, 거품솔, 고압 헹굼, 왁스 등으로 단순화된 명령 모드를 사용하여 차량을 세척하고 있다. 그러나 작금에 폼건세차, 하부세차, 샤워세차 등의 새로운 세차기능이 개발되었는데, 이들은 종래 셀프세차에 비하여 가격에 월등한 차이가 있어 폼건세차용 코인기, 하부세차용 코인기, 샤워세차용 코인기와 같이 개별적인 요금체계를 가진 별도로 코인기를 설비하여 요금을 책정하고 있다. 그리고 이러한 작업메뉴에 따른 요금체계는 모두 동일하게 정상적인 초단위 1씩 디스카운팅되는 방식이다(식별번호 [4]~[7]).

다) 기술적 과제: 이 사건 특허발명은 한 장소에 일반셀프 코인기, 폼건세차 코인기, 하부세차 코인기, 샤워세차 코인기와 같이 4개의 코인기로 분리된 것을 하나의 셀프세차시스템(셀프세차코인기)으로 일체화함으로써, 세차고객인 이용자는 하나의 코인기에서 필요한 세차기능을 자유자재로 선택하여 세차할 수 있고, 사업주에게도 하나의 코인기로 적정한 요금을 받을 수 있도록 하는 셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는 방법을 제공하고자 하는데 목적이 있다(식별번호 [9]~[11]).

라) 효과: 이 사건 특허발명은, 하나의 셀프세차시스템에 예비세척, 거품솔, 고압헹굼, 왁스, 폼건세차, 하부세차, 샤워세차 등의 기능을 구비하고 세차작업모드에 따라 카운팅계수를 각기 다르게 설정하여 디스카운팅함으로써, 세차고객인 이용자는 하나의 코인기로 필요한 세차기능을 자유자재로 선택하여 세차를 할 수 있는 효과와, 사업주는 코인기를 증설할 필요가 없어 비용을 절감할 수 있는 효과와, 세차고객인 이용자가 세차시간을 작업모드별로 맘대로 활용할 수 있어 사업주는 세차시간이 늘어나는 만큼 비례하여 수익을 창출할 수 있는 효과가 있다.(식별번호 [17]~[20]).

나. 확인대상발명(2017. 9. 1.3) 심판청구서에 첨부된 것

피고가 장래 실시예정이라고 특정한 확인대상발명은 ‘셀프세차를 위한 세차시간 처리방법’에 관한 것으로, 그 설명서 및 도면은 별지 1 ‘보정 전 확인대상발명의 설명서 및 도면’ 기재와 같다(이하 ‘보정 전 확인대상발명’이라 한다).

다. 선행발명들

1) 선행발명 1

선행발명 1은 1996. 1. 23. 공개된 일본 공개특허공보 특개평8-20314호에 게재된 ‘스프레이 세차장치’에 관한 것이다.

2) 선행발명 2

선행발명 2는 2010. 11. 17. 발행된 일본 특허공보 특허 제4583677호에 게재된 ‘스프레이식 세차기’에 관한 것이다.

3) 선행발명 3

선행발명 3은 2009. 4. 30. 공개된 일본 공개특허공보 특개2009-90896호에 게재된 ‘세차 설비’에 관한 것이다.

라. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2017. 9. 1. 특허심판원에 2017당2792호로 원고들을 상대로, ‘보정 전 확인대상발명은 자유실시기술에 해당한다는 등의 이유로 이 사건 제1항 내지 제5항 발명의 보호범위에 속하지 않는다.’는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다(이하 ‘이 사건 심판청구’라 한다).

2) 피고는 2017. 10. 20.에 보정 전 확인대상발명을 별지 2 ‘보정 후 확인대상발명의 설명서 및 도면’ 기재와 같이 보정하였다(이하 ‘이 사건 확인대상발명의 보정’이라 한다).

3) 이에 특허심판원은 2017. 12. 27. ‘이 사건 확인대상발명의 보정은 요지변경에 해당하고, 보정 전 확인대상발명은 피고가 장래 실시예정인 것으로 적법하게 특정되어 있다. 또한 이 사건 특허발명은 공서양속에 반한다고 볼 수 없다. 그러나 보정 전 확인 대상발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 비교대상발명 1 내지 3으로부터 쉽게 발명할 수 있는 자유실시기술에 해당하므로, 이 사건 제1항 내지 제5항 발명의 보호범위에 속하지 아니한다.‘고 판단하여 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 특허법원의 판단

가. 이 사건 확인대상발명 보정의 요지변경 여부

1) 관련 법리

특허법 제140조 제2항 본문은 “제1항의 규정에 따라 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다”고 규정하고 있다. 이 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데 있으므로, 그 보정의 정도가 확인대상발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 설명서 및 도면에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성 부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 아니한다(대법원 2014. 2. 13. 선고 2012후610 판결 등 참조).

2) 보정사항

이 사건 확인대상발명의 보정은, ① 세차작업모드를 ‘세척, 거품솔, 왁스, 폼건세차’에서 ‘예비세척, 거품솔, 왁스, 샤워세차, 스노우폼, 하부세차’로 변경한 것(이하 ‘보정사항 1’이라 한다)과, ② 세차시간의 디스카운팅 속도를, ‘폼건세차의 경우 4배속으로 디스카운팅되는 것’을 삭제하고, ‘하부세차의 경우 1초 단위 1씩으로 하고, 스노우폼세차 경우 1초 단위 2씩 디스카운팅되는 것’으로 변경한 것(이하 ‘보정사항 2’이라 한다)과, ③ 카운팅 계수 설정단계를 새로이 추가한 것(이하 ‘보정사항 3’이라 한다)과, ④ 도면을 아래와 같이 변경한 것(이하 ‘보정사항 4’라 한다)을 포함하고 있다

보정 전 확인대상발명	보정 후 확인대상발명

3) 판단

보정사항 1은 세차작업모드에서 ‘폼건세차’를 삭제하고 ‘샤워세차’, ‘스노우폼’, 및 ‘하부세차’를 새로이 추가함으로써 보정 전․후의 확인대상발명의 세차작업모드 종류를 전혀 다르게 변경한 것이고, 보정사항 2는 세차시간의 디스카운팅 속도를, 폼건세차의 경우는 삭제하고 샤워세차, 하부세차 및 스노우폼의 경우는 새로이 설정함으로써 보정 전․후의 확인대상발명의 디스카운팅 속도를 전혀 다르게 변경한 것이다. 또한 보정사항 3은 카운팅 계수 설정단계를 새로이 추가한 것이고, 보정사항 4는 보정 전․후 확인대상발명의 도면을 전혀 다른 도면으로 변경한 것이다. 따라서 확인대상발명의 위 보정은 보정 전 확인대상발명의 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 있어야 할 구성부분을 부가한 것이라 할 수 없으므로, 보정 전․후 확인대상발명은 그 동일성이 유지되지 않는다. 결국 확인대상발명의 위 보정은 요지변경에 해당하고(이에 대해 피고는 명시적으로 다투고 있지 않고 있다), 이하에서는 보정 전 확인대상발명을 그 대상으로 하여 판단하기로 한다.

나. 보정 전 확인대상발명의 특정 여부

1) 관련 법리

특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 한다. 그 특정을 위하여 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조). 한편, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결). 따라서 이하에서는 확인대상발명의 특정 여부에 관하여 직권으로 살펴본다.

2) 구체적 검토

가) ‘카운팅계수 설정단계’ 대비

(1) 이 사건 제1항 발명은 ‘셀프세차를 위한 시간 소모치를 차등화하여 처리하는 방법’에 관한 것으로서, 세차작업모드의 카운팅계수를 각기 다르게 설정하여 작업모드선택에 따라 디스카운팅하는 속도를 달리 카운팅하는 설정단계와, 그 설정된 속도로 세차시간을 디스카운팅하는 처리단계의 두 단계로 이루어져 있다.

(2) 그런데 보정 전 확인대상발명에는, “세척, 거품솔, 왁스세차 작업모들로 선택했을 경우에는 정상적인 1초 단위로 세차작업시간이 디스카운팅되는 반면, 폼건세차모드를 선택할 경우에는 세차작업시간이 4배속으로 디스카운팅되며, 한 번 주어진 세차작업시간 도중 세차모드를 변경할 수 있다.”고만 기재되어 있으므로, 세차작업모드의 카운팅계수를 설정하여 디스카운팅 속도를 카운팅하는 설정단계가 포함되는지 여부에 관하여 아무런 기재가 없다. 또한 보정 전 확인대상발명에 위와 같이 기재된 사항만으로는 통상의 기술자에게 카운팅계수 설정단계가 포함됨이 자명하다고 단정하기 어렵다.

(3) 나아가 셀프세차를 위한 세차시간 처리방법에는, 각 세차작업모드의 카운팅계수를 직접 설정할 수 있는 설정단계가 포함될 수도 있고, 셀프세차기 내에 세차작업모드의 카운팅계수가 고정되어 카운팅계수 설정단계가 포함되지 않을 수도 있을 것인데, 이 사건 특허발명은 특별히 ‘카운팅계수 설정단계’를 중요 구성요소로 하여 보호범위를 정하고 있다.

(4) 결국 보정 전 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 ‘카운팅계수 설정단계’와 대비하여 그 차이점을 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 봄이 상당하다.

나) ‘카운팅계수 값’ 대비

(1) 세차작업모드의 감산속도를 결정하는 카운트계수 값에 관하여, 이 사건 제2항 발명에는 “예비세척, 거품솔, 고압헹굼, 왁스, 폼건세차, 하부세차, 샤워세차 중에 하나의 세차모드 수행시 주어진 세차시간을 1초 단위 1씩 디스카운팅하는 것”으로 기재되어 있고, 이 사건 제3항 발명에는 “예비세척, 거품솔, 고압헹굼, 확스, 폼건세차, 하부세차, 샤워세차 중에 하나의 세차모드 수행시 주어진 작업시간을 1초 단위 3씩 3배속 또는 4씩 4배속 또는 5씩 5배속으로 디스카운팅하는 것”으로 기재되어 있으며, 이 사건 제5항 발명에는 “세차시간 처리방법으로 1초 단위 1씩 디스카운팅하는 기본적인 것을 포함하여 이를 벗어난 발상으로 1초 단위 3씩 3배속 또는 4씩 4배속 또는 5씩 5배속으로 디스카운팅하는 것”으로 기재되어 있다.

(2) 그런데 보정 전 확인대상발명에는, “세척, 거품솔, 왁스세차 작업모들로 선택했을 경우에는 정상적인 1초 단위로 세차작업시간이 디스카운팅되는 반면, 폼건세차모드를 선택할 경우에는 세차작업시간이 4배속으로 디스카운팅되며”로 기재되어 있을 뿐이다.

(3) 이 사건 특허발명과 보정 전 확인대상발명을 대비해보면, 이 사건 특허발명은 세차작업모드에 대하여 세차작업시간이 1초 단위 몇씩 감산되는지 그 카운트계수 값이 명확히 특정되어 있는 반면에, 보정 전 확인대상발명은 세차작업시간이 1초 단위로 감산되거나 4배속으로 감산되는 것으로만 기재되어 있을 뿐 1초 단위 몇씩 감산되는지가 명확히 특정되어 있지 않다. 그런데 셀프세차 시스템에 있어서 1초 단위 몇씩 감산되는지에 따라 감산속도가 달라져 사업주의 수익에 직접적인 영향을 미치는 점을 고려하면, 보정 전 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 ‘카운팅계수 값’과 대비하여 그 차이점을 파악할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

이상에서 살펴 본 바와 같이, 이 사건 심판청구는 보정 전 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 볼 수 없어 부적법하므로, 이를 각하하여야 한다. 그런데도 이 사건 심결은 이를 각하하지 아니한 채 보정 전 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하였으므로 위법하다.

정회목 변호사