[상표디자인 침해분쟁] 등록디자인은 선행디자인 2와 유사하여 권리범위가 부정되고, 피고 사용표장은 상표적 사용으로 볼 수 없다고 본 특허법원 판결

특허법원 2019. 2. 1. 선고 2018나1077 판결 [특허권 등 침해금지 등]

등록디자인과 선행디자인 2는 ①콘크리트 평판부 위에 다수의 리브(Rib, 뼈대)가 돌출된 점, ②다수의 리브가 평판부의 세로 방향으로 전체에 걸쳐 길게 형성된 점, ③ 각 리브에서 평판부 상면과 접하는 부분이 좌우 양쪽 모두 오목하게 들어가 있는 점, ④각 리브의 상단은 너비가 높이보다 약간 긴 직사각형의 형상인 점, ⑤리브 상단의 길이가 하단의 길이보다 상대적으로 길게 보이는 점, ⑥리브 상단의 폭 길이와 하단의 폭 길이가 같은 것으로 보이는 점 등에서 공통된다.

(1) 이 사건 등록 디자인  

(2) 선행디자인 2  

반면 ㉠등록디자인은 콘크리트 평판부 위에 5개의 리브가 돌출되어 있으나 선행디자인 2는 4개의 리브가 돌출되어 있는 점, ㉡등록디자인의 양 측면에는 2단의 단턱이 형성되어 있지만, 선행디자인 2는 측면에 이러한 2단의 단턱이 형성되었는지를 알 수 없는 점 등에서 차이가 있다. 다음과 같은 이유로 양자는 유사하다. ⓐ공통점 중 ④, ⑤, ⑥은 선행디자인 1, 3, 4와 차이가 나는 부분인 점, 등록디자인의 심미감에 가장 큰 영향을 줄 것으로 보이는 리브의 구체적 형상에 관한 것인 점에 비추어 볼 때 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 높게 평가하여야 한다. ⓑ한편 차이점 ㉠에 관하여 보건대, 등록디자인 및 선행디자인 2의 디자인의 대상이 되는 물품은 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판 내지 슬래브 제품으로 설치되는 곳의 면적에 따라 리브의 개수를 쉽게 변경할 수 있는 점, 실제 피고도 리브의 개수만 달리하여 피고 제품들을 생산한 사실이 인정되는 점 등에 비추어 보면, 차이점 ㉠은 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다. ⓒ차이점 ㉡에 관하여 보건대, 이 사건 각 등록디자인에서 평판부 양 측면의 단턱부는 콘크리트 평판부의 하단의 측면에 작게 형성되어 있어 이 사건 각 등록디자인에서 차지하는 비중이 매우 낮고 눈에 잘 띄는 부분이 아니므로, 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

피고는, , , 라는 명칭을 사용하였지만 다음과 같은 점에서 상표적 사용으로 볼 수 없다. ①‘MIR’은 ‘Multi Inverted Rib’ 또는 ‘Multi Inverted Ribbed’의 약자로서 콘크리트 바닥판 상면에 복수 개의 리브가 돌출된 구조를 의미한다. ‘MIR’는 건축학과 관련된 “MIR(Multi Inverted Rib) 슬래브 시스템”이라는 논문의 제목으로도 사용되었다. 또한 PC 공법의 종류를 소개하는 자료에서 MIRS(MIR 뒤에 Slab까지 붙여 약칭한 것이다)는 역 RIB 계열의 일종으로서 주요 PC 공법의 종류 중 하나로 소개되고 있다. 따라서 MIR은 피고 제품들과의 관계에서도 수요자나 거래관계자에게 ‘Multi Inverted Rib’ 또는 ‘Multi-Inverted Ribbed’의 약자로 인식될 여지가 크다. ②피고가 사용하는 태양도 ‘MIR’가 ‘Multi Inverted Rib’의 약자임을 설명하였거나 , 과 같이 공법임을 표시하였다.

1. 사실관계

가. 원고의 이 사건 각 등록디자인권

1) 아래 2)항 기재 이 사건 등록디자인 및 3)항 기재 이 사건 유사디자인(함께 ‘이 사건 각 등록디자인’)은 대흥과 한국건설기술연구원(‘건기연’)이 공동으로 출원하여 등록받았으나, 원고가 2016. 7. 25. 이 사건 각 등록디자인권 중 건기연의 지분을 전부 양수하고 이전등록까지 마침으로써 현재는 원고와 대흥이 공유하고 있다.

2) 이 사건 등록디자인

○ 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제0587231호/ 2008. 9. 2./ 2011. 1. 26.

○ 디자인의 대상이 되는 물품: 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판

○ 디자인의 설명

(1) 재질은 콘크리트, 철근 및 강선임.

(2) 본 물품은 공장에서 미리 제작된 콘크리트 바닥판으로, 얇은 판으로 된 하부 플랜지 상면에 다수 개의 리브를 일체로 형성한 것임.

○ 디자인 창작의 요점: 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판의 형상과 모양의 결합을 디자인창작내용의 요점으로 함.

○ 주요 도면

나. 원고의 이 사건 각 등록상표권

1) 아래 2)항 기재 이 사건 제1 등록상표 및 아래 3)항 기재 이 사건 제2 등록상표(함께 ‘이 사건 각 등록상표’)도 대흥과 건기연이 공동으로 출원하여 등록받았으나, 원고가 2016. 7. 25. 이 사건 각 등록상표권 중 건기연의 지분을 전부 양수하고 이전등록까지 마침으로써 현재는 원고와 대흥이 공유하고 있다.

2) 이 사건 제1 등록상표

○ 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제0860116호/ 2009. 11. 10./ 2011. 4. 7.

○ 구성: 

○ 지정상품: 상품류 구분 제19류의 건축용 기성 콘크리트 바닥판

3) 이 사건 제2 등록상표

○ 등록번호/ 출원일/ 등록일: 제0860019호/ 2009. 11. 10./ 2011. 4. 7.

○ 구성: 

○ 지정상품: 상품류 구분 제19류의 건축용 기성 콘크리트 바닥판

다. 선행디자인들

1) 선행디자인 1

2003. 8. 10.자 유럽특허공개공보 EP1350898A1호에 기재된, ‘precasts concrete slab’에 관한 디자인으로 주요 도면은 아래와 같다.

2) 선행디자인 2

인터넷 네이버 카페(http://cafe.naver.com/sybshim1/836)에 2007. 2. 25. 게시된, ‘precast slab’에 관한 디자인으로 아래 도면과 같다.

라. 피고 제품들 및 피고 표장들

1) 피고는 별지1 목록 기재 각 슬래브 제품을 생산․판매하였다(이하 별지1 목록 제1항 기재 제품을 ‘피고 제1 제품’이라 하고, 제2항 기재 제품을 ‘피고 제2 제품’이라하며, 이를 통칭하여 ‘피고 제품들’이라 한다).

2) 피고는 인터넷 기사, 기성청구서, 입찰견적서 등의 거래자료, 피고 회사의 소개서, 피고 공사지명원, 회사 브로슈어 등에 다음과 같이 ‘MIR’라는 명칭(이하 통칭하여 ‘피고 표장들’이라 한다)을 표시하였다.

2. 등록디자인권의 침해 여부

가. 이 사건 각 등록디자인의 권리범위 부정 여부

1) 관련 법리

등록디자인이 그 등록출원 전에 이미 공지된 디자인 또는 등록출원 전에 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 되어 있던 디자인과 동일․유사한 경우에는 등록무효심판의 유무와 관계없이 권리범위가 인정되지 아니한다(대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 등 참조).

2) 이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2의 유사 여부

가) 디자인의 대상이 되는 물품의 대비

이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2의 디자인의 대상이 되는 물품은 모두 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판 또는 슬래브 제품으로서 동일하다.

나) 이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2의 디자인 대비

이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2는 ① 콘크리트 평판부 위에 다수의 리브(Rib, 뼈대)가 돌출된 점, ② 다수의 리브가 평판부의 세로 방향으로 전체에 걸쳐 길게 형성된 점, ③ 각 리브에서 평판부 상면과 접하는 부분이 좌우 양쪽 모두 오목하게 들어가 있는 점, ④ 각 리브의 상단은 너비가 높이보다 약간 긴 직사각형의 형상인 점, ⑤ 리브 상단의 길이가 하단의 길이보다 상대적으로 길게 보이는 점, ⑥ 리브 상단의 폭 길이와 하단의 폭 길이가 같은 것으로 보이는 점 등에서 공통된다.

반면 ㉠ 이 사건 각 등록디자인은 콘크리트 평판부 위에 5개의 리브가 돌출되어 있으나 선행디자인 2는 4개의 리브가 돌출되어 있는 점, ㉡ 이 사건 각 등록디자인의 양 측면에는 2단의 단턱이 형성되어 있지만, 선행디자인 2는 측면에 이러한 2단의 단턱이 형성되었는지를 알 수 없는 점, ㉢ 이 사건 각 등록디자인의 측면에서 볼 때 수 개의 가로줄이 형성되어 있는 것으로 보이지만 선행디자인 2는 측면에서 볼 때 수 개의 가로줄이 형성되어 있는 것으로 보이는지 알 수 없는 점 등에서 차이가 있다.

다) 검토

아래와 같은 사실 및 사정을 종합하여 보면, 위와 같은 차이점에도 불구하고 앞서 본 공통점으로 인하여 이 사건 각 등록디자인은 선행디자인 2와 유사하다고 봄이 타당하다.

(1) 이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2의 위와 같은 공통점 중 ①, ②는 기초사실에서 본 선행디자인 1, 3, 4와도 공통되는 부분인 점에 비추어 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

(2) 반면 위 공통점 중 ④, ⑤, ⑥은 선행디자인 1, 3, 4와 차이가 나는 부분인 점, 이 사건 각 등록디자인의 심미감에 가장 큰 영향을 줄 것으로 보이는 리브의 구체적 형상에 관한 것인 점에 비추어 볼 때 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 높게 평가하여야 한다(이 사건 유사디자인이 이 사건 등록디자인에만 유사한 디자인에 해당하여 유사디자인으로 등록된 것을 보더라도 위와 같은 특징이 이 사건 각 등록디자인의 요부로 보인다).

(3) 한편 차이점 ㉠에 관하여 보건대, 이 사건 각 등록디자인 및 선행디자인 2의 디자인의 대상이 되는 물품은 건축용 프리캐스트 콘크리트 바닥판 내지 슬래브 제품으로 설치되는 곳의 면적에 따라 리브의 개수를 쉽게 변경할 수 있는 점, 피고 제출 각 영상에 의하면 실제 피고도 리브의 개수만 달리하여 피고 제품들을 생산한 사실이 인정되는 점, 이 사건 각 등록디자인과 선행디자인 2를 각각 가로로 연속하여 배치할 경우 리브 개수의 차이가 심미감에 별 영향을 줄 것으로 보이지 아니하는 점 등에 비추어 보면, 차이점 ㉠은 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

(4) 또한, 차이점 ㉡에 관하여 보건대, 이 사건 각 등록디자인에서 평판부 양 측면중의 단턱부는 콘크리트 평판부의 하단의 측면에 작게 형성되어 있어 이 사건 각 등록 디자인에서 차지하는 비중이 매우 낮고 눈에 잘 띄는 부분이 아니므로, 디자인의 유사 여부 판단에서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다.

(5) 차이점 ㉢의 경우 이 사건 각 등록디자인의 측면부에 직접 가로줄 모양이 표시된 것이 아니고, 단턱, 평판부 및 오목부 등의 형상으로 인하여 측면에서 볼 때 가로줄 모양이 표시된 것처럼 보이는 것에 불과한데, 선행디자인 2의 경우도 판형의 평판부의 형상 위에 리브가 평판부와 접하는 부분이 오목하게 형성되어 있으므로 이를 측면에서 볼 때 이 사건 각 등록디자인과 같이 측면에 수 개의 가로줄이 형성된 것처럼 보일 것은 분명하며, 비록 단턱이 없어 이 사건 각 등록디자인보다 보이는 가로줄의 개수가 적을 것으로 보이지만, 그러한 차이가 심미감에 큰 영향을 미친다고 보기 어렵다.

3) 검토 결과 정리

이상에서 본 바와 같이 이 사건 각 등록디자인은 선행디자인 2와 유사하므로 등록무효심판의 유무와 관계없이 그 권리범위가 인정되지 아니한다. 이를 지적하는 피고 주장은 이유 있다.

나. 소결

이 사건 각 등록디자인의 권리범위가 부정되는 이상, 더 나아가 피고 제품들이 이 사건 각 등록디자인과 동일 또는 유사한지를 살펴볼 필요 없이 피고 제품들이 이 사건 각 등록디자인권의 권리범위에 속한다고 볼 수 없으므로, 피고 제품들이 이 사건 각 등록디자인권을 침해함을 청구원인으로 하는 원고의 금지청구 및 손해배상청구(양수금 청구 포함)는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다.

3. 등록상표권 침해 여부

가. 피고 표장들이 상표적으로 사용되었는지 여부

1) 관련 법리

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 되나, 타인의 등록상표를 이용한 경우라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없고, 그것이 상표로 사용되었는지는 상품과의 관계, 당해 표장의 사용 태양(즉 상품 등에 표시된 위치, 크기 등), 등록상표의 주지저명성 그리고 사용자의 의도와 사용 경위 등을 종합하여 실제 거래계에서 표시된 표장이 상품의 식별표지로 사용되는지에 의하여 판단하여야 한다(대법원 2012. 3. 29. 선고 2010다20044 판결 등 참조).

2) 검토

다음과 같은 사정에 비추어 보면, 원고가 특정한 피고 표장들의 사용 태양은 모두 특정 공법을 가리키는 용어로 사용된 것이고, 피고 제품들의 출처 표시로 사용된 것은 아니라고 봄이 타당하다. 이를 지적하는 피고 주장은 이유 있다.

① ‘MIR’은 ‘Multi Inverted Rib’ 또는 ‘Multi Inverted Ribbed’의 약자로서 콘크리트 바닥판 상면에 복수 개의 리브가 돌출된 구조를 의미한다. 비록 원고 측 연구원 등이 작성한 것이기는 하지만 ‘MIR’은 건축학과 관련된 “MIR(Multi Inverted Rib) 슬래브 시스템”이라는 논문의 제목으로도 사용되었다. 또한, 대흥과 거래관계에 있는 주식회사 연우와 관련된 자료이지만, PC 공법의 종류를 소개하는 자료에서 MIRS(MIR 뒤에 Slab까지 붙여 약칭한 것이다)는 역 RIB 계열의 일종으로서 주요 PC 공법의 종류 중 하나로 소개되고 있다. 따라서 MIR은 피고 제품들과의 관계에서도 수요자나 거래관계자에게 ‘Multi Inverted Rib’ 또는 ‘Multi-Inverted Ribbed’의 약자로 인식될 여지가 크다.

② 원고가 주장하는 경기데일리 신문의 2016. 9. 22.자 인터넷 기사에 사용된 ‘’이라는 표장의 경우, ‘MIR’ 뒤에 괄호를 부가하여 ‘MIR’이 ‘Multi Inverted Rib’의 약자임을 설명하였고, 해당 기사에서 ‘HCS(Hollow Core Slab)’ 등 다른 공법에 의하여 생산된 제품도 설명한 점에 비추어 보면, 피고 제품들의 수요자와 거래관계자들은 위 표장에서 ‘MIR’은 특정 공법을 지칭하는 것으로 인식할 것으로 보이고, 이를 피고 제품들의 출처 표시로 인식할 것으로 보이지는 아니한다.

③ 피고의 기성청구서, 입찰견적서 등 거래자료에는 ‘’, ‘슬라브(MIR)’, ‘MIR SLAB’, ‘MIR’ 등의 표장이 품명 또는 규격, 품목란에 표시되어 있다. 그런데 품명란에 기재된 경우에는 ‘보’를 의미하는 ‘GIRDER’, ‘기둥’을 의미하는 ‘COLUMN’ 등도 같이 표시된 점, ‘MIR’ 표장이 규격란 또는 품목란에 기재되기도 한 점, ‘MIR SLAB’이라는 표장이 ‘공종’란에 표시되기도 한 점 등을 위 ①에서 본 사정과 함께 고려하면, 피고 제품들의 수요자나 거래관계자는 위와 같은 표장에서 ‘MIR’이 특정 공법을 지칭하는 용어로 인식할 것으로 보이고, 이를 피고 제품들의 출처 표시로 인식할 것으로 보기는 어렵다.

④ 피고의 회사소개서와 공사지명원의 경우에는 ‘’와 같이 ‘’ 뒤에 괄호로 ‘(공법개요)’라는 문구를 부가하여 사용하거나(회사소개서 9쪽), ‘공법소개’라는 항목의 하위 항목에서 ‘MIR SLAB’ 공법에 관한 설명을 하면서 그 제목으로 ‘’라고 기재하거나(공사지명원 9쪽), ‘’ 및 ‘'와 대비되는 공법으로 ‘’이라고 기재하고 이에 대해 설명하였다(회사소개서 23쪽, 공사지명원 14쪽). 이러한 사용 태양에 비추어 보면 이러한 표장들은 피고 제품들의 수요자나 거래관계자에게 특정 공법을 가리키는 용어로 인식될 것으로 보이고, 피고 제품들의 출처 표시로 인식될 것으로 보이지는 아니한다.

⑤ 피고의 브로슈어(을 제37호증)에도 ‘’과 같이 ‘’ 뒤에 ‘공법’이라는 단어를 부가하여 특정 공법을 가리키는 용어임을 명시하였을 뿐만 아니라 브로슈어 2쪽에서는 MIR 슬래브 공법을 설명하고 ‘MIR(Multi Inverted Ribbed)’라고 기재하여 ‘MIR’이 ‘Multi Inverted Ribbed’의 약자임을 명시한 점에 미루어 보아, 피고 제품들의 수요자나 거래관계자가 위와 같은 표장을 피고 제품들의 출처 표시로 인식할 것으로 보이지는 아니한다.

⑥ 피고 표장들에서 ‘MIR’ 부분은 다른 부분과 같은 서체, 색상으로 표시되었으므로, 피고 표장들에서 ‘MIR’ 부분이 외관 면에서 다른 부분과 구별되는 식별력을 가진다고 보기 어렵다.

나. 소결

원고가 특정한 피고 표장들이 피고 제품들의 출처 표시로 사용된 것이 아닌 이상, 피고의 피고 표장들 사용행위가 원고의 이 사건 각 등록상표권을 침해하였다고 볼 수 없으므로, 피고의 피고 표장들 사용이 이 사건 각 등록상표권을 침해함을 청구원인으로 하는 원고의 금지청구 및 손해배상청구(양수금 청구 포함)는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 모두 이유 없다.

정회목 변호사