[특허분쟁 등록무효] 특허실시권자를 특허무효심판의 이해관계인으로 인정하고 해당 특허는 확대된 선출원의 규정에 위배되어 무효로 본 대법원 전원합의체 판결

대법원 2019. 2. 21. 선고 2017후2819 판결

특허발명의 실시권자인 피고가 특허권자인 원고를 상대로 특허발명에 대한 무효심판을 청구한 사건에서, 피고가 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 보아 이와 다른 취지로 판시한 76후7, 82후58 판결 등을 변경하고, 특허발명은 구 특허법 제29조 제3항 본문의 확대된 선출원의 규정에 위배되어 등록된 것으로 그 특허가 무효로 되어야 한다고 판단한 대법원 전원합의체 판결입니다.

1. 대법원의 판단 – 이해관계인 여부

가. (1) 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제133조 제1항 전문은 “이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다.”라고 규정하고 있다. 여기서 말하는 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다. 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

(2) 그 이유는 다음과 같다.

특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다.

그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다.

(3) 이와 달리 실시권자라는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하지 않는다는 취지로 판시한 대법원 1977. 3. 22. 선고 76후7 판결, 대법원 1983. 12. 27. 선고 82후58 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 한다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음의 사실을 알 수 있다.

(가) 원고는 명칭을 ‘AMVP 모드에서 영상 부호화 방법’으로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허권자로서, 동영상 관련 표준특허풀인 MPEG LA(www.mpegla.com)의 ‘HEVC Patent Portfolio License' 프로그램(이하 ‘HEVC 라이선스 프로그램’이라 한다)에 이 사건 특허권을 등재하여 라이선서(Licensor)로 등록되어 있다.

(나) 피고는 HEVC 라이선스 프로그램에 자신의 특허권을 등재한 라이선서(Licensor)임과 동시에 위 특허풀 목록에 있는 특허발명을 실시할 권리를 가진 라이선시(Licensee)로 등록된 자로서, 이 사건 특허발명과 같은 종류의 동영상 압축기술을 사용한 영상 관련 물품을 제조‧판매하는 자이다.

(다) 이 사건 특허발명에 대한 무효심결이 확정되는 경우에는 HEVC 라이선스(license) 계약 제6.1조에 따라 원고와 MPEG LA 사이의 계약은 실효되고, 이 사건 특허발명은 HEVC 라이선스 프로그램에서 제외되므로, 피고로서는 아무런 제약 없이 이 사건 특허 발명을 실시할 수 있게 된다.

(2) 이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고는 이 사건 특허발명의 실시권자로서 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다.

따라서 피고가 이 사건 특허발명에 대한 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 판단한 원심판결은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

2. 우선권 주장과 확대된 선출원으로 인한 특허무효 여부

가. 우선권 인정 여부

원심은 이 사건 특허발명의 특허출원서에 ‘우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시’가 기재되지 않아 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력이 인정될 수는 없으므로, 결국 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제29조 제2항 또는 제29조 제3항 본문의 규정을 적용할 때에는 구 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 이 사건 모출원의 국제출원일인 2012. 1. 20.에 출원된 것으로 보아야 한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제52조 제2항, 제55조 제2항의 규정에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

나. 확대된 선출원에 의해 등록무효

확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 등 참조).

원심은, 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제7항의 한정사항과 선행발명 1의 대응되는 구성은 ‘공간 AMVP 후보자의 움직임 벡터가 현재 예측 유닛의 크기 및 위치에 따라 결정된다’는 점에서 실질적으로 동일하다고 판단하였다.

원심판결 이유를 위 법리에 비추어 살펴보면, 원심의 이러한 판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 구 특허법 제29조 제3항의 확대된 선출원 규정에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

정회목 변호사